이 사건 판결은 상위 개념을 하위 개념으로 구체적으로 감축 정정하는 경우, 하위 개념이 명세서에 그대로 기재되어 있으면 실질적 변경이 아니라고 명시적으로 설시하고 있다. 또한, 그러한 한정이 선택발명이 되어 특허성을 가지게 되고, 그 하위개념의 발명이 특허명세서에 기재가 되어 있지 않는 경우에는 실질적 변경이라고 설시하고 있는데, 하위개념에 해당하는 발명이 명세서에 기재되어 있지 않다면 실질적 변경에 이를 가능성이 높다는 점은 쉽게 수긍이 간다. 다만, 정정된 하위 개념의 발명이 선택발명이 되어 특허성을 가지게 되는 경우에 대해 추가로 살펴본다. 선택발명이란 일반적으로 선행기술에 상위 개념으로 표현된 발명이 존재하고, 후에 출원된 특허청구범위에 기재된 발명이 그 선행기술의 상위개념에 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항을 필수구성 요건으로 선택하여 특허청구 범위에 기재하고 있는 경우, 선행발명에 의해 신규성이 부정되지 않는 발명을 말한다.
무엇이 선행발명에 의해 신규성이 부정되는 발명을 뜻하는 용어일까
선택발명