즉, 심판관이 통지한 정정불인정이유통지서에 첨부된 비교대상 발명 2에 베이스와 홈부 사이에 절결부가 형성된 구조가 공지되어 있어서 독립특허요건을 충족하지 못할 가능성이 높았으므로, 특허권자는 정정사항 3에 의해 위치를 한정하면서 그 위치 한정으로 인해 비교대상발명 2에 비해 우수한 작용효과를 나타난다고 주장하였고, 새로운 실험결과에 의해 이러한 효과를 입증하였다. 그런데, 이러한 효과는 이 사건 특허발명의 명세서에는 기재되지 않은 사항으로서 선택발명에 이를 정도의 위치 한정으로 보여지기도 하나, 위 새로운 효과를 특허발명의 명세서에 명시적으로 추가하는 대신 청구이유에서만 주장하였기 때문에 정정에 의해 신규사항을 추가한 것으로 단정하기 어렵다. 따라서 특허권자의 주장을 받아들이되, 새로운 목적, 효과에 의해 특허청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 판단하는 것이 보다 자연스러워 보인다. (물론 명세서에 기재되지 않은 효과를 불인정하면서 비교대상발명 2에 의해 진보성을 부정하고, 독립특허요건 위배를 이유로 정정을 불허할 수도 있을 것이다.)
어떤 요건 위배를 이유로 정정을 허락하지 않을 수도 있어
독립특허요건