이 사건 정정은 구성이 직렬적으로 부가된 형태를 취하고 있어서 청구범위의 감축에 해당하지만, 추가된 구성 및 이로 인한 효과가 정정 전의 명세서에 기재되어 있지 않으므로 등록청구범위를 실질적으로 변경하는 것이라고 판단하고 있다. 청구범위의 감축도 명세서에 기재된 범위 내에서 이루어져야 한다는 점을 확인하고 있다. 다만, 명세서에 기재되지 않은 사항을 특허청구범위에 포함시키는 정정은 신규사항의 추가에 해당하므로 특허법 제136조 제2항에 위배되는 것으로 보는 것이 보다 합리적으로 보인다. 그렇지만, 국내 또는 일본의 판결에서 명세서에 없는 새로운 구성 또는 효과라고 하면서 실질적 변경으로 판단한 사례를 다수 발견할 수 있는 점, 정정 불허 이유를 무엇으로 보든 결론은 동일하다는 점에 비추어볼 때, 이를 정치하게 구분할 필요는 크지 않아 보인다.
보장범위의 감축은 어디에 기재된 범위 내에서 이루어져야 하는가
명세서