title: Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989

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text: 7 *7 ir ~* I COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 24. 07. 1996 COM(96) 372 final 96/0198 (CNS) Propuesta de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1. INTRODUCCIÓN El 20 de diciembre de 1993, el Consejo adoptó el Reglamento del Consejo (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria (denominado en lo sucesivo "el Reglamento")'. El Reglamento creaba el sistema de la marca comunitaria, que prevé la obtención de una protección para las marcas (tanto marcas de productos como de servicios) con un efecto unitario en todo el territorio de la Comunidad Europea, mediante la presentación de una única solicitud de registro como marca comunitaria. El Reglamento creaba también la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos) (denominada en lo sucesivo "la Oficina"), encargada de las tareas de administración de las marcas comunitarias. Tras la decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno el 29 de octubre de 1993, de ubicar la sede de la Oficina en España, en una ciudad que debía determinar el Gobierno español, este último designó la ciudad de Alicante como sede de la misma. El 1 de enero de 1996, la Oficina abrió sus puertas para la presentación de solicitudes de marca comunitaria, y el 1 de abril del mismo año entró en pleno funcionamiento. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (en lo sucesivo denominado "el Protocolo de Madrid"), entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y entró en funcionamiento el 1 de abril de 1996. El Protocolo de Madrid dispone que el registro internacional de marcas se realice en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMP1), sita en Ginebra. Los registros con arreglo al Protocolo de Madrid se denominan internacionales, ya que todos ellos surten efectos en varios países y regiones, potencialmente en todas las Partes Contratantes, incluso en aquellos Estados y organizaciones intergubernamentales que tengan una Oficina regional de registro de marcas que produzca efectos en el territorio de la organización. Una de las principales innovaciones del Protocolo de Madrid, comparado con el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 (en lo sucesivo denominado "el Arreglo de Madrid") consiste en que se pueden adherir a él las organizaciones intergubernamentales que posean una oficina regional para el registro de marcas que surtan efecto en el territorio de dicha organización. D O N" I. ! I. 14. 1. 1994, p. I. -1 ~ Esta innovación se introdujo en el Protocolo de Madrid con la intención específica de que la Comunidad Europea puediera adherirse al sistema de registro internacional después de la entrada en vigor del sistema comunitario de marcas. Con el fin de preparar la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid, la Comisión Europea ha elaborado dos propuestas, que se presentan conjuntamente al Consejo. La primera se refiere a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid2. Esta segunda propuesta incluye las medidas necesarias para llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. 2. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN Se propone que las medidas por las que se lleva a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid se introduzcan en el Reglamento sobre la marca comunitaria mediante el nuevo Título "Registro Internacional de marcas". Los motivos para la presentación de esta propuesta son los siguientes: En principio, las normas que se aplican a los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea son las mismas que se aplican a las marcas comunitarias. Por consiguiente, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, estarán sujetos a examen con relación a los motivos de denegación absolutos y relativos al igual que las solicitudes de marca comunitaria. Además, se aplicarán las mismas normas al examen de dichos registros internacionales. Por estas razones, las normas propuestas incluyen numerosas referencias cruzadas a otros artículos del Reglamento. La inclusión de estas normas en el Reglamento facilita el acceso a todas las disposiciones que se aplican a las marcas que estén protegidas en todo el territorio de la Comunidad Europea, ya sea mediante el registro como marca comunitaria, ya sea mediante la designación de la Comunidad Europea en un registro internacional efectuado en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de Madrid. 2 Propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la adhesión de la Comunidad al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, doc. COM(96) 367 final. lin cl marco de la estructura propuesta, como regla general se aplicarán mululis mutandis nuevas medidas de ejecución, de carácter meramente técnico y de procedimiento, tal como se establecen en los Reglamentos n° 2868/95, 2869/95 y 216/963. 3. EL PROTOCOLO DE MADRID El Protocolo de Madrid se adoptó el 27 de junio de 1989 en Madrid con objeto de introducir ciertas características nuevas en el sistema de registro internacional de marcas, según había sido creado por el Arreglo de Madrid. Al igual que el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid dispone que el registro internacional de marcas se efectúe en la Oficina Internacional de la OMPI. Además, y al contrario de lo que ocurría con el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid permite a las organizaciones intergubernamentales que tengan su propio sistema regional de marcas participar en el sistema de registro internacional. El Protocolo de Madrid introdujo las siguientes cuatro características principales: i) El solicitante de registro internacional podrá basar su solicitud no sólo en una marca nacional o regional registrada, sino también en una solicitud de registro nacional o regional ante una oficina de origen, ya sea nacional o regional (Artículo 2); ii) Cada Parte Contratante en la que el solicitante haya pedido protección podrá, si ha presentado una declaración en ese sentido, declarar en el plazo de 18 meses (en lugar de doce) que no puede conceder protección a la marca en su territorio. Este periodo podrá prorrogarse aún más en caso de oposición al registro internacional (Artículo 5); iii) La oficina de cada Parte Contratante podrá percibir unas tasas por designación superiores a las establecidas en el Arreglo de Madrid (Artículo 8); iv) Los registros internacionales que sean cancelados por haber dejado de surtir efecto la marca nacional o regional en la que estaban basados (ataque central, Artículo 6) podrán transformarse en solicitudes nacionales o regionales, tramitándose como si hubieran sido presentadas en la fecha del registro y, si el registro internacional tenía prioridad, gozarán de la misma prioridad (Artículo 9quinquies). 3 Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13. 12. 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria; Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, de 13. 12. 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de armonización de del mercado interior (marcas, diseños y modelos); Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5. 2. 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos). - 3- Cabe señalar que en los restantes aspectos, el Protocolo de Madrid sigue una estructura similar a la del Arreglo de Madrid. Así pues, en cada Parte Contratante del Protocolo de Madrid el registro internacional está sujeta a las mismas normas aplicables a las solicitudes nacionales o regionales, tanto por lo que se refiere a las condiciones y requisitos de registro de la marca como a los derechos conferidos a su titular. Por consiguiente, el sistema del Protocolo de Madrid consta de las siguientes características: - el registro internacional no da lugar a una marca supranacional, pero se asimila a un sistema centralizado de presentación de solicitudes, equivalente a toda una serie de presentaciones de solicitudes nacionales o regionales; - el registro internacional no se puede solicitar directamente, sino que debe basarse en una solicitud o de un registro nacional o regional ante una oficina nacional o regional de la propiedad industrial, que posteriormente tramitará el registro internacional. Dado que el Arreglo de Madrid sigue siendo un medio atractivo para la obtención del registro internacional de marcas, el Protocolo de Madrid servirá de complemento al Arreglo. Este es el motivo de que el Protocolo de Madrid incluya una cláusula de salvaguardia según la cual sus disposiciones no surten efecto por lo que se refiere a los registros internacionales basados en solicitudes o registros de marcas que procedan de una oficina de origen de un Estado que sea parte tanto del Arreglo como del Protocolo de Madrid y que designen a cualquier otro Estado que sea también parte tanto del Arreglo de Madrid como del Protocolo (artículo 9sexies). 4. INTERÉS QUE PRESENTA PARA LA COMUNIDAD LA ADHESIÓN AL PROTOCOLO DE MADRID El interés de la Comunidad por adherirse al Protocolo de Madrid se explica en el comentario que figura en la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid, a que se ha hecho referencia anteriormente. Los motivos de la Comisión mencionados en dicha propuesta se pueden resumir de la siguiente forma: El registro internacional de marcas es un medio sencillo y poco oneroso. Facilita considerablemente la protección en virtud del derecho de marcas: un procedimiento único, administrado por una oficina nacional o regional de la propiedad industrial y por la Oficina Internacional de la OMPI, sustituye a toda una serie de solicitudes que, de lo contrario, habrían de ser presentadas directamente por las empresas ante cada oficina nacional o regional de las Partes contratantes. 4- Este mecanismo que permite a las empresas obtener prolección con arreglo al derecho de marcas en los mercados extranjeros es un importante elemento de la cooperación comercial internacional y contribuye a incrementar el comercio. En este sentido, el Protocolo de Madrid tiene los mismos objetivos que el sistema de la marca comunitaria, aunque los medios para alcanzarlos sean distintos. Mientras el sistema de la marca comunitaria establece un sistema de registro regional de marcas completo y único, que abarca todo el territorio de la Comunidad Europea, el Protocolo de Madrid sólo unifica el procedimiento de solicitud, aunque potencialmente con efectos para todas las Partes Contratantes del Convenio de París (más de 110 Estados). Así pues, ambos sistemas son complementarios. La vinculación del sistema de la marca comunitaria con el Protocolo de Madrid hará que, gracias a este último, la industria pueda beneficiarse de las ventajas de la marca comunitaria, y viceversa. En otras palabras, los solicitantes y los titulares de una marca comunitaria podrán solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid y los titulares de un registro internacional en virtud de este último podrán solicitar la protección de sus marcas como marca comunitaria. La creación de este vínculo puede contribuir al desarrollo de unas condiciones favorables al comercio entre la Comunidad Europea y los terceros países participantes. Las organizaciones internacionales no gubernamentales que representan a los usuarios del sistema de la marca comunitaria y del registro internacional han manifestado reiteradamente su gran interés en la creación de dicho vínculo entre ambos sistemas. Además, la Comisión Europea ha comprobado que los terceros países participantes en la elaboración del Protocolo de Madrid han mostrado su interés en la mencionada creación. En este sentido, cabe señalar que los siguientes Estados han firmado el Protocolo de Madrid una vez se inició el periodo al efecto (desde el 28 de junio hasta el 31 de diciembre de 1989): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Marruecos, Monaco, Mongolia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal, Suecia, Suiza, Unión Soviética, y Yugoslavia (27). Desde entonces, los siguientes Estados han pasado a ser Parte en el Protocolo de Madrid4: Alemania, Cuba, China, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suecia (9). Según el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992, Todas las partes contratantes del mismo se comprometen a adherirse al Protocolo de Madrid por lo que, previsiblemente, todos los Estados contratantes del Acuerdo EEE participarán en el futuro en el sistema del registro internacional. Asimismo, cabe destacar que los acuerdos concluidos por la Comunidad y sus Estados miembros con los países de Europa Central y Oriental (PECOS), así como con ciertas Repúblicas de la antigua Unión Soviética y otros terceros países, establecen que los terceros países afectados deberán ratificar o adherirse al Protocolo de Madrid. 5. FUNDAMENTO JURÍDICO Habida cuenta de que las normas por las que se lleva a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid se incorporarán en el Reglamento sobre la marca comunitaria mediante la inclusión en el mismo de un nuevo título, el fundamento jurídico de esta propuesta ha de ser el mismo del Reglamento, es decir, el artículo 235 del Tratado. 6. A PROPÓSITO DE LOS ARTÍCULOS Letra a) del artículo I Las disposiciones por las que se lleva a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid se incorporarán en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria mediante la inclusión de un nuevo Título XIII sobre el registro internacional de marcas. Como consecuencia de ello, el TITULO XIII (disposiciones finales) pasará a ser el TÍTULO XIV. Sección I - Disposiciones generales Artículo 140 Como regla general, el artículo 140 establece que, en principio, el Reglamento 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria y cualesquiera reglamentos de la Comisión mencionados ejecución del mismo (los Reglamentos de anteriormente) se aplicarán a las peticiones de presentación de solicitudes de registro internacional en la Oficina Internacional de la OMPI en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de Madrid y a las marcas cuya protección se pretenda lograr en la Comunidad mediante la presentación en la Oficina Situación a 1 de enero de 1996, secún las estadísticas de la OMPI de dicha fecha. Internacional de solicitudes internacionales que designen a la Comunidad Europea con arreglo al Protocolo. Sección 2 - Registro internacional a partir de solicitudes de marca comunitaria y de marcas comunitarias Artículo 141 Apartado 1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo de Madrid, las solicitudes internacionales sólo se pueden presentar sobre la base de solicitudes o registros nacionales o regionales de marcas. En caso de que una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria sirva de base para la solicitud internacional, ésta ha de tramitarse en la Oficina de armonización, que actúa como "oficina de origen" con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo de Madrid. Apartado 2 Es posible que el solicitante potencial de un registro internacional prefiera aguardar al resultado del procedimiento relativo a su solicitud de marca comunitaria antes de solicitar el registro internacional. Esta opción puede ser preferible dado que la solicitud se puede modificar durante el procedimiento de registro y que la validez del registro internacional depende, durante un plazo de 5 años a partir de su registro, de la validez de la solicitud de base o del registro de base (artículo 6 del Protocolo de Madrid). En estas circunstancias, es posible que los solicitantes potenciales de un registro internacional prefieran que, sin perjuicio del hecho de que la petición de presentación de solicitud internacional se presente antes de que la solicitud de marca comunitaria se haya consolidado en un registro, la solicitud internacional esté basada en la marca comunitaria registrada. En consecuencia, la solicitud se debería presentar en la Oficina Internacional después del registro de la marca comunitaria. El apartado 2 permite esta posibilidad. En tal caso, la Oficina presentará la solicitud internacional tan pronto como sea posible después del registro de la marca comunitaria. La última parte del apartado 2 establece que, en caso de que se posponga la presentación de la solicitud internacional hasta después del registro de la marca como marca comunitaria, se considerará que la solicitud internacional habrá sido recibida por la Oficina en la fecha de registro de la marca comunitaria. Con ello se garantiza que la solicitud cualquier internacional "retrasada" llevará la fecha de la marca comunitaria registrada, siempre que, como es obvio, la Oficina presentase la solicitud internacional a la Oficina Internacional en un plazo de dos meses a partir del registro de la marca comunitaria de base. Si no se internacional que se base en registro incluyese esta ficción jurídica, la fecha del registro internacional sería la de recepción por parte de la Oficina de la petición para presentar una solicitud la Oficina internacional, a condición de que Internacional recibiese la solicitud internacional en un plazo de dos meses a partir de tal fecha, o, de no cumplirse esta condición, de la la solicitud fecha en que internacional (apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid) la Oficina Internacional recibiese Artículo 142 Ya se ha explicado anteriormente que la solicitud internacional se ha de presentar por mediación de la Oficina. Sin perjuicio de que se cumplan los requisitos establecidos en el Protocolo de Madrid, en los Reglamentos de desarrollo del mismo y cualesquiera otros requisitos establecidos en el Reglamento de ejecución, el solicitante de internacional deberá cumplimentar el formulario de solicitud registro internacional antes de que se presente a la Oficina Internacional. La Regla 6 de los Reglamentos comunes establecidos en el marco del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid establece el principio de que las lenguas autorizadas en el marco del Protocolo de Madrid son el inglés y el francés, lo que implica que la solicitud internacional se ha de presentar en una de estas dos lenguas. Para que no sea necesario volver a legislar en caso de que en el futuro haya de modificarse el acuerdo lingüístico en el contexto del Protocolo de Madrid, en la última parte de la primera frase del apartado 1 se establece claramente que sólo se podrán utilizar aquellas lenguas que figuren en el Protocolo de Madrid y también sean lenguas de la Oficina. La segunda frase del apartado 1 aclara las consecuencias implícitas de la aplicación del apartado 4 del artículo 115 del Reglamento, es decir, que la lengua de los procedimientos que se tramiten entre el solicitante del registro internacional y la Oficina será la lengua en que se haya presentado la solicitud internacional. El apartado 2 establece que se deberá abonar una tasa a la Oficina por la presentación de las solicitudes internacionales. Su importe se fijará en el Reglamento de tasas. Artículo 143 Los datos correspondientes a los registros internacionales basados en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria se anotarán en los expedientes de la solicitud de marca comunitaria y, por lo que respecta a las marcas comunitarias, se incluirán en el Registro. Artículo 144 Se podrán presentar en la Oficina las solicitudes de extensión territorial efectuadas después del registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias. Se propone que los titulares del registro internacional no estén obligados a presentar tales solicitudes en la Oficina, como sería lícito en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de la Regla 7 de los Reglamentos establecidos en el marco del Protocolo de Madrid. Así pues, el titular del registro internacional podrá presentar también dichas solicitudes directamente en la Oficina Internacional. En el caso de que, no obstante, la solicitud se tramite en la Oficina, este procedimiento deberá efectuarse en la lengua de la solicitud internacional. Artículo 145 Aunque los Reglamentos establecidos en el marco del Protocolo de Madrid (Regla 34) autorizarían el pago de tasas internacionales a través de la oficina de origen, se considera oportuno, como es práctica habitual en la mayoría de las Partes Contratantes, que las tasas internacionales se abonen directamente. Sección 3 - Efectos de los registros Comunidad Europea internacionales que designan a la Artículo 146 El artículo 146 repite el contenido sustancial de la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Protocolo de Madrid. El apartado 1 dispone que la protección de un registro internacional será, a partir de la fecha de. su registro o de la designación posterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 o 3ter del Protocolo de Madrid, la misma que si se hubiera presentado como como solicitud de marca comunitaria. Para el titular de un registro internacional que designe a la Comunidad ello implica que, de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento y hasta que el registro internacional de una marca surta los efectos de una marca registrada como marca comunitaria, podrá exigir una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de los pormenores del registro internacional por parte de la Oficina, en aplicación del apartado 1 del artículo 147. El apartado 2 especifica, de conformidad con la segunda frase de la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Protocolo de Madrid, que, en caso de que no se deniegue la protección del registro internacional con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 o de que se haya invalidado dicha denegación, la marca que sea objeto del registro internacional se protegerá como marca comunitaria registrada a partir de la fecha en que se incluya en el registro internacional. El apartado 3 especifica que, a efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 9 por lo que respecta a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, la fecha de publicación de una solicitud de marca comunitaria o de una marca comunitaria registrada será sustituida por la fecha en que la Oficina publique las indicaciones del registro internacional en aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 147. Artículo 147 La Oficina Internacional publica en lo que se conoce como "Gaceta" (Regla 32 de los Reglamentos comunes establecidos en el marco del Arreglo de Madrid y del Protocolo) toda la información pertinente en relación con los registros internacionales. Teniendo esto en cuenta, no es necesario que la Oficina vuelva a publicar en su totalidad los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea. lista es la razón por la que los terceros interesados deberían consultar la Gaceta. Si tuviese que volver a publicar los registros internacionales, repitiendo la información ya publicada por la Oficina Internacional, se vería obligada a realizar una pesada tarea, que implica hacer frente a una carga de trabajo y un gasto considerables. A este respecto, se debería subrayar que la mayor parte de los Estados miembros tampoco vuelven a publicar los registros internacionales que designen a su territorio ya publicados por la Oficina Internacional. Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, se considera oportuno prestar un servicio al público y especialmente a los titulares de marcas en la Comunidad Europea en el caso de que la Oficina Internacional haya publicado un registro internacional que designa a la Comunidad Europea. Por consiguiente, la Oficina publicará un número reducido de indicaciones sobre tales registros internacionales para que las partes interesadas puedan consultar otros pormenores de dicho registro internacional en la Gaceta. El apartado 1 enumera aquellos elementos del registro internacional que publicará la Oficina para cumplir con la obligación anterior. La publicación de determinadas indicaciones del registro internacional tiene la ventaja adicional de que constituye la fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de oposición que se especifica en el artículo 151. La vinculación del inicio del plazo de oposición con la fecha de publicación en el Boletín de la Oficina deberá garantizar la transparencia y mejorar la seguridad jurídica en interés de los titulares de derechos anteriores en la Comunidad Europea. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, también se mantendrá informado al público del resultado final de los procedimientos relacionados con los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea, para lo cual la Oficina publicará que no se ha notificado denegación alguna o de que se ha invalidado cualquier posible denegación. 10 Artículo 148 El solicitante o el titular de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, en relación con su marca, la antigüedad de marcas anteriores que estén registradas o que surtan efecto en uno o varios Estados miembros, de modo idéntico a como pueden hacerlo los solicitantes o titulares de marcas comunitarias, en virtud de lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento. La antigüedad se podrá reivindicar en la solicitud internacional y directamente ante la Oficina. Se negociarán acuerdos con la Oficina Internacional a propósito de la reivindicación de antigüedad en la solicitud internacional, especialmente a la hora de determinar si los documentos pertinentes para la reivindicación de antigüedad se deberían presentar en la Oficina Internacional junto con la solicitud internacional o no. En el Reglamento de ejecución se establecerán los pormenores relativos a la reivindicación de antigüedad mediante una solicitud internacional. Artículo 149 Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen en relación con los motivos de denegación absolutos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 38 del Reglamento, de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria. Dado que la tasa individual que el titular del registro internacional ha de abonar por la designación de la Comunidad Europea representa y comprende el importe de las tasas que, si la marca se hubiera presentado como solicitud de marca comunitaria, tendría que abonarse en dos tramos (la tasa de solicitud y la de registro como se establece en el Reglamento de tasas), el apartado 4 dispone que, cuando se deniegue la protección del registro internacional o el titular de éste renuncie a la protección de la marca en la Comunidad Europea antes de su aceptación (para evitar la denegación), la Oficina deberá devolver una parte de la tasa individual. En el Reglamento de ejecución se fijará el importe o el porcentaje de la tasa individual que se habrá de devolver al titular del registro internacional. lo que respecta a registros los procedimientos Por internacionales, los apartados 2 y 3 consagran principios idénticos a los establecidos en el artículos 38 con relación a las solicitudes de marca comunitaria. relativos a los Artículo 150 Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea serán objeto de búsqueda por parte de la Oficina en su propio Registro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39. 11 - Además, se da por sentado que aquellos Estados miembros que efectúen una búsqueda en su propio registro de marcas respecto de las solicitudes de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 39, también llevarán a cabo una búsqueda de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea. El artículo 150 incluye algunas aclaraciones sobre los procedimientos de búsqueda de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea, que son similares a los del artículo 39. El apartado 4 dispone que la Oficina informará a los titulares de cualquier marca comunitaria anterior o a los solicitantes de marca comunitaria que se citen en el informe de búsqueda comunitaria de la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea, como se establece en el apartado 1 del artículo 147. Contrariamente al sistema establecido en el apartado 6 del artículo 39 conjuntamente con el apartado 1 del artículo 40 del Reglamento, la publicación de las indicaciones del registro internacional con arreglo al apartado 1 del artículo 147 no se aplazará hasta que se hayan cumplido las condiciones que ha de reunir el registro internacional ni despues de que expire el plazo de un mes a partir de la fecha en que la Oficina transmita los informes de búsqueda a la Oficina Internacional. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 147, la Oficina publicará las indicaciones del registro internacional que designe a la Comunidad Europea poco después de que la Oficina Internacional las publique en la Gaceta. En un plazo de nueve meses contados a partir de la fecha en que la Oficina haya publicado dichas indicaciones, se podrá presentar oposición contra la protección del registro internacional en la Comunidad Europea (véase el comentario relativo al artículo 151). Este enfoque garantiza registro que cualquier denegación internacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo de Madrid se comunicará a la Oficina Internacional antes de que expire un plazo de un año a partir de la fecha en que la Oficina Internacional haya enviado a la Oficina la notificación de la extensión a la Comunidad Europea. (provisional) de protección del Artículo 151 Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea podrán ser objeto de oposición de forma idéntica a las solicitudes de marca comunitaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 42 y 43. Con arreglo al apartado 2, el escrito de oposición a la protección del registro internacional podrá presentarse en un plazo de nueve meses a partir de la fecha en que la Oficina publique las indicaciones del registro internacional en virtud de io dispuesto en el apartado 1 del artículo 147. -12 En el comentario al artículo 150 se explican las razones por las que se vincula el inicio del plazo de oposición a la publicación del registro internacional con arreglo al apartado 1 del artículo 147. A continuación se explican las razones de que se fije en nueve meses la duración del plazo de oposición. Se supone que transcurrirá un plazo de entre uno y dos meses desde que la Oficina recibe una notificación de extensión de un registro internacional de la Oficina Internacional en aplicación de la letra a) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid hasta que que la Oficina examina las condiciones que ha de satisfacer el registro internacional y los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros que lleven a cabo una búsqueda con arreglo al apartado 2 del artículo 39 hayan recibido copia del registro internacional que designa a la Comunidad Europea. Posteriormente y de conformidad con el apartado 3 del artículo 39, los servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros pueden remitir sus informes de búsqueda a la Oficina antes de que expire un plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que hayan recibido de la Oficina copia del registro internacional. Mientras tanto, la Oficina examinará los motivos de denegación absolutos en aplicación del artículo 149. A la luz de lo anteriormente expuesto, el periodo mínimo que se necesita para examinar el registro internacional con respecto a los motivos de denegación absolutos y llevar a cabo las búsquedas establecidas en el artículo 39 del Reglamento ronda los cinco meses. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, se podrá presentar oposición contra una solicitud de marca comunitaria en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la misma. Dado que dicha publicación no puede llevarse a efecto antes de que expire un plazo de un mes a partir de que se hayan remitido los informes de búsqueda al solicitante de la marca comunitaria y habida cuenta de que se prevé que los procedimientos relativos a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea sean, en la medida de lo posible, idénticos a los aplicados a las solicitudes de marca comunitaria, al periodo de cinco meses anteriormente mencionado se deberán añadir otros cuatro meses más. Como consecuencia de ello, el apartado 2 establece que el plazo en el que se podrá presentar escrito de oposición contra la protección de un registro internacional será de nueve meses a partir de la fecha en que la Oficina haya publicado las indicaciones del registro internacional en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 147. - 13 El apartado 4 incluye el mismo principio que es de aplicación en caso de que se deniegue la protección del registro internacional por motivos absolutos en virtud del artículo 149, esto es, cuando se deniegue la protección del registro internacional por motivos relativos o se renuncie a la protección con anterioridad a dicha denegación, la Oficina devolverá al titular del registro internacional una parte de la tasa individual. Artículo 152 El artículo 152 desarrolla el artículo 4bis del Protocolo de Madrid por el cual la Oficina estará obligada, previa petición, a anotar en su registro el registro internacional, en caso de que se considere que dicho registro sustituye a una marca comunitaria registrada. Artículo 153 A partir de la fecha en que un registro internacional que designa a la Comunidad Europea surta los mismos efectos que una marca comunitaria, su protección podrá ser objeto de caducidad o nulidad, como se establece en los artículos 50 y 51. El artículo 153 incluye este principio y adapta la terminología empleada en los artículos 50 y 51 a los registros internacionales protegidos. Artículo 154 Los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea pueden transformarse en solicitudes de marca nacional al igual que las solicitudes de marca comunitaria o las marcas comunitarias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 108 a 110. En consecuencia, en caso de que se haya denegado la protección al registro internacional o de que un registro internacional al que se haya conferido protección en la Comunidad Europea deje de surtir efecto, el titular del mismo podrá presentar en la Oficina una solicitud de transformación de su registro internacional en solicitud de marca nacional. El apartado 2 especifica que la fecha que corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, a la solicitud de marca nacional resultante de la registro transformación del registro internacional a que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Protocolo de Madrid o la fecha de la designación posterior de la Comunidad Europea en aplicación del apartado 2 del artículo 3ter del citado Protocolo. internacional será la fecha del La solicitud de transformación estará sujeta al pago de una tasa de transformación a la Oficina. 14 A raíz de los debates que tuvieron lugar durante la preparación de la presente propuesta, se consideró la posibilidad de ofrecer al titular de un registro internacional la interesante alternativa de mantener sus derechos a nivel nacional una vez que se le haya denegado la protección del mismo o en el caso de que deje de surtir efecto en la Comunidad Europea. En este contexto, se recordó que la protección de una marca a nivel nacional sólo se puede lograr mediante la presentación de una solicitud de marca nacional, aunque también puede conseguirse presentando una solicitud internacional con arreglo a lo dispuesto en el Arreglo de Madrid, en el Protocolo de Madrid o en ambos, cuando el Estado de que se trate sea parte de uno o ambos Tratados. En consecuencia, para proteger una marca a nivel nacional, su titular dispone de dos opciones. En función de determinadas cuestiones tales como los intereses comerciales y los gastos relacionados con la protección de la marca (entre los que se incluyen los gastos de tasas, representantes y traducción), el titular de una marca optará por una solicitud nacional o una solicitud internacional en la Oficina Internacional. Partiendo de las consideraciones anteriores, se planteó el dilema de si no era posible ofrecer al titular de un registro internacional que tuviera que recurrir a los sistemas nacionales de marcas para mantener la protección de su marca las mismas opciones de que hubiera dispuesto de solicitar protección para su marca a nivel nacional. Dicho de otro modo, se analizó la posibilidad de si se debía y podía dar al titular de un registro internacional cuya protección se ha denegado o ha dejado de surtir efecto en la Comunidad Europea, la opción de mantener la protección de su marca en los Estados miembros mediante una extensión posterior de su registro internacional a dichos Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo o el Arreglo de Madrid. Es evidente que esta opción sólo tendría sentido si el resultado de la opción de vuelta al sistema de registro internacional fuera idéntico al obtenido con la transformación establecida en los artículos 108 a 110, es decir, si a la marca le correspondiera, con relación al Estado miembro de que se trate, la fecha original del registro internacional y no la fecha más tardía de una designación posterior, como sucedería en condiciones normales si se aplicasen los artículos 3ter del Protocolo y del Arreglo de Madrid. los consecuencias A este respecto, se debería recordar que la opción sugerida se ajustaría plenamente a registro internacional en solicitudes de marca nacional, en aplicación de los artículos 108 a 110. De conformidad con el artículo 154 junto con los artículos 108 a 110, el registro internacional se puede transformar en solicitudes de marca nacional en cada Estado miembro y les corresponderá, con relación al Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional. transformar el jurídicas de - 15- Las mismas consideraciones y consecuencias deberían ser válidas para la opción de vuelta al sistema de registro internacional, como se ha sugerido anteriormente. Para el titular del registro internacional, las consecuencias podrían ser muy diferentes si opta por la transformación de su registro internacional con arreglo a lo dispuesto en los artículos 108 a 110 o si, en cambio, se decanta por la vuelta al sistema de registro internacional. A este respecto, se aplican mutatis mutandis todas las razones por las que los titulares de marcas puedan optar por la utilización del sistema de registro internacional, en lugar de decantarse por la presentación de solicitudes de marca nacional. Estas razones pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la gestión del expediente de la marca o con el gasto relativo a la utilización de los sistemas nacionales o internacionales^Las consultas mantenidas con representantes de la Oficina Internacional de la OMPI y los círculos interesados han puesto de relieve que la alternativa sugerida sería acogida favorablemente y contribuiría en gran medida a hacer más atractiva la vinculación de la marca comunitaria con el Protocolo de Madrid. Es evidente que la Comunidad no puede establecer unilateralmente la introducción de la posibilidad de vuelta al sistema de registro internacional. Es preciso que se introduzcan nuevas disposiciones complementarias en el marco del Protocolo de Madrid, el Arreglo de Madrid o los Reglamentos comunes. Por su parte, la Oficina Internacional ha indicado a los servicios competentes de la Comisión que la opción de la OMPI es viable y expresó su disponibilidad para elaborar la propuestas necesarias que establezcan la posibilidad de vuelta al sistema de registro las consecuencias jurídicas indicadas anteriormente, dentro del marco del Protocolo de Madrid, el Arreglo de madrid y los Reglamentos comunes. internacional, con La Comisión Europea, por su parte, propone las disposiciones necesarias en el marco del artículo 154 para poner en práctica la posibilidad de vuelta al sistema de registro internacional a nivel comunitario. Por último, se ha de señalar que no se debería confundir esta disposición con la posibilidad de transformar un registro internacional en una solicitud de marca comunitaria en aplicación del artículo 156 conjuntamente con el artículo 9quinquies del Protocolo de Madrid. Mientras que el artículo 156 establece la transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea en una solicitud de marca comunitaria en caso de que el registro internacional sea cancelado a raíz de un "ataque central" contra la marca nacional o regional de base o contra la solicitud de marca regional o nacional de base, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del Protocolo de Madrid, el artículo 154 dispone la transformación del registro internacional que designe a la Comunidad Europea en solicitudes de marcas nacionales en los Estados miembros. 16 Artículo 155 Los registros internacionales que gozan de protección en la Comunidad Europea están sujetos a las mismas normas que se aplican a las marcas comunitarias. El artículo 155 incluye una norma general sobre la utilización de marcas que sean objeto de registro internacional, en la que se especifica que el plazo de cinco años en el que se ha de utilizar el registro internacional que designe a la Comunidad Europea (de conformidad con el apartado 1 del artículo 15) empieza a contar a partir de la fecha en que la Oficina publique las indicaciones del mismo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 147. La publicación efectuada con arreglo al apartado 2 del artículo 147 se refiere a los registros internacionales que surten los mismos efectos que las marcas comunitarias y será realizada por la Oficina en caso de que no se haya transmitido a la Oficina Internacional una denegación tras la expiración del plazo para la denegación de la protección, establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid (en el caso de designación de la Comunidad: un año a partir de la fecha en que se haya enviado a la Oficina la notificación de extensión) o, en el caso de que en la fecha de expiración del plazo para la denegación no haya finalizado un procedimiento de denegación de la protección, después de la fecha en que sea definitiva la decisión de conceder protección al registro internacional. Artículo 156 El artículo 156 desarrolla el artículo 9quinquies del Protocolo de Madrid sobre la transformación de un registro internacional en una solicitud de marca comunitaria, en el caso de que se cancele el registro internacional que designe a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 6 del Protocolo de Madrid (ataque central contra el registro de base o la solicitud de base). Como se ha indicado en el comentario sobre el artículo 154, esta disposición debería diferenciarse de la transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad en solicitudes de marca nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 154. El apartado 1 especifica que la solicitud de marca de la Comunidad Europea que resulte de la transformación de un registro internacional estará sujeta a las mismas normas que se aplican a las solicitudes de marca comunitaria. En consecuencia, la solicitud de marca comunitaria transformada ha de satisfacer las condiciones establecidas para la presentación de solicitudes de marca comunitaria, sin olvidar el pago de las tasas correspondientes, y la solicitud se examinará, en principio, de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria. 17 Se debería subrayar que ello implica que la solicitud de transformación en una solicitud de marca comunitaria se puede presentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Europea y que, como establece el artículo 115, el solicitante también ha de indicar una segunda lengua. No obstante, en el caso de que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 146, el registro internacional surta el mismo efecto que una marca registrada como marca comunitaria antes de que se haya cancelado el registro internacional, la marca se registrará directamente como marca comunitaria (apartado 2). En ese caso, la solicitud de transformación no se someterá a examen en cuanto a los motivos de denegación absolutos, ni será objeto de búsqueda en el registro comunitario o en los registros nacionales de marcas de los Estados miembros. Artículo 157 El artículo 157 incluye las normas por las que se rige el uso de las lenguas en relación con los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea. El acuerdo sobre la utilización de las lenguas en relación con los registros internacionales refleja el alcanzado en relación con las solicitudes de marca comunitaria y las marcas comunitarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y se basa especialmente en el principio de que el titular de un registro internacional, además de la lengua de presentación, deberá indicar una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina de la que acepta el uso como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad o nulidad. El apartado 1 especifica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, la lengua en que se haya presentado una solicitud internacional que designe a la Comunidad Europea se considerará la lengua de la solicitud. Además, en él se aclara que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 115, la lengua de la solicitud internacional será la lengua del procedimiento, en caso de que el titular de un registro internacional sea la única parte en un procedimiento ante la Oficina. Habida cuenta de que las lenguas en las que se pueden presentar solicitudes internacionales de conformidad con el Protocolo de Madrid son el francés y el inglés, sólo podrá ser una de estas dos lenguas la utilizada para la presentación a efectos de los procedimientos ante la Oficina. El apartado 2 especifica que el solicitante de un registro internacional que designe a la Comunidad ha de indicar en su solicitud internacional una segunda lengua, que ha de ser una de las cuatro lenguas restantes de la Oficina. Se negociará con la Oficina la inclusión de una casilla específica en el formulario de solicitud internacional para que el solicitante de registro internacional pueda satisfacer este requisito. En caso de que el solicitante de un registro internacional no haya satisfecho la obligación de indicar una 18 segunda lengua, se considerará que la lengua a la que la Oficina Internacional haya traducido el registro internacional (inglés o francés, dependiendo de la lengua en que se haya presentado la solicitud internacional) es la segunda lengua indicada por él en su solicitud internacional. Ello deberá simplificar los procedimientos relativos a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea y evitar problemas de carácter jurídico y práctico en caso de que el solicitante del registro internacional no haya cumplido con su obligación de indicar la segunda lengua. Las normas aplicables al uso de lenguas en relación con los registros internacionales que designen a la Comunidad que se han descrito anteriormente garantizan la aplicación del mismo régimen lingüístico a los registros internacionales y a las solicitudes de marca comunitaria. En consecuencia, el régimen lingüístico aplicable a la obtención de protección de marca a nivel comunitario será coherente, independientemente de si se solicita la protección mediante la presentación de una solicitud de marca comunitaria o de una solicitud internacional que designe a la Comunidad Europea. Las mismas normas sobre el uso de lenguas son de aplicación en el caso de que se designe a la Comunidad Europea mediante una petición de protección territorial posterior de una marca, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3ter del Protocolo de Madrid. Letras b) a f) del artículo 1 Letra b) La letra b) modifica a la letra a) del apartado 2 del artículo 8 añadiendo los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea (nuevo como subapartado iv)). tipo de marcas anteriores cuarto Letra c) Letra d) La letra c) es consecuencia de la inclusión en el Reglamento de un nuevo Título XIII sobre el registro internacional de marcas. Se ha de volver a numerar las disposiciones incluidas en el Título XII (antiguo), teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del Título XIII (nuevo). Letras e) y f) Se han de modificar en consecuencia las referencias que figuran en otras disposiciones a las que hayan cambiado de numeración. -19 Artículo II Por lo que se refiere a la Comunidad Europea, el Protocolo de Madrid entrará en vigor tres meses después de la fecha en que el Director General de la OMPI notifique su adhesión. A este respecto, se debería recordar que el apartado 1 del artículo 2 de la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid, al que se ha hecho referencia anteriormente, establece que, una vez que el Consejo apruebe tal Decisión, el presidente del Consejo podrá depositar el instrumento de adhesión ante el Director General de la OMPI a partir de la fecha en que el Consejo adopte las medidas necesarias para que se proceda a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid. 20 Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO (CE^ por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235, Vista la propuesta de la Comisión ', Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, Visto el dictamen del Comité Económico y Social3 Considerando que el Reglamento del Consejo (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (denominado en lo sucesivo el "Reglamento sobre la marca comunitaria")4, que está basado en el artículo 235 del Tratado, tiene como objetivo crear un mercado que funcione correctamente y ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional; que con vistas a la realización de tal mercado y al fortalecimiento de su unidad, dicho Reglamento creó el régimen de la marca comunitaria, en virtud del cual las empresas pueden, mediante un procedimiento único, obtener marcas comunitarias que gozan de protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad Europea; Considerando que la Conferencia Diplomática para la conclusión de un Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptó el 27 de junio de 1989 en Madrid el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (denominado en lo sucesivo el "Protocolo de Madrid"). D O n ° L l l , de 14. 1. 1994, p. 1. 21 Considerando que el Protocolo de Madrid se adoptó con objeto de introducir ciertas características nuevas en el sistema de registro internacional de marcas vigente en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, según ha quedado modificado (denominado en lo sucesivo el "Arreglo de Madrid")5; Considerando que, en comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo de Madrid incorporó, en su artículo 14, como una de las principales innovaciones, la posibilidad de que una organización intergubernamental que tenga una oficina regional dedicada al registro de marcas con efectos en el territorio de la organización, pueda ser parte en el Protocolo de Madrid; Considerando que el Protocolo de Madrid entró en vigor el 1 de diciembre de 1995, surtiendo efectos desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que también comenzó a surtir efectos el sistema de la marca comunitaria; Considerando que el sistema de la marca comunitaria y el de registro internacional, según queda establecido en el Protocolo de Madrid, son complementarios; que, con objeto de que las empresas puedan gozar de los beneficios de la marca comunitaria mediante e l, Protocolo de Madrid y viceversa, es necesario que los solicitantes y titulares de una marca comunitaria puedan solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional con arreglo al Protocolo de Madrid y que, a la inversa, los titulares de registros internacionales con arreglo al Protocolo de Madrid puedan solicitar la protección de sus marcas en virtud del sistema de la marca comunitaria; Considerando que la creación de un vínculo entre el sistema de la marca comunitaria y el registro internacional con arreglo al Protocolo de Madrid fomentaría el desarrollo armonioso de las actividades económicas, eliminaría los falseamientos de la competencia, sería rentable e incrementaría el grado de integración y funcionamiento del mercado interior; que, por consiguiente, la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid es necesaria para que el sistema de la marca comunitaria tenga un mayor atractivo; Arreglo de Madrid relativo al Registro Internación»! de Marcas, revisado en último término en EstoGolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el % de octobre de 1979. 22 Considerando que, por los citados motivos, el Consejo, a propuesta de la Comisión6, aprobó el Protocolo de Madrid y autorizó al Presidente del Consejo a presentar el instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a partir de la fecha en que el Consejo hubiese adoptado las medidas necesarias para llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid; que el presente Reglamento incluye dichas medidas; Considerando que estas medidas se incorporarán al Reglamento sobre la marca comunitaria mediante la inserción de un nuevo Título sobre "Registro Internacional de marcas"; que, por este motivo, el fundamento jurídico de la presente propuesta debe ser idéntico al del Reglamento sobre la marca comunitaria, es decir, el artículo 235 del Tratado; Considerando que es necesario prever unas normas aplicables a la presentación de una solicitud internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI por intermedio de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, diseños y modelos) (denominada en lo sucesivo la "Oficina de armonización"); Considerando que las normas y procedimientos relativos a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea serán, en principio, iguales que las que rigen las solicitudes de marcas comunitarias y la protección de estas últimas; que, según este principio, los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea deberán ser examinados en cuanto a los motivos de denegación absolutos, deberán ser objeto de búsqueda en el Registro de marcas comunitarias y en los registros de marcas de aquellos Estados miembros que hayan comunicado a la Oficina de armonización su decisión de efectuar dicha búsqueda y se podrá presentar oposición contra ellos del mismo modo que contra las marcas comunitarias publicadas; que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea se regirán por las mismas normas sobre uso y anulación que las aplicables a las marcas comunitarias; que dichos registros internacionales podrán transformarse en solicitudes de marca nacional o en extensiones territoriales a los Estados miembros que sean parte del Protocolo de Madrid o del Acuerdo de Madrid cuando se denieguen o dejen de surtir efecto. HA ADOPTADO EL SIGUIENTE REGLAMENTO: Propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la adhesión de la Comunidad al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, doc. COM(96) 367 final. 23 ARTÍCULO 1 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria queda modificado como sigue. a) El Título siguiente se insertará tras el Título XII: TÍTULO XIII REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Artículo 140 Aplicación de las disposiciones Salvo disposición en contrario del presente Título o del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominado en lo sucesivo "Protocolo de Madrid"), y de los Reglamentos adoptados en el marco del Protocolo de Madrid, el presente Reglamento y cualesquiera reglamentos de ejecución del mismo adoptados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 159, se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo de Madrid (en lo sucesivo denominadas "solicitudes internacionales"), basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo denominados "registros internacionales" y "Oficina Internacional", respectivamente) que designen a la Comunidad Europea. 2 4- SECCIÓN SEGUNDA REGISTRO INTERNACIONAL A PARTIR DE SOLICITUDES DE MARCA COMUNITARIA Y DE MARCAS COMUNITARIAS Artículo 141 Presentación de una solicitud internacional 1. 2. 1. 2. Se deberán presentar ante la Oficina las solicitudes internacionales efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo de Madrid que se basen en solicitudes de marca comunitaria o en marcas comunitarias. Cuando se solicite un registro internacional a partir de una marca comunitaria y la solicitud internacional se presente antes del registro de la marca como marca comunitaria, se considerará que la solicitud internacional se ha recibido en la fecha de registro de la marca comunitaria. Artículo 142 Forma y contenido de la solicitud internacional La solicitud internacional se podrá presentar en cualquiera de las lenguas autorizadas con arreglo al Protocolo de Madrid, siempre que sea una de las lenguas de la Oficina. La lengua de la solicitud internacional será la de los procedimientos tramitados en la Oficina. La presentación de una solicitud internacional estará sujeta al pago de una tasa a la Oficina. En los casos a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 141, la tasa deberá abonarse en la fecha de registro. La solicitud no se considerará presentada hasta que no se haya abonado la tasa exigida. 3. La solicitud internacional habrá de cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de ejecución. 25- Artículo 143 Inscripción en los expedientes y en el Registro 1. La fecha y número de un registro internacional basado en una solicitud de marca comunitaria se deberán inscribir en el expediente de dicha solicitud. En el caso de que la solicitud dé lugar a una marca comunitaria, se deberán inscribir en el Registro la fecha y número del registro internacional. 2. La fecha y número de un registro internacional basado en una marca >munitaria se deberán inscribir en el Registro. Artículo 144 Solicitud de extensión territorial posterior al registro internacional Toda solicitud de extensión territorial presentada con posterioridad al registro internacional a que se refiere el apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid, se podrá presentar a través de la Oficina. La solicitud deberá presentarse en la lengua de la solicitud internacional. Artículo 145 Tasas internacionales Cualquier tasa que se haya de abonar a la Oficina Internacional con arreglo al Protocolo de Madrid deberá abonarse directamente a la misma. 2 6- SECCIÓN TERCERA REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA COMUNIDAD EUROPEA Artículo 146 Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea 1. 2. 3. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de su registro con arreglo al apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3ter de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria. A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 9, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al apartado 1 del artículo 147, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, y la publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la publicación del registro de una marca comunitaria. 27 Artículo 147 Publicación 1. 2. La Oficina publicará la fecha de registro de una marca que designe a la Comunidad Europea de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 3 del Protocolo de Madrid o la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid, el número del registro internacional y la fecha de publicación de dicho registro en la Gaceta de la Oficina Internacional. En caso de que no se haya notificado denegación alguna de protección de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid o de que se haya retirado dicha denegación, la Oficina publicará este extremo, junto con el número del registro internacional, y, cuando proceda, la fecha de publicación del mismo en la Gaceta de la Oficina Internacional. Artículo 148 Antigüedad El solicitante o titular de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea podrá reivindicar, en la solicitud internacional o directamente ante la Oficina, la antigüedad de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en los países del Benelux, o registrada con arreglo a acuerdos internacionales con efecto en un Estado miembro, como se establece en los artículos 34 y 35. - 28 Artículo 149 Examen relativo a los motivos de denegación absolutos 1. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos de igual modo que las solicitudes de marcas comunitarias. 2. No se denegará la protección de un registro internacional sin haber ofrecido a su titular la posibilidad de renunciar o limitar la protección respecto de la Comunidad Europea o de presentar sus observaciones. 3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria. 4. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución. 2 9- Artículo 150 Búsqueda 1. 2. 3. 4. Una vez que la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, redactará un informe de búsqueda comunitaria, como se establece en el apartado 1 del artículo 39. Tan pronto como la Oficina haya recibido la notificación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, remitirá copia de la misma al servicio central de la propiedad industrial de todos los Estados miembros, como se establece en el apartado 2 del artículo 39. Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 39 se aplicarán mutatis mutandis. La Oficina informará a los propietarios de cualesquiera marcas comunitarias anteriores o solicitudes de marca comunitaria mencionadas en el informe de búsqueda comunitaria de la publicación del registro internacional que designe a la Comunidad Eurpea, como se establece en el apartado 1 del artículo 147. 3 0- Artículo 151 Oposición 1. 2. 3. 4. Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitaria publicadas. El periodo en el que se ha de presentar el escrito de oposición será de nueve meses a partir de la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 147. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición no se considerará debidamente presentada la oposición. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de marca comunitaria. En caso de que se deniegue la protección de un registro internacional mediante una decisión definitiva con arreglo al presente artículo o de que el titular del registro internacional haya renunciado a la protección respecto de la Comunidad Europea antes de que se haya adoptado una decisión definitiva con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, la Oficina deberá devolver al titular del registro internacional una parte de la tasa individual que se establezca en el Reglamento de ejecución. Artículo 152 Sustitución de una marca comunitaria por un Registro Internacional Previa petición, la Oficina anotará en el Registro que se considera que una marca comunitaria ha sido sustituida por un registro internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4bis del Protocolo de Madrid. -31 Artículo 153 Anulación de los efectos del registro internacional 1. Los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea podrán ser declarados nulos. 2. La solicitud de anulación de los efectos de los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea sustituirán a las solicitudes de declaración de caducidad a que se refiere el artículo 50 o de nulidad a que se refiere el artículo 51. Artículo 154 Transformación de un registro internacional en solicitud de marca nacional o en extensión territorial a los Estados miembros 1. Cuando se haya denegado o deje de surtir efecto un registro internacional que designe a la Comunidad Europea, el titular podrá solicitar su transformación en solicitud de marca nacional o en extensión territorial a un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado y modificado (denominado en lo sucesivo "el Arreglo de Madrid"), en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid o en el apartado 2 del artículo 3ter del Arreglo de Madrid. Los artículos 108 a 110 se aplicarán mutatis mutandis. 3 2- 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid y en el apartado 2 del artículo 3ler del Arreglo de Madrid, a la solicitud de marca nacional o a la extensión territorial a un Estado miembro parte del Protocolo de Madrid o del Arreglo de Madrid resultantes de la transformación de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha del registro internacional a que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Protocolo de Madrid o la fecha de la designación de la Comunidad Europea con arreglo al apartado 2 del artículo 3ter del Protocolo de Madrid, si ésta última se llevó a efecto después del registro internacional, o la fecha de prioridad de dicho registro y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho listado reivindicada con arreglo al artículo 148. 3. Se deberá publicar la solicitud de transformación. Artículo 155 Utilización de una marca sujeta a un registro internacional A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 15, del apartado 2 del artículo 43, de la letra a) del apartado 1 del artículo 50 y del apartado 2 del artículo 56, la fecha de publicación a que se refiere el apartado 2 del artículo 147 sustituirá a la fecha de registro. Artículo 156 Transformación 1. Sin perjuicio del apartado 2, las disposiciones aplicables a las solicitudes de marca comunitaria se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de transformación de un registro internacional en solicitud de marca comunitaria con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9quinquies del Protocolo de Madrid. 2. Cuando la solicitud de transformación se refiera a un registro internacional que designe a la Comunidad Europea cuyas indicaciones hayan sido publicadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 147, no serán de aplicación los artículos 38 a 43. 33 Artículo 157 Lenguas 1. La lengua en que se haya presentado la solicitud internacional que designe a la Comunidad Europea o la solicitud de extensión territorial posterior a la Comunidad, se considerará la lengua de la solicitud en el sentido de lo dispuesto en el artículo 115. 2. El solicitante de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deberá indicar en su solicitud internacional una segunda lengua, que será una lengua de la Oficina cuyo uso acepta como posible lengua de procedimiento para los procedimientos de oposición, caducidad y nulidad. 3. En caso de que no se cumpla el requisito del apartado 2, la lengua en la que la Oficina Internacional haya traducido el registro internacional que designe a la Comunidad Europea será la segunda lengua en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 115. b) En la letra a) del apartado 2 del artículo 8 se añade el nuevo inciso siguiente: "iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan electo en la Comunidad;" c) El Título XIII pasa a ser Título XIV. d) Los artículos 140, 141, 142 y 143 se volverán a numerar como sigue: El artículo 140 pasa a ser el artículo 158 El artículo 141 pasa a ser el artículo 159 El artículo 142 pasa a ser el artículo 160 El artículo 143 pasa a ser el artículo 161. e) La referencia al artículo 140 en el apartado 3 del artículo 26 se sustituirá por una referencia al artículo 158. f) La referencia al artículo 141 en los apartados 3 de los artículos 139 y 140 se sustituirá por una referencia al artículo 159. 34 ARTÍCULO II ENTRADA EN VIGOR El presente Reglamento entrará en vigor en la fecha en que entre en vigor el Protocolo de Madrid con respecto a la Comunidad Europea. La fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, Por el Consejo El Presidente 35 ISSN 0257-9545 COM(96) 372 final DOCUMENTOS ES 08 11 N° de catálogo : CB-CO-96-375-ES-C ISBN 92-78-07288-5 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 3>c