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Urteilskopf
139 III 190
26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Z. SA (recours en matière civile)
4A_646/2011 et autres du 26 février 2013

regeste:
Regeste
Art. 97 Abs. 1 OR
; Klage auf Erstattung der im Rahmen eines Zivilprozesses angefallenen Prozesskosten; Koordination der haftpflichtrechtlichen Regeln mit den zivilprozessualen Bestimmungen über die Parteientschädigung.
Eine separate oder nachträgliche Schadenersatzklage ist ausgeschlossen für alle Prozesskosten, die von der Parteientschädigung nach
Art. 95 Abs. 3 ZPO
erfasst sind, selbst wenn die obsiegende Partei nach dem gemäss
Art. 116 Abs. 1 ZPO
vorbehaltenen kantonalen Recht keine Parteientschädigung erhält (E. 4).

text:
Sachverhalt
ab Seite 190
BGE 139 III 190 S. 190
X. est locataire d'un appartement de trois pièces dans un bâtiment d'habitation sis à Carouge. En 1998, 2001 et 2003, il a intenté trois actions judiciaires à la bailleresse Y. SA, les deux premières tendant à la réduction du loyer et à l'exécution de travaux par suite de défauts du bien loué, et la troisième tendant à l'annulation d'un congé. A chaque fois, le locataire a usé des services professionnels de Me Mauro Poggia, avocat à Genève, et il a obtenu définitivement gain de cause. En février 2006, assisté de Me Michel Rudermann, le
BGE 139 III 190 S. 191
locataire a intenté une nouvelle action tendant à la réduction du loyer et à l'exécution de travaux.
Le 13 avril 2007, devant la commission de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, X. a derechef ouvert action contre Y. SA. La défenderesse devait être condamnée à payer en capital, outre d'autres montants, 30'160 fr. pour remboursement des honoraires versés à Me Poggia.
Le tribunal a rejeté l'action. Saisie par le demandeur, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a statué le 21 juin 2010; elle a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers, pour complément d'instruction et nouvelle décision, en tant que la demande portait sur le remboursement de 30'160 fr. versés à Me Poggia.
Le Tribunal fédéral a statué le 6 décembre 2010 sur les recours introduits contre cette décision (arrêt 4A_423/2010 et 4A_451/2010). La contestation s'est ensuite poursuivie devant le Tribunal des baux et loyers, conformément à l'arrêt de la Chambre d'appel.
Par un nouveau jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal des baux et loyers a condamné la défenderesse à payer 5'182 fr. en capital. Les deux parties ont appelé à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice. Celle-ci a statué le 8 août 2012; elle a joint les causes et déclaré les deux appels irrecevables.
Deux recours ont été introduits devant le Tribunal fédéral contre cette dernière décision, l'un par le demandeur, l'autre par Z. SA qui s'était entre-temps substituée à Y. SA. Le demandeur avait par ailleurs introduit un recours dirigé contre l'arrêt de renvoi du 21 juin 2010 et contre le jugement du 15 septembre 2011. Selon ses conclusions, l'adverse partie devait être condamnée à payer 30'160 fr. en capital.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4.
Il reste à examiner les moyens que les parties développent contre l'arrêt du 21 juin 2010. Il s'agit d'une décision incidente qui n'était pas susceptible d'un recours séparé selon l'
art. 93 al. 1 LTF
; elle peut en revanche être attaquée avec la décision finale, dans la mesure où elle influe sur son contenu, conformément à l'
art. 93 al. 3 LTF
. La défenderesse prend des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande en justice ou, subsidiairement, au rejet de l'action; elles sont recevables au regard de cette dernière disposition. Il y a lieu de prendre en considération, ici, les conclusions et les motifs que le
BGE 139 III 190 S. 192
demandeur présente dans son recours précédemment introduit, dirigé cumulativement contre l'arrêt de renvoi du 21 juin 2010 et contre le jugement du 15 septembre 2011.
4.1
Le demandeur soutient que les honoraires versés à Me Poggia, pour se faire conseiller et assister dans les procès qui l'ont opposé à sa cocontractante, constituent un dommage dont il peut demander réparation sur la base de l'
art. 97 al. 1 CO
, pour mauvaise exécution du contrat de bail à loyer.
Dans son arrêt de renvoi, la Chambre d'appel a retenu que les frais d'avocat afférents aux deux actions tendant à la réduction du loyer et à l'exécution de travaux doivent effectivement être remboursés au titre de la responsabilité contractuelle; en revanche, le congé ne procédait pas d'une mauvaise exécution du contrat, quoiqu'il fût vicié, et les frais de la contestation y relative ne donnent donc pas lieu à réparation. Il fallait donc distinguer et constater les honoraires afférents à ces contestations-là; de plus, les réductions de loyer obtenues par le demandeur devaient être imputées sur les frais d'avocat à rembourser. A ces fins, la cause était renvoyée au Tribunal des baux et loyers.
Devant le Tribunal fédéral, le demandeur entreprend de démontrer que ces distinctions et imputations ne sont pas justifiées et qu'il a droit au remboursement de la totalité des frais afférents aux trois actions.
La défenderesse, parmi d'autres moyens, soutient qu'elle ne doit aucun dédommagement parce que le droit cantonal de procédure n'accordait pas de dépens dans les contestations en matière de bail à loyer; à titre subsidiaire, se référant au droit civil fédéral, elle affirme n'avoir commis aucun acte illicite et elle soutient que seule sa responsabilité délictuelle, le cas échéant, pourrait entraîner une obligation de rembourser des frais de procédure.
4.2
Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 153; ROLAND BREHM, in Commentaire bernois, 3
e
éd. 2006, n° 88 ad
art. 41 CO
). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil,
BGE 139 III 190 S. 193
lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (
ATF 133 II 361
consid. 4.1 p. 363). Cela concerne avant tout les frais de procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (arrêt 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4).
Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'
art. 41 CO
, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours en l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (
ATF 117 II 394
).
4.3
Le droit genevois en vigueur jusqu'à la fin de 2010 prévoyait spécialement que dans les contestations en matière de bail à loyer de choses immobilières, les tribunaux ne percevaient pas d'émolument judiciaire et n'allouaient pas de dépens ni d'autre indemnité (
art. 447 LPC
/GE). C'est pourquoi le demandeur n'a pas pu se faire indemniser de ses frais d'avocat à l'issue des procès concernés, bien qu'il eût à chaque fois obtenu gain de cause.
Actuellement, le code unifié ne prévoit pas d'exclusion des dépens, sinon en procédure de conciliation selon l'
art. 113 al. 1 CPC
, mais l'
art. 116 al. 1 CPC
habilite les cantons à prévoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la définition des frais consacrée par l'
art. 95 al. 1 CPC
, sur les dépens (
ATF 139 III 182
consid. 2.2-2.6). L'
art. 115 CPC
prévoit que même dans les procédures gratuites, les frais - et aussi les dépens, compte tenu de la même définition - peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
4.4
Il s'impose de préciser la jurisprudence rapportée ci-dessus relative aux rapports entre le droit de la responsabilité civile et celui de la procédure civile: une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'
art. 95 al. 3 CPC
. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux
art. 105 al. 2 et 106 CPC
. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la
BGE 139 III 190 S. 194
responsabilité civile, notamment par les
art. 41 ou 97 CO
, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'
art. 107 CPC
. En revanche, quelles que soient les règles spécifiques en cause, l'
art. 115 CPC
garantit une réparation au plaideur dont l'adverse partie s'est comportée avec témérité ou mauvaise foi.
Ce principe de coordination du droit de la responsabilité civile avec celui de la procédure civile doit s'appliquer aussi aux frais des procès encore régis par le droit cantonal de procédure désormais remplacé par le code unifié. Le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n'obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière de bail à loyer de choses immobilières, l'
art. 97 CO
ne permet pas d'exiger des dommages-intérêts destinés à remplacer ces dépens.
Pour ce motif, conformément à l'opinion de la défenderesse, les autorités précédentes auraient dû rejeter l'action que le demandeur prétend fonder sur cette dernière disposition. Cela entraîne l'admission du recours introduit par elle, l'annulation de l'arrêt du 21 juin 2010 et la réforme de celui du 8 août 2012. En tant que ce dernier est une décision d'irrecevabilité qui ne s'est pas substituée au jugement du 15 septembre 2011, il y a lieu d'annuler aussi ce prononcé-ci. Le recours du demandeur, mal fondé, doit être rejeté.


canton: CH

region: Federation

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Urteilskopf
125 III 14
3. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. November 1998 i.S. S. AG gegen N. (Berufung)

regeste:
Regeste
Agenturvertrag; fristlose Entlassung; Berechnung des Schadenersatzanspruches des Agenten (
Art. 418r Abs. 2 OR
i.V.m.
Art. 337c OR
).
Für die Bestimmung der dem Agenten nach
Art. 337c Abs. 1 OR
auszurichtenden Entschädigung ist auf die in vergleichbaren Perioden in der Vergangenheit erzielten Provisionen abzustellen (E. 2b).
Nach der Vertragsauflösung unerwartet eingetretene und vom Agenten nicht zu vertretenden Umstände sind bei der Berechnung des Schadenersatzes nicht zu berücksichtigen (E. 2c).

text:
Sachverhalt
ab Seite 15
BGE 125 III 14 S. 15
N. (Kläger) schloss am 16. Oktober 1991 mit der S. AG (Beklagte) einen Agenturvertrag, worin ihm die Vertretung gegenüber bestimmten Grosskunden bezüglich eines festgelegten Süsswaren-Sortiments übertragen wurde. Der Vertrag sah eine Kündigungsfrist von drei Monaten vor.
Nachdem die Beklagte davon erfahren hatte, dass der Kläger sich am Aktienkapital des neu gegründeten Konkurrenzunternehmens C. AG mit Fr. 10'000.-- beteiligt hatte, kam es am 12. Januar 1996 zu einer Aussprache zwischen den Parteien. Am 27. Februar 1996 kündigte die Beklagte den Agenturvertrag mit dem Kläger fristlos. Dieser akzeptierte die Kündigung nicht und bot weiter seine vertragliche Arbeitsleistung an, die jedoch von der Beklagten nicht angenommen wurde. Daraufhin unterzeichnete der Kläger am 12. März 1996 einen Agenturvertrag mit der C. AG.
Am 7. März 1997 belangte der Kläger die Beklagte auf Fr. 73'140.-- zuzüglich Zins. In der Folge reduzierte er seine Klageforderung auf Fr. 40'740.-- nebst Zins. Mit Urteil vom 20. März 1998 hiess das Handelsgericht des Kantons Bern die Klage teilweise gut und sprach dem Kläger Fr. 40'210.35 nebst Zins zu.
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2.
Das Handelsgericht erachtete die fristlose Entlassung des Klägers als ungerechtfertigt. Dessen Schadenersatzanspruch gemäss
Art. 337c Abs. 1 OR
berechnete es auf der Grundlage der im letzten Jahr vor Auflösung des Agenturvertrages durchschnittlich erzielten monatlichen Provisionen. Die Beklagte bestreitet im Berufungsverfahren nicht mehr, den Agenturvertrag mit dem Kläger ohne wichtigen Grund fristlos gekündigt zu haben. Mit der Berufung macht sie aber geltend, das Handelsgericht habe den auf
BGE 125 III 14 S. 16
die ordentliche Kündigungsfrist entfallenden Lohn nach falschen Grundsätzen berechnet und damit
Art. 337c Abs. 1 OR
verletzt.
a)
Art. 418r Abs. 2 OR
verweist für die Kündigung des Agenturvertrages aus wichtigen Gründen auf "die Bestimmungen über den Dienstvertrag". Gemeint sind damit grundsätzlich die Art. 337 f. OR (Tercier, Les contrats spéciaux, Zürich 1995, Rz. 4397). Es ist - entgegen gewissen Zweifeln in der Literatur (vgl. WETTENSCHWILER, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., N. 2 zu
Art. 418r OR
) - nicht ersichtlich, weshalb
Art. 337c Abs. 1 und 2 OR
beim Agenturvertrag nicht anwendbar sein sollen. Mit Blick darauf, dass Streitigkeiten der Parteien über das Vorliegen eines wichtigen Grundes selten während der ordentlichen Kündigungsfrist rechtsverbindlich beigelegt werden können, ist es sachgerecht, das Agenturverhältnis auch dann als sofort beendet zu betrachten, wenn sich die fristlose Vertragsauflösung nachträglich als ungerechtfertigt erweist. Entsprechend schuldet der Auftraggeber Schadenersatz im Sinne von
Art. 337c Abs. 1 und 2 OR
.
b) Erweist sich die fristlose Entlassung als nicht gerechtfertigt, so hat der Arbeitnehmer gemäss
Art. 337c Abs. 1 OR
Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendigt worden wäre. Die Berechnung kann Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht ein fester Monats- oder Stundenlohn geschuldet ist, sondern sich die Entschädigung nach dem tatsächlich erzielten Umsatz richtet. Ähnlich wie bei der Bestimmung des Ferienlohns (
Art. 329d OR
) oder der Lohnfortzahlungspflicht bei Arbeitsverhinderung (
Art. 324a OR
) besteht die Problematik, dass der Agent als Folge der vorzeitigen Vertragsbeendigung in der fraglichen Periode keine umsatzwirksamen Tätigkeiten entfalten kann. Zweckmässigerweise wird in diesen Fällen für die Bestimmung der entsprechenden Entschädigungen auf die in der Vergangenheit erzielten Durchschnittswerte abgestellt (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5. Aufl., N. 9 zu Art. 324a/b OR und N. 3 zu
Art. 329d OR
; STAEHELIN, ZÜRCHER KOMMENTAR, N. 49 zu
Art. 324a OR
und N. 2 f. zu
Art. 329d OR
; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Bern 1996, N. 3b zu
Art. 329d OR
; teilweise abweichend: REHBINDER, Berner Kommentar, N. 23 zu
Art. 324a OR
und N. 5 f. zu
Art. 329d OR
).
Im Lichte von
Art. 337c OR
ist möglichst genau und konkret zu bestimmen, was der Arbeitnehmer tatsächlich verdient hätte, wenn ihm ordentlich gekündigt worden wäre und er während der Kündigungsfrist weitergearbeitet hätte. Massgebend ist grundsätzlich nicht
BGE 125 III 14 S. 17
der in der Vergangenheit durchschnittlich erzielte Verdienst, sondern das hypothetische Einkommen während der Kündigungsfrist. Damit ist allerdings nichts darüber ausgesagt, wie dieses berechnet werden sollte. Hängt der Lohn in irgend einer Form vom Umsatz ab, kann nicht auf den vom Unternehmen in der fraglichen Periode tatsächlich erzielten Umsatz abgestellt werden, weil ja darin die hypothetische Leistung des Anspruchsberechtigten gerade nicht enthalten ist. Insoweit ist im Sinne einer Schätzung darauf abzustellen, was in vergleichbaren Perioden zu einem früheren Zeitpunkt erwirtschaftet worden ist. Sofern das Durchschnittseinkommen des vorangegangenen Jahres für das Vertragsverhältnis typisch ist, kann darauf abgestellt werden, wobei aber sowohl saisonalen Schwankungen wie auch Umsatzentwicklungen der letzten Monate Rechnung zu tragen ist (vgl. STREIFF/VON KAENEL, a.a.O., N. 9 zu Art. 324a/b OR, S. 156; STAEHELIN, a.a.O., N. 49 zu
Art. 324a OR
).
c) Im Allgemeinen ist für die Schadensberechnung der Zeitpunkt massgebend, bis zu dem die letzte kantonale Instanz noch neue Tatsachen berücksichtigen kann (BREHM, Berner Kommentar, 2. Aufl., N. 7 zu
Art. 42 OR
). Insoweit ist zu prüfen, ob auch unvorhergesehenen Entwicklungen Rechnung zu tragen ist, die erst nach der fristlosen Entlassung eingetreten sind und die in keinem Zusammenhang mit der Person des Entlassenen stehen. Die Leistung der Beklagten hängt vorliegend vom Erfolg des Klägers und damit von seinem Verhalten ab. Zu seinen vertraglichen Aufgaben gehörte es auch, auf unvorhersehbare, veränderte Marktverhältnisse zu reagieren. Die Möglichkeit, auf entsprechende Veränderungen einzugehen, hat die Beklagte dem Kläger durch ihre ungerechtfertigte Vertragsauflösung vereitelt. Eine Berücksichtigung der nach der Vertragsauflösung unerwartet tatsächlich eingetretenen Marktveränderungen hätte zur Folge, dass bloss Teile eines hypothetischen Kausalverlaufes - zu Ungunsten des Entlassenen - berücksichtigt würden. Eine derartige Benachteiligung findet im Gesetz keine Stütze. Entsprechend hat das Handelsgericht den erst nach der fristlosen Entlassung eingetretenen Abbruch bzw. die erhebliche Einschränkung der Geschäftsbeziehung der Beklagten zu einem ihrer Grosskunden bei der Berechnung des Schadens nach
Art. 337c Abs. 1 OR
bundesrechtskonform ausser Acht gelassen.
Der Vorwurf der Beklagten, bei dieser Berechnungsweise kassiere der Kläger auf den gleichen Geschäften eine doppelte Provision, weil ein Teil des Geschäfts mit der M.-Gruppe vom neuen Vertragspartner des Klägers abgewickelt worden sei, ist
BGE 125 III 14 S. 18
unzutreffend. Die Beklagte übersieht, dass das Handelsgericht die dem Kläger während der Kündigungsfrist von seiner neuen Auftraggeberin ausgerichteten Provisionen bei der Schadensberechnung berücksichtigt und von der eingeklagten Forderung in Abzug gebracht hat.


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Urteilskopf
104 II 108
19. Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Mai 1978 i.S. X. gegen Z.

regeste:
Regeste
Zweiseitiger Vertrag auf Arbeitsleistung.
1.
Art. 394 Abs. 2 OR
schliesst einen Vertrag auf Arbeitsleistung sui generis aus (E. 1).
2. Arbeitsleistungen und andere Verpflichtungen, die einen Vertrag weder als einfache Gesellschaft (E. 2), noch als Agenturvertrag (E. 3) erscheinen lassen.
3.
Art. 404 Abs. 1 OR
. Ein Vertrag auf Arbeitsleistung, der als Auftrag zu behandeln ist, kann jederzeit widerrufen werden (E. 4).
4.
Art. 27 ZGB
. Übermässige Bindungen, die einer schwerwiegenden Beschränkung der persönlichen Freiheit gleichkommen und daher einen Vertrag unzulässig machen (E. 5).

text:
Sachverhalt
ab Seite 109
BGE 104 II 108 S. 109
A.-
Frau X. betrieb in Zürich ein "Talent-Studio", in dem sie jüngere Leute in Gesang und Darbietung ausbildete, um sie auf eine Karriere in der Unterhaltungsindustrie vorzubereiten. Am 28. August 1975 schloss die damals 22-jährige Z. mit ihr einen "Ausbildungsvertrag" ab, der einen dreimonatigen Kurs mit 12 Doppelstunden im Schlagersingen vorsah. Nach Beendigung des Kurses unterzeichneten die Parteien einen mit "Der Weg zur Schallplatte" überschriebenen "Managements-Vertrag".
Durch diesen Vertrag übertrug Z. als Interpretin dem Talent-Studio das ausschliessliche Recht ihres "Managements für Auftritte und Produktionen jeder Art"; das Studio war alleinberechtigt, diesbezügliche Verträge in eigener Kompetenz abzuschliessen. Frau X. verpflichtete sich, die Interpretin für öffentliche Auftritte zu schulen und den Kontakt mit Schallplattenproduzenten herzustellen, sie bei Radio-Fernsehanstalten des In- und Auslandes bekannt zu machen, ihre künstlerischen und finanziellen Interessen zu vertreten. Z. versprach insbesondere, allen Anweisungen des Studios Folge zu leisten, angebotene Titel zu übernehmen, Vereinbarungen über Auftritte zu erfüllen, Termine einzuhalten und während der Dauer des Vertrages so unabhängig zu sein, dass sie bei Bedarf verfügbar war. Sie verpflichtete sich zudem, dem Studio aus allen Gagen und Lizenzeinnahmen ein Manager-Honorar bis 40% zu bezahlen. Das Vertragsverhältnis sollte am 9. Dezember 1975 beginnen und fünf Jahre dauern. Für den Fall, dass Z. den Vertrag nicht einhielt, wurde eine Konventionalstrafe von Fr. 50000.- vorgesehen.
Mit Schreiben vom 19. Januar 1976 teilte Z. der Gegenpartei mit, dass sie den "Managements-Vertrag" für unverbindlich halte, was Frau X. nicht gelten liess.
B.-
Im September 1976 klagte Frau X. gegen Z. auf Zahlung einer Konventionalstrafe nach richterlichem Ermessen von höchstens Fr. 50000.- nebst Zins; sie beantragte ferner, die Beklagte zur Herausgabe von Tonbändern zu verpflichten.
BGE 104 II 108 S. 110
Das Bezirksgericht Zürich nahm am 9. Mai 1977 davon Vormerk, dass die Beklagte die Tonbänder nicht gewerbsmässig verwende, und wies die Klage im übrigen ab.
Die Klägerin zog ihr Hauptbegehren an das Obergericht des Kantons Zürich weiter, das es am 21. November 1977 ebenfalls abwies. Das Obergericht würdigte den "Managements-Vertrag" als einfachen Auftrag, der gemäss
Art. 404 Abs. 1 OR
jederzeit widerrufen werden könne und keine Konventionalstrafe zulasse. Es liess offen, ob der Vertrag wegen Übervorteilung oder Willensmängel für die Beklagte unverbindlich war Oder gegen ihr Persönlichkeitsrecht verstiess.
C.-
Die Klägerin hat gegen das Urteil des Obergerichts Berufung eingelegt mit den Anträgen, es aufzuheben, die Beklagte zur Zahlung einer Konventionalstrafe zu verpflichten und die Sache zur Bestimmung des Betrages an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der streitige "Managements-Vertrag" lässt sich nicht ohne weiteres einem bestimmten gesetzlichen Vertragstypus unterstellen, da die Parteien damit verschiedenartige Verpflichtungen übernommen haben, die mehrere Vertragsarten ins Auge fassen lassen. Unverkennbar ist indes, dass die gegenseitigen Verpflichtungen zur Hauptsache aus Arbeitsleistungen bestehen sollten. Die Klägerin verpflichtete sich insbesondere, öffentliche Darbietungen der Beklagten als Schlagersängerin vorzubereiten und zu fördern, für die Beklagte zu werben, Beziehungen herzustellen und Verträge abzuschliessen. Die Beklagte versprach dagegen vor allem, die von der Klägerin mit Dritten abzuschliessenden Verträge über Auftritte jeder Art zu erfüllen.
Zu den Verträgen auf Arbeitsleistung gehören namentlich der Arbeitsvertrag, der Werkvertrag, der Auftrag und dessen Abarten sowie die einfache Gesellschaft. Fällt ein Vertrag auf Arbeitsleistung unter keinen besondern Vertragstypus des Gesetzes, so sind gemäss
Art. 394 Abs. 2 OR
die Vorschriften über den Auftrag anzuwenden. Das schliesst entgegen den Einwänden der Klägerin einen Vertrag auf Arbeitsleistung sui generis
BGE 104 II 108 S. 111
aus (GAUTSCHI, 3. Aufl. N. 56 zu
Art. 394 OR
). Möglich ist hingegen, dass ein Vertrag Elemente von zwei gesetzlichen Vertragsarten enthält, z.B. der Miete und des Arbeitsvertrages. Aber auch diesfalls wird ein Vertrag auf Arbeitsleistung nicht zu einem solchen sui generis. Dies gilt insbesondere, wenn der mit dem Vertrag auf Arbeitsleistung verbundene weitere Vertrag bloss Voraussetzung dafür ist, dass der erstere überhaupt erfüllt werden, ohne ihn also keinen Bestand haben kann.
Das ist in
BGE 83 II 529
/30, wo der Vertrag über eine Liegenschaftsverwaltung nicht als eigentlicher Auftrag, sondern als Vertrag sui generis beurteilt worden ist, freilich übersehen worden. Diese Beurteilung widerspricht entgegen den Ausführungen in
BGE 98 II 308
sowohl dem in
Art. 394 Abs. 2 OR
enthaltenen Grundsatz wie der Regel, dass auf das freie Widerrufsrecht gemäss
Art. 404 OR
nicht zum vorneherein verzichtet werden kann. Sie ist denn auch von verschiedener Seite kritisiert worden (MERZ, in ZBJV 95/1959 S. 59/60; GAUTSCHI, N. 23 c zu Art. 395 und N. 10 d zu
Art. 404 OR
; Urteil des zürch. Kassationsgerichts vom 3. Dezember 1968 in SJZ 66/1970 S. 8).
Im vorliegenden Fall ist daher zunächst zu prüfen, ob der "Managements-Vertrag" einem andern Typus von Verträgen auf Arbeitsleistung als dem Auftrag zugeordnet werden kann.
2.
Die kantonalen Gerichte nahmen an, der streitige Vertrag entspreche weder einem Einzelarbeitsvertrag gemäss
Art. 319 ff. OR
noch einem Werkvertrag. Dass die besonderen Merkmale dieser Vertragstypen hier fehlen, ist offensichtlich. Die Klägerin versucht das angefochtene Urteil in diesem Punkte denn auch nicht zu widerlegen.
Sie beruft sich dagegen auf Gesellschaftsrecht und macht insbesondere geltend, ihre Beteiligung am gemeinsamen Erfolg sei als Entschädigung gedacht gewesen, weshalb das Vertragsverhältnis einer einfachen Gesellschaft nahekomme, die nur aus wichtigen Gründen vorzeitig aufgelöst werden könne. Diese Berufung auf Gesellschaftsrecht ist offenbar neu, aber gleichwohl zulässig, da es sich nur um eine neue rechtliche Begründung zum gleichen Sachverhalt handelt (
BGE 99 II 49
E. 2,
BGE 98 II 194
).
Die einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln
BGE 104 II 108 S. 112
(
Art. 530 OR
). Schliessen sich nur zwei Personen zusammen oder werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten ungleich geregelt, so nähert die einfache Gesellschaft sich dem zweiseitigen Vertrag. Bei der Gesellschaft werden durch den Zusammenschluss jedoch gemeinsame Interessen gefördert; jeder Gesellschafter hat durch seine Leistungen, deren Inhalt sehr verschieden sein kann und nicht zum vorneherein bestimmt sein muss, etwas zum gemeinsamen Zwecke beizutragen. Sachleistungen des einen gehen dabei nicht auf einen andern Gesellschafter über, und Dienstleistungen erfolgen im Interesse aller. Die synallagmatischen oder zweiseitigen Verträge, zu denen auch die Auftragsverhältnisse gehören, sind hingegen durch den Interessengegensatz zwischen den Vertragsparteien sowie durch die Bestimmtheit ihres Gegenstandes charakterisiert; durch den Austausch von Gütern oder Dienstleistungen werden entgegengesetzte Interessen befriedigt. Auftrag und einfache Gesellschaft voneinander abzugrenzen, kann namentlich dann schwierig sein, wenn sowohl der Auftraggeber wie der Beauftragte an der Ausführung des Auftrages interessiert sind. Diesfalls ist nach GAUTSCHI (N. 60 a zu
Art. 394 OR
) ein Auftrag anzunehmen, wenn ihr Interesse am Geschäft nicht gleicher Art ist. Dass beim Auftrag oder dessen Abarten ein Gewinnanteil ausbedungen wird, macht das Vertragsverhältnis zwar zu einem gesellschaftsähnlichen, aber nicht zu einer einfachen Gesellschaft (SIEGWART, N. 74 der Vorbem. zu
Art. 530 OR
).
Im vorliegenden Fall waren beide Parteien interessiert, dass die Beklagte als Schlagersängerin Karriere mache. Deswegen lässt sich ihr Vertragsverhältnis aber noch nicht als einfache Gesellschaft ausgeben, denn eine gewisse Interessengemeinschaft besteht auch bei zweiseitigen Verträgen. SO haben z.B. bei Miete und Werkvertrag beide Parteien ein Interesse daran, dass ein Mietobjekt möglichst gut erhalten bleibe bzw. dass ein Werk fachgemäss erstellt werde. Ihr gemeinsames Interesse erklärt sich daraus, dass es zum Zwecke des Austausches der Leistungen eines Zusammenwirkens bedarf. Ihre Hauptinteressen sind aber verschiedener Art, da dasjenige der einen Partei auf das Mietobjekt bzw. das Werk, dasjenige der andern dagegen auf das Entgelt (Mietzins, Honorar oder Werklohn) gerichtet ist. Ähnlich verhielt es sich auch hier. Die Beklagte war an einer beruflich und finanziell erfolgreichen Karriere als Schlagersängerin,
BGE 104 II 108 S. 113
die Klägerin dagegen vor allem am Honoraranspruch interessiert, der sich für sie aus diesem Erfolg ergab. Dass sie mit gemeinsamen Kräften und Mitteln das gleiche Ziel verfolgten, liesse sich nur sagen, wenn sie ihre Rechte und Pflichten aus den mit Dritten abzuschliessenden Verträgen über Auftritte, Produktionen usw. als gemeinsame Aufgabe betrachtet hätten (vgl.
BGE 83 II 38
/9 E. 1 c). Dies traf aber nicht zu. Die Einnahmen aus den Verträgen wären nicht in ein gemeinsames Vermögen geflossen, sondern sollten der Beklagten zukommen, die daraus den Honoraranspruch der Klägerin zu decken hatte; diese liess sich durch den "Managements-Vertrag" bloss bevollmächtigen, die Verträge mit Dritten abzuschliessen und das Inkasso von Gagen und Lizenzeinnahmen selber zu besorgen. Die Beklagte hätte auch für die "direkten Kosten" allein aufkommen müssen. Der Vertrag war somit nicht auf die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Mitteln gerichtet.
Dazu kommt, dass die Klägerin sich als Managerin bei der Abwicklung des Vertrages die meisten Befugnisse selber vorbehalten hat. Sie bestimmte darüber, wann die Beklagte auftreten, was sie singen und welche Gage sie beanspruchen sollte. In all diesen Belangen hatte die Beklagte sich den Anordnungen der Klägerin zu fügen und deren Weisungen zu befolgen. Eine derart ungleiche Stellung der Vertragspartner verträgt sich nicht mit dem Grundgedanken des
Art. 530 OR
und erlaubt daher nicht, den "Managements-Vertrag" dem Gesellschaftsrecht zu unterstellen.
3.
Die Klägerin beruft sich ferner auf Bestimmungen über den Agenturvertrag. Gemäss
Art. 418a OR
ist Agent, wer die Verpflichtung übernimmt, dauernd für einen oder mehrere Auftraggeber Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu den Auftraggebern in einem Arbeitsverhältnis zu stehen. Durch den "Managements-Vertrag" hat die Klägerin sich für fünf Jahre und damit auf Zeit verpflichtet, für die Beklagte Verträge über Auftritte und Produktionen aller Art abzuschliessen. Da kein Arbeitsverhältnis vorgelegen hat, sind Elemente des Agenturvertrages nicht zu verkennen.
a) Das Obergericht hat einen Agenturvertrag zwischen den Parteien vor allem deshalb verneint, weil die Klägerin berechtigt gewesen sei, die Verträge über Auftritte und Produktionen
BGE 104 II 108 S. 114
der Beklagten "in eigener Kompetenz", d.h. im eigenen Namen abzuschliessen. Die Klägerin hält dem entgegen, die Wendung "in eigener Kompetenz" sage nichts darüber aus, in wessen Namen sie als Managerin handeln, sondern bloss dass sie die Verträge mit Dritten aus eigenem Entschluss, ohne Pflicht zu Rückfragen abschliessen durfte. Das damit vereinbarte Vorgehen spreche dafür, dass die Beklagte Vertragspartnerin der Dritten werden sollte, da sonst eine besondere Zuständigkeitsregelung müssig gewesen wäre. Dieser Einwand hat einiges für sich, schliesst doch die streitige Wendung Vertragsabschlüsse im Namen und für Rechnung der Beklagten und damit einen Agenturvertrag nicht zum vorneherein aus.
Fehl geht dagegen die Rüge, das Obergericht habe offensichtlich übersehen, dass die Beklagte im erstinstanzlichen Verfahren die streitige Klausel sinngemäss gleich verstanden habe, was eine Auslegung überflüssig mache und eine solche im Sinne des angefochtenen Urteils ausschliesse. Die Klägerin verkennt, dass ein offensichtliches Versehen gemäss
Art. 55 Abs. 1 lit. d OG
nur vorliegt, wenn die Vorinstanz eine bestimmte Aktenstelle übersehen oder unrichtig wahrgenommen hat (
BGE 99 II 325
mit Hinweisen), und dass Erklärungen oder Handlungen der Parteien im Prozess dem kantonalen Recht unterstehen (BGE
BGE 95 II 295
E. 4,
BGE 81 II 529
), die Berufung aber nur mit Verletzung von Bundesrecht begründet werden darf (Art. 43 Abs. 1 und 55 Abs. 1 lit. c OG). Ob der "Managements-Vertrag" sich als Agenturvertrag auffassen lässt, ist vielmehr eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht frei überprüft werden darf. Sie beurteilt sich nicht nur nach dem Inhalt der streitigen, sondern auch der übrigen Klauseln sowie nach den Umständen, unter denen der Vertrag abgeschlossen worden ist (
BGE 101 II 279
/80 und
BGE 96 II 333
mit Zitaten).
b) Gemäss Ziff. 4 des "Managements-Vertrages" gingen alle unmittelbaren Auslagen für "Studiomieten, Erstellen von Playbacks, Beschaffen von Photos und Fanpostkarten, etc." zulasten der Beklagten und waren von ihr zum voraus zu bezahlen. Das spricht nach der Auffassung des Obergerichts ebenfalls gegen einen Agenturvertrag, weil der Agent gemäss
Art. 418g ff. OR
keinen Anspruch auf Ersatz von Kosten und Auslagen habe. Wie aus Art. 418n erhellt, trifft dies jedoch nur soweit zu, als nicht etwas anderes vereinbart oder üblich ist. Richtig ist dagegen, dass beim Agenturvertrag eine Verpflichtung zum
BGE 104 II 108 S. 115
Ersatz von Kosten und Auslagen im allgemeinen nicht üblich ist, weil der Agent nicht in den Betrieb des Auftraggebers eingeordnet wird, sondern eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Wird ein Ersatz vereinbart, so kann das freilich auch ein Indiz dafür sein, dass es sich eher um einen andern Vertrag auf Arbeitsleistung handelt.
Das Bezirksgericht hat mit Recht hervorgehoben, dass die Klägerin der Beklagten nicht nur Auftrittsmöglichkeiten verschaffen, sondern sie noch weiter ausbilden sollte. Das ergibt sich insbesondere daraus, dass sie ihre Leistungen gemäss Ziff. 4 des Vertrages in den "Rahmen der Aufbauarbeit" eingefügt und alle Übungen und Aufnahmen der Leitung ihres Studios unterstellt wissen wollte. Damit stimmt überein, dass sie gemäss Ausführungen in der Replik ihre "Schützlinge" auch persönlich betreut, in jeder Beziehung beraten und weitergebildet haben will. Sie übte angeblich keine reine Vermittlertätigkeit aus, welche ihren künstlerischen Neigungen nicht entsprach, sondern bediente sich dafür geeigneter Agenturen; hierzu liess sie sich durch den Vertrag denn auch ausdrücklich ermächtigen. Diesen von ihr selbst zugestandenen Pflichten zur Weiterbildung und Betreuung kommt für die Würdigung des Vertrages eine besondere Bedeutung zu, zumal sie sich nicht als blosse Nebenpflichten ausgeben lassen, mag der Vertrag auch hauptsächlich darauf angelegt gewesen sein, der Beklagten durch öffentliche Auftritte zum Durchbruch zu verhelfen.
Gegen die Annahme eines Agenturvertrages spricht ferner, dass die Klägerin nach dem "Managements-Vertrag" fast unbeschränkt über die Beklagte verfügen durfte. Eine derart weitgehende Entscheidungsbefugnis des Beauftragten, welche dem Auftraggeber kaum mehr einen Spielraum zur Mitgestaltung eigener Angelegenheiten lässt, ist völlig atypisch für den Agenturvertrag. Die Auffassung des Obergerichtes, das einen solchen Vertrag zwischen den Parteien verneint hat, ist daher im Ergebnis nicht zu beanstanden.
4.
Fällt der "Managements-Vertrag" somit unter keinen andern gesetzlichen Typus der Verträge auf Arbeitsleistung, so ist er gemäss
Art. 394 Abs. 2 OR
als Auftrag zu behandeln. Als solcher konnte er nach der zwingenden Bestimmung des
Art. 404 Abs. 1 OR
aber jederzeit widerrufen werden. Die Rechtfertigung dieser Regel ist darin zu erblicken, dass der Beauftragte meistens eine ausgesprochene Vertrauensstellung
BGE 104 II 108 S. 116
einnimmt, es aber keinen Sinn hat, den Vertrag noch aufrechterhalten zu wollen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien zerstört ist. Ein Verzicht auf das freie Widerrufsrecht würde sich damit nicht vertragen. Nach der Rechtsprechung und herrschenden Lehre (
BGE 98 II 308
E. 2 a mit Zitaten) darf dieses Recht daher vertraglich weder wegbedungen noch beschränkt werden. Es geht auch nicht an, dass zulasten des Widerrufenden eine Konventionalstrafe vereinbart wird; denn dies liefe darauf hinaus, das freie Widerrufsrecht in unzulässiger Weise zu erschweren (GAUTSCHI, N. 10 e zu
Art. 404 OR
).
Dagegen ist mit dem Einwand der Klägerin, dass beide Parteien an einer längerdauernden Bindung interessiert gewesen seien, nicht aufzukommen. Der Gesetzgeber hat das Interesse an der freien Widerruflichkeit wegen der vorwiegend persönlich bedingten Beziehungen zwischen den Parteien höher bewertet als dasjenige an einer längeren Bindung. Diese Lösung entspricht dem Wesen des Auftrages (MERZ, a.a.O., S. 60/61), Obschon sie beim entgeltlichen Auftrag unter Umständen nicht zu befriedigen vermag. Das Widerrufsrecht ist nur insofern eingeschränkt, als es nicht zur Unzeit ausgeübt werden darf; diesfalls hat der Widerrufende den der Gegenpartei daraus entstehenden Schaden denn auch zu ersetzen (
Art. 404 Abs. 2 OR
). An einem Dauervertrag war hier übrigens vor allem die Klägerin interessiert. Die starke Bindung, welche die Beklagte mit dem "Managements-Vertrag" einging, war dieser jedenfalls nur solange zuzumuten, als zwischen den Parteien ein Vertrauensverhältnis bestand. Der Hinweis auf
BGE 83 II 529
ff. hilft darüber nicht hinweg, zumal in diesem Entscheid die Rechtsnatur des Verwaltungsauftrages verkannt worden ist.
5.
Das Obergericht hat offen gelassen, ob der "Managements-Vertrag" gegen das Persönlichkeitsrecht der Beklagten verstossen habe. Die Bedeutung dieser Frage ist angesichts der vielen Verpflichtungen der Beklagten und der umfassenden Befugnisse der Klägerin jedoch nicht zu übersehen.
Die Beklagte hat der Klägerin insbesondere das Recht übertragen, Verträge über Auftritte und die Ausgabe von Schallplatten in eigener Kompetenz abzuschliessen, die Vermittlung von Auftritten jeder Art einer anerkannten Agentur zu überlassen und Gagen und Lizenzeinnahmen selber zu erheben. Sie verpflichtete sich, ohne Einwilligung der Klägerin nicht öffentlich
BGE 104 II 108 S. 117
aufzutreten, keine die künstlerischen Belange betreffenden Verträge abzuschliessen, alle Weisungen der Klägerin zu befolgen, angebotene Titel zu übernehmen, Verträge über Auftritte zu erfüllen, Termine einzuhalten und so unabhängig zu bleiben, dass sie sich bei Bedarf zur Verfügung halten konnte. Sie versprach ferner, an sie gelangende Anfragen und Angebote der Klägerin zu melden und keine diesbezüglichen Verhandlungen zu führen sowie jede mehrtägige Abwesenheit und jede Adressänderung sofort mitzuteilen. Ein Mitspracherecht zu den Auftritten war einzig für das Repertoire vorgesehen, das gemeinsam festgelegt werden sollte; bei Meinungsverschiedenheiten entschied aber auch hier die Klägerin allein.
Damit hat die Beklagte sich in ihrer Erwartung, als Schlagersängerin Karriere zu machen, völlig der Klägerin ausgeliefert und sich jeder eigenen Entscheidungsbefugnis begeben. Sie musste sich nicht nur im Bereich ihrer künstlerischen Tätigkeit, sondern in der ganzen Lebensführung Beschränkungen der persönlichen Freiheit gefallen lassen, da sie stets bereit sein musste, wenn die Klägerin sie benötigte. Dadurch wurde sie in ihrer Freiheit, ein sinnvolles Privatleben zu führen, erheblich beeinträchtigt und wurde ihr die Aufnahme einer andern beruflichen Tätigkeit oder Weiterbildung wenn nicht verunmöglicht, so doch sehr erschwert.
Es liegt auf der Hand, dass das Fortbestehen einer solchen Bindung gegen den Willen der Beklagten deren Persönlichkeitsrecht verletzte. Der Vertrag sah eine vorzeitige Auflösung nur im beidseitigen Einverständnis, innerhalb der ersten zwei Jahre und für den Fall vor, dass die künstlerischen Fähigkeiten der Beklagten für einen "positiven Erfolg" nicht ausreichen, insbesondere die Bemühungen um einen Abschluss eines Schallplattenvertrages in dieser Zeit erfolglos bleiben sollten. Seine Erfüllung konnte ferner eingestellt werden, wenn die Beklagte ihre künstlerische Tätigkeit dauernd aufgab. In beiden Fällen schuldete die Beklagte der Klägerin aber "alle Kosten für Auslagen und Zeitaufwand des Managements seit Vertragsbeginn", was die Beklagte finanziell sehr belasten konnte.
Selbst nach Ablauf der festen Vertragsdauer von fünf Jahren wurde die Beklagte nicht ohne weiteres und vorbehaltlos frei.
Falls der Vertrag nicht sechs Monate vor Ablauf gekündigt wurde, sollte er sich stillschweigend um ein weiteres Jahr verlängern. Und wenn der Beklagten auf Vertragsende hin von
BGE 104 II 108 S. 118
einem Dritten ein günstigerer Vertrag angeboten wurde, hatte die Klägerin das Vorrecht, "binnen 14 Tagen einen gleichwertigen Vertrag abzuschliessen".
Eine solche Häufung von Verpflichtungen zulasten einer 22- Jährigen, die sich über ihre beruflichen und künstlerischen Vorstellungen noch kaum im klaren sein konnte, kommt einer schwerwiegenden Beschränkung der persönlichen Freiheit gleich und ist daher unvereinbar mit
Art. 27 ZGB
, gleichviel wie der Vertrag, der die Verpflichtungen enthält, rechtlich zu würdigen ist.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 21. November 1977 bestätigt.


header:
Urteilskopf
121 III 125
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. März 1995 i.S. ASTA Medica Aktiengesellschaft gegen Peter Lendi und Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (Berufung)

regeste:
Regeste
Patentschutz für eine neue Kamillensorte? (
Art. 1, 1a und 8 Abs. 3 PatG
).
Für eine neue Kamillensorte, die nach dem Sortenschutzgesetz schützbar ist, kann wegen des Doppelschutzverbotes kein Erzeugnispatent erteilt werden. Das gilt unabhängig davon, ob die entsprechende Pflanzenfamilie im Artenverzeichnis aufgeführt ist. Das Doppelschutzverbot steht dagegen der Gewährung derivierten Stoffschutzes im Sinne von
Art. 8 Abs. 3 PatG
nicht entgegen. Im vorliegenden Fall handelt es sich zudem nicht um ein - gemäss
Art. 1a PatG
vom Patentschutz ausgeschlossenes - im wesentlichen biologisches Verfahren (E. 1, 2 und 4).
Auslegung der Patentansprüche (E. 3).
Begriffe des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens, des Analogieverfahrens und der Kombinationserfindung (E. 5a-c). Verneinung des Patentschutzes im konkreten Fall, weil es an einer hinreichenden erfinderischen Tätigkeit fehlt (E. 5d).

text:
Sachverhalt
ab Seite 126
BGE 121 III 125 S. 126
Die ASTA Medica Aktiengesellschaft ist Inhaberin des am 30. September 1988 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 29. Juli 1983 erteilten Schweizer Patents Nr. 667 180 für ein "Verfahren zur Herstellung der neuen Kamillensorte Manzana". Die Patentansprüche haben folgenden Wortlaut:
"1. Verfahren zur Herstellung von Pflanzen oder Vermehrungsgut der tetraploiden Kamillensorte Manzana der Kulturpflanzenart Echte Kamille (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, synonym mit Matricaria chamomilla L., Asteraceae), deren bei 40o C getrocknete Blüten, bezogen auf die Trockensubstanz, mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die diploide Kamillensorte "DEGUMILL" tetraploidisiert wird und die ausselektierten tetraploiden Pflanzen auf den
BGE 121 III 125 S. 127
erforderlichen Wirkstoffgehalt weiteren Selektions- und Vermehrungsschritten unterworfen werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Tetraploidisierung mittels Chemikalien bei Temperaturen zwischen 0 und 35o C, mittels Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder UV-Strahlen bei Temperaturen zwischen 0 und 35o C, mittels hoher Temperaturen von 33-50o C, mittels niedriger Temperaturen von 0-5o C, mittels der Dekapitierungs-Kallus-Methode oder durch Antherenkultur erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Tetraploidisierung
a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirkstoffgehalt, nämlich mit mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% übrige Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz, gleichzeitigem Blühtermin, gleichmässiger grundständiger Verzweigung sowie einer Blütenköpfchengrösse von 25-35 mm erfolgt, die so herausselektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird,
b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, anschliessend eine Selektion gemäss a) erfolgt und aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut gewonnen wird,
c) die Massnahmen gemäss b) 2-4 mal wiederholt werden,
d) aus dem gemäss c) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen werden, diese gemäss a) selektiert werden, die so selektierten Pflanzen verklont werden und aus den durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird.
4. Kamille oder Kamillenvermehrungsgut, erhalten nach einem der Ansprüche 1-3.
5. Verfahren zur Herstellung einer Kamillendroge aus Blüten der Kamille nach Anspruch 4, die mindestens 150 mg% Chamazulen, mindesten 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Blüten in dem Vegetationsstadium geerntet werden, wo erst 30-70% der Röhrenblüten eines Blütenköpfchens geöffnet sind, und die Blüten bei einer Lufttemperatur von nicht höher als 50o C getrocknet werden.
6. Kamillendroge, die mindesten 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-a-Bisabolol und weniger als 50 mg% an übrigen Bisaboloiden enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie Blüten der Kamille nach Anspruch 4 enthält."
Am 22. Februar 1991 reichten Peter Lendi, der hauptberuflich als Kräuterzüchter tätig ist, und die Vereinigung für biologischen Kräuteranbau im Schweizer Berggebiet (VBKB) gegen die ASTA Medica Aktiengesellschaft Klage ein mit den Anträgen, die Nichtigkeit des Patents der Beklagten gerichtlich festzustellen, dieses im Patentregister zu löschen und sie zu
BGE 121 III 125 S. 128
ermächtigen, das Urteilsdispositiv in der Schweizer Tagespresse zu veröffentlichen.
Mit Urteil vom 16. Dezember 1993 stellte das Handelsgericht des Kantons Bern die Nichtigkeit des Streitpatents fest und ordnete dessen Löschung im Patentregister an. Das Begehren um Urteilsveröffentlichung wies es dagegen ab. Seine Auffassung, wonach das Patent nichtig sei, begründete es zur Hauptsache damit, die Pflanzenzüchtung "Manzana" falle unter die Schutzvoraussetzungen des Sortenschutzgesetzes und sei deshalb gemäss Art. 1a des Patentgesetzes (PatG; SR 232.14) nicht patentfähig. In einer Eventualbegründung verneinte es eine für den Patentschutz hinreichende erfinderische Tätigkeit.
Die Beklagte hat das Urteil des Handelsgerichts mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Erwägungen
Erwägungen:
1.
a) Das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen vom 2. Dezember 1961, das für die Schweiz am 10. Juli 1977 in Kraft getreten ist (UPOV Übereinkommen; SR 0.232.161), verpflichtet die Vertragsstaaten, in die nationalen Gesetzgebungen einen bestimmten Mindestschutz von Pflanzenzüchterrechten aufzunehmen (Art. 5), sei es durch Gewährung eines besonderen Schutzrechts oder eines Patents (Art. 2 Abs. 1). Indessen darf - nach der ursprünglichen Fassung des Übereinkommens - ein Verbandsstaat, dessen innerstaatliches Recht den Schutz in diesen beiden Formen zulässt, nur eine von ihnen für die gleiche botanische Gattung oder Art vorsehen (Doppelschutzverbot; Art. 2 Abs. 1). Seit der Revision des Übereinkommens im Jahre 1978 (SR 0.232.162) ist diese Bestimmung allerdings insoweit nicht mehr zwingend, als Art. 37 des Übereinkommens neu hinzukommenden Mitgliedstaaten ermöglicht, eine in ihren nationalen Rechten bestehende Doppelschutzmöglichkeit trotz Beitritts zum Übereinkommen beizubehalten. Mit einer weiteren, von der Schweiz unterzeichneten, aber noch nicht in Kraft getretenen Änderung des Übereinkommens vom 19. März 1991 wird den Vertragsstaaten allgemein die Möglichkeit gegeben, das Doppelschutzverbot aufzuheben (vgl. Biotechnologie und Patentrecht, Bericht des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements, August 1993, S. 20).
b) Im internationalen Patentrecht befasste sich erstmals das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der
BGE 121 III 125 S. 129
Erfindungspatente (vom 27. November 1963; SR 0.232.142.1) mit der Biotechnologie, indem es in Art. 2 lit. b den Vertragsstaaten freistellte, für Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren die Erteilung von Patenten vorzusehen, mit Ausnahme der mikrobiologischen Verfahren und der mit deren Hilfe gewonnen Erzeugnisse, die dem Patentschutz zugänglich zu machen waren. Das Europäische Patentübereinkommen aus dem Jahre 1973 (EPÜ; SR 0.232.142.2) sodann schliesst in Art. 53 lit. b Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit aus. Damit stimmt
Art. 1a PatG
, der am 1. Januar 1978 in Kraft getreten ist, inhaltlich überein.
c) Für die Beurteilung des vorliegenden Falls - insbesondere die Auslegung von
Art. 1a PatG
- ist das im folgenden zu erörternde Verhältnis zwischen Sortenschutz und Patentrechtsschutz von entscheidender Bedeutung.
aa) Das Rechtsinstitut des Sortenschutzes ist historisch aus dem technischen Verständnis des Patentrechts zu begreifen. In der im 19. Jahrhundert breit einsetzenden Entwicklung der europäischen Patentrechtssetzung stand der Gedanke der Förderung der industriell und gewerblich anwendbaren Technik im Vordergrund. Zu diesem Zweck ermöglichte das Patentrecht die zeitlich beschränkte Monopolisierung gewerblich anwendbarer Lehren zum technischen Handeln mit "toter Materie". Verfahren zur Behandlung von Lebewesen wurden nicht als zum Gebiet der Technik gehörend betrachtet, da deren Erfolg nach damaliger Auffassung wesentlich von der selbständigen, das heisst technisch nicht beherrschbaren Funktion der lebenden Natur abhing und damit dem patentgemässen Erfordernis der Wiederholbarkeit, der überschaubaren Kausalkette vom technischen Einsatz zum angestrebten Erfolg, angesichts des mitwirkenden Zufalls der naturgegebenen Aleatorik nicht genügte. Zum gleichen Ergebnis führte die Entwicklung des Patentrechts in den Vereinigten Staaten von Amerika, das nach der "Product-of-Nature-Doctrine" Naturerzeugnisse grundsätzlich nicht als patentfähige Leistungen anerkannte. Zwar wurden in Europa wie in Amerika in Durchbrechung dieser Grundsätze bereits im letzten Jahrhundert Patente für die Züchtung von Hefen, später auch für Bakterien zur Herstellung von Buthylalkohol und Aceton sowie für biologische Antibiotika (Penicillin) erteilt, doch setzte die Diskussion über die Patentfähigkeit von Pflanzenzüchtungen erst in den dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts
BGE 121 III 125 S. 130
ein. Diese mündete, im Bestreben, den technischen Erfindungsbegriff nicht übermässig aufzuweichen, in einen eigenständigen Schutz von Züchterrechten (vgl. zum Ganzen: BENKARD/BRUCHHAUSEN, Patentgesetz, 9. Aufl., N. 8 zu § 2 DPatG; STRAUS, Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, S. 56 ff.; MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 81 ff.; STAMM, Biotechnologische Erfindungen, in Kernprobleme des Patentrechts, S. 159 ff.). Folge dieser Gabelung des Rechtsschutzes ist das Doppelschutzverbot, wie es in Art. 2 des UPOV Übereinkommens und in
Art. 1a PatG
seinen Niederschlag gefunden hat.
bb) Das Aufkommen der Gentechnologie hat die Beschäftigung mit Organismen in den Bereich der Technik gerückt und dazu geführt, dass der Grundsatz des Patentierungsausschlusses dogmatisch relativiert wurde. Folge davon war eine weltweite Zunahme von Patenterteilungen für biotechnologische Erfindungen und eine neu entfachte Diskussion über die Rechtfertigung von Patentierungsausschlüssen im Sinne von
Art. 1a PatG
und des Doppelschutzverbots (vgl. dazu VON PECHMANN, Zum Problem des Schutzes gentechnologischer Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente, GRUR 1985, S. 717 ff.; STRAUS, Pflanzenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794 ff.; DI CERBO, Die Patentierbarkeit von Tieren, GRUR Int. 1993, S. 399 ff.). Diese Entwicklung hat denn auch das Bundesamt für geistiges Eigentum dazu veranlasst, im Jahre 1986 seine Prüfungsrichtlinien zu
Art. 1a PatG
zu ändern (vgl. PMMBl 1986 I S. 36 ff.). In den geänderten Richtlinien wird namentlich darauf hingewiesen,
Art. 1a PatG
sei als Ausnahmebestimmung zur allgemeinen Regel von
Art. 1 Abs. 1 PatG
formuliert und dementsprechend eng auszulegen. Sodann wird angekündigt, das Amt werde zukünftig Erzeugnisansprüche zum Patent zulassen, die ganze Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial beträfen, in denen aber keine Pflanzensorte spezifiziert sei, das heisst die nur solche Merkmale enthielten, welche für mehrere Sorten (z.B. für eine ganze Gattung) gälten. Zu diesen Richtlinien ist hier festzuhalten, dass sie weder Gesetzeskraft haben noch für rechtsanwendende Behörden verbindlich sind (vgl.
BGE 120 II 137
E. 2b S. 139 mit Hinweisen). Davon abgesehen kommt ihnen im vorliegenden Fall ohnehin keine Bedeutung zu, wie sich im folgenden zeigen wird.
Der weitgehende Wegfall der technischen Hindernisse für die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen hat indessen zu einer
BGE 121 III 125 S. 131
grundsätzlichen Diskussion auf neuer Grundlage geführt, indem der Bio- und Gentechnologie zunehmend Einwände aus religiösen, ethischen oder ökologischen Überlegungen entgegengesetzt werden (vgl. zit. Bericht des EJPD, S. 7 und S. 27 ff.; GRÜTTER/PADRUTT, Patentierung von Lebewesen: Kamille als Versuchsballon, Plädoyer 1994, S. 27 ff., insbes. S. 35). Zur Zeit sind in der Schweiz verschiedene parlamentarische Vorstösse sowie Gesetzesprojekte oder Anträge zum Beitritt zu internationalen Abkommen hängig, welche diese Fragen betreffen (vgl. BBl 1994 IV 1 und 777 ff.: Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Art. 27 Ziff. 3; BBl 1993 III 706 ff. und 1989 III 232 ff.). Unter diesen Umständen hat es die Vorinstanz zu Recht abgelehnt, bei ihrer Entscheidfindung die divergierenden Meinungen in der einen oder andern Richtung mitzuberücksichtigen. Sie ist vielmehr zutreffend davon ausgegangen, die Gesetzesauslegung sei im vorliegenden Fall nach der üblichen, auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers abstellenden Methode vorzunehmen, da nicht eindeutig feststellbar ist, dass sich die Realien seit dem Erlass der massgebenden Artikel des Patentgesetzes geändert haben (vgl. dazu
BGE 116 II 525
E. 2b S. 527 f.).
d) Für den vorliegenden Fall von Bedeutung ist schliesslich
Art. 8 Abs. 3 PatG
, wonach sich das Recht aus einem Verfahrenspatent auch auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt. Die Vorinstanz verneint für das hier streitige Patent die Möglichkeit eines solchen derivierten Stoffschutzes mit der Hauptbegründung, der Patentierungsausschluss für Pflanzensorten nach
Art. 1a PatG
gehe
Art. 8 Abs. 3 PatG
vor. Diese Auffassung steht indessen im Widerspruch zu jener, welche der Bundesrat in der Botschaft vom 16. August 1989 zur Änderung des Patentgesetzes vertreten hat (BBl 1989 III 232 ff.). Dort (S. 252) wurde darauf hingewiesen, der derivierte Stoffschutz komme auch dann in Frage, wenn das Erzeugnis selbst nicht gültig patentiert werden könne, weil es zum Beispiel aufgrund einer Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Meinung des Bundesrats stützt sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu
Art. 8 Abs. 3 PatG
(Urteile vom 22. September 1970 und 24. Februar 1966, abgedruckt in SMI 1971 S. 29 ff. und 1966 S. 133 f.).
An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Nicht zu überzeugen vermag der Einwand der Vorinstanz, die konsequente Anwendung der Praxis führe zum Schutz von Erzeugnissen, die gemäss
Art. 2 lit. a PatG
wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung
BGE 121 III 125 S. 132
ausgeschlossen seien. Damit wird verkannt, dass
Art. 2 lit. a PatG
nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von der Patentierung ausschliesst, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Verfahrenspatente beziehen sich ihrem Wesen nach auf die Herstellung von Erzeugnissen, auf bestimmte Arbeitsvorgänge oder die Verwendung eines Stoffs. Geht es um ein Herstellungsverfahren, führt dieses notwendigerweise zu einem näher zu bezeichnenden Endprodukt. Widerspricht aber dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so versteht sich von selbst, dass auch das Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist.
Für den hier interessierenden Bereich stellt sich indessen die zusätzliche Frage, ob dem derivierten Stoffschutz für eine sortenspezifische Pflanze nicht das Doppelschutzverbot entgegenstehe. In der Tat wird in der Literatur zum Teil die Auffassung vertreten, eine Pflanzensorte könne als unmittelbares Erzeugnis eines patentierten Züchtungsverfahrens nur geschützt werden, wenn sie auch selbständigen Patentschutzes fähig wäre (vgl. MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 380 f.). Andere Autoren sind indessen, im wesentlichen mit der gleichen Begründung, wie sie in der Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 angeführt wird, gegenteiliger Meinung (vgl. VON PECHMANN, a.a.O., S. 723). Diese zweite Meinung ist durchaus vereinbar mit dem Doppelschutzverbot, so wie es im geltenden schweizerischen Recht durch die Abgrenzung zwischen Sorten- und Patentschutz Ausdruck gefunden hat. Danach bildet Gegenstand des Sortenschutzes dessen Wesen nach das Züchterrecht, das begrifflich an biologische Verfahren anknüpft. Dem trägt das Recht der Verfahrenspatente insoweit Rechnung, als mit dem Ausschluss der im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzensorten vom Patentschutz (
Art. 1a PatG
) verhindert werden soll, dass über
Art. 8 Abs. 3 PatG
ein Patentschutz der Sorte selbst erreicht werden kann. Das schliesst indessen nicht aus, einem patentfähigen biotechnologischen Verfahren den derivierten Stoffschutz beizugeben. Dafür spricht denn auch, dass es kaum einen Sinn hätte, dem Verfahren Patentschutz zu gewähren, dem damit gewonnenen Erzeugnis dagegen patentrechtlichen Stoffschutz zu versagen. Wirtschaftliches Ziel des Verfahrenspatents ist regelmässig das Verwertungsrecht über das verfahrensgemässe Endprodukt. Zudem darf nicht übersehen werden, dass sich der Sortenschutz auf alle Individuen einer konkreten und homogenen
BGE 121 III 125 S. 133
Pflanzenmehrheit erstreckt (vgl. Art. 12 Sortenschutzgesetz), der derivierte Stoffschutz aus einem Pflanzenzüchtungsverfahren dagegen solche Benutzungshandlungen Dritter nicht berührt, die sich auf unabhängig vom geschützten Verfahren erzeugte und vermehrte Individuen derselben Pflanzenmehrheit beziehen. In diesem Sinne gewährt der derivierte Stoffschutz nur einen eingeschränkten Patentschutz des Erzeugnisses. Damit besteht keine Veranlassung, Pflanzenzüchtungen von der Rechtsprechung zum derivierten Stoffschutz nicht selbständig patentierbarer Erzeugnisse auszunehmen.
2.
a) Aus den dargelegten Gründen schliesst das schweizerische Recht die Erteilung eines Erzeugnispatents für eine Pflanzensorte aus. Und zwar gilt das entgegen der Meinung der Beklagten unabhängig davon, ob sie im Artenverzeichnis (Art. 4 Abs. 1 Sortenschutzverordnung; SR 232.161) aufgeführt ist oder nicht. Der Umstand, dass die Familie der Korbblütler (Asteraceae) im Zeitpunkt der Patentanmeldung noch nicht in das Artenverzeichnis aufgenommen worden war, sondern dies erst mit der Änderung der Sortenschutzverordnung vom 11. Juni 1990 geschah (vgl. AS 1990 1030), ändert nichts an der Anwendbarkeit von
Art. 1a PatG
. Nach schweizerischem Recht beschränkt sich der Patentierungsausschluss nicht auf Sorten, die im Artenverzeichnis aufgezählt sind.
Da sich die Rechtslage insoweit von jener in Deutschland unterscheidet, kann nicht - im Sinne einer harmonisierten Auslegung staatsvertraglich bestimmter nationaler Regelungen - auf die deutsche Rechtsprechung zur Frage des Patentschutzes für die Kamillensorte "Manzana" abgestellt werden (vgl. insbes. den Entscheid des BGH vom 30. März 1993, abgedruckt in GRUR 1993, S. 651 ff.). Das deutsche Recht sah bis zum Jahre 1992 nur einen beschränkten Patentierungsausschluss von Pflanzensorten vor (BENKARD/BRUCHHAUSEN, a.a.O., N. 8 zu § 2 DPatG). Der umfassende Schutz, den das - im übrigen noch nicht endgültig bestätigte - deutsche Patent der Kamillensorte "Manzana" für sich selbst und das Vermehrungsgut, für das Herstellungsverfahren und die Verarbeitung sowie Verwendung als Droge gewährt, erklärt sich denn auch im wesentlichen daraus, dass die Kamille im deutschen Artenverzeichnis zum Sortenschutz nicht enthalten war (vgl. VON PECHMANN, Ausschöpfung des bestehenden Patentrechts für Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen- und Tierzüchtungen unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs-Tollwutvirus GRUR 1987, S. 476). Dass der BGH sodann trotz des Doppelschutzverbots und des Umstands, dass für die
BGE 121 III 125 S. 134
Kamillensorte "Manzana" in der früheren DDR bereits Sortenschutz gewährt worden war, den Patentschutz nicht ausschloss, liegt in den Besonderheiten der Rechtslage nach der deutschen Wiedervereinigung begründet (vgl. dazu STRAUS, Pflanzenpatente und Sortenschutz - Friedliche Koexistenz -, GRUR 1993, S. 794) und vermag das schweizerische Recht nicht zu beeinflussen.
b) Die Patentschrift der Beklagten nennt als Endprodukt der zum Schutz beanspruchten Lehre zum technischen Handeln die "neue Kamillensorte Manzana". Dazu wird im angefochtenen Urteil festgehalten, dieses Erzeugnis erfülle die Kriterien an eine Pflanzensorte im Sinne des Sortenschutzgesetzes und sei daher nach
Art. 1a PatG
nicht patentierbar. Mit der Berufung werden - abgesehen vom soeben (E. 2a) verworfenen Einwand - keine den Begründungsanforderungen von
Art. 55 Abs. 1 lit. c OG
gerecht werdenden Einwände gegen die Erwägungen der Vorinstanz zur Frage der Sortenschutzfähigkeit vorgebracht. Eine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz ist denn auch insoweit nicht ersichtlich, weshalb auch im bundesgerichtlichen Verfahren davon auszugehen ist, die Kamillensorte "Manzana" sei als solche im Sinne von
Art. 1a PatG
vom Patentschutz ausgeschlossen.
3.
Die Vorinstanz ist aufgrund einer Auslegung der Patentansprüche zum Ergebnis gekommen, die Beklagte beanspruche in erster Linie Patentschutz für das Erzeugnis, das heisst die Kamillensorte "Manzana". Es handle sich deshalb nicht um ein Verfahrens- sondern um ein Erzeugnispatent. Daraus schliesst die Vorinstanz, dass Patentanspruch 4 als einziger selbständiger Anspruch zu betrachten sei, von welchem die übrigen Ansprüche abhingen; da Patentanspruch 4 aber wegen Verstosses gegen
Art. 1a PatG
nichtig sei, gelte dies auch für die übrigen Ansprüche. Mit der Berufung wird demgegenüber eingewendet, sowohl die Qualifikation als Erzeugnispatent wie auch die Beurteilung des Verhältnisses zwischen den einzelnen Patentansprüchen sei falsch und verletze Bundesrecht.
Wie es sich damit verhält, kann letztlich offenbleiben, da sich im folgenden zeigen wird, dass das Streitpatent aus anderen Gründen nichtig ist. Immerhin ist anzumerken, dass die Auslegung der Vorinstanz eher unzutreffend erscheint. Aus dem insoweit klaren Wortlaut ergibt sich nämlich, dass das Patent einen unabhängigen und zwei davon abhängige Verfahrensansprüche (Ansprüche 1-3), einen Erzeugnisanspruch (Anspruch 4) und zwei darauf bezügliche Verwendungsansprüche (Ansprüche 5 und 6)
BGE 121 III 125 S. 135
umfasst. Die erstgenannten Ansprüche halten Verfahren und Erzeugnis in eindeutiger Weise auseinander, betreffen allein den patentrechtlichen Verfahrensschutz und definieren damit nicht bloss ein Erzeugnis mittels des Herstellungsverfahrens. Es liegt deshalb kein sogenannter "product-by-process claim" vor, der nach den Prüfungsrichtlinien des Bundesamtes für geistiges Eigentum nicht zugelassen wird (vgl. dazu COMTE, Die Schweiz und die internationale Harmonisierung des Patentrechts, in: Kernprobleme des Patentrechts, S. 461 ff., S. 472 f.). Mit dem Patentanspruch 4 wird sodann nicht Schutz für die Kamillensorte "Manzana" schlechthin verlangt, sondern für Pflanzen oder Vermehrungsgut, das aus einem Verfahren nach den Patentansprüchen 1-3 hergestellt wird. Der Anspruch ist gemäss seiner Formulierung bloss im Lichte des derivierten Stoffschutzes nach
Art. 8 Abs. 3 PatG
zu verstehen, hat mithin keine selbständige, sondern lediglich deklaratorische Bedeutung (vgl. SMI 1971, S. 29 ff.).
4.
Vom Patentschutz ausgeschlossen sind gemäss
Art. 1a PatG
, der wörtlich mit
Art. 53 lit. b EPÜ
übereinstimmt, im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen. Nach früherer Auffassung war der Begriff des "Biologischen" als Gegensatz zu jenem des "Technischen" zu verstehen. Die Abgrenzung zwischen patentfähigen und nicht patentfähigen Verfahren hing deshalb davon ab, in welchem Umfang von menschlicher Seite technisch eingewirkt wurde (MOUFANG, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, N. 110 zu Art. 53; STRAUS, Gewerblicher Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen, S. 74 ff.). Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft ist dagegen die Annahme überholt, dass Technik und Biologie in grundsätzlichem Gegensatz zueinander stehen. Als Abgrenzungskriterium wird jetzt vielmehr der Wissenschaftsbereich betrachtet und deshalb auf die naturwissenschaftliche Grenzziehung zwischen Biologie und Chemie oder Physik abgestellt (MOUFANG, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, N. 112 zu Art. 53). Diese Frage braucht indessen im vorliegenden Fall nicht weiter untersucht zu werden, da sie den Entscheid über die Anwendbarkeit von
Art. 1a PatG
nicht zu beeinflussen vermag.
Die Vorinstanz ist zum Ergebnis gekommen, die in den Patentansprüchen 2 und 3 beschriebenen erfindungswesentlichen Verfahrensschritte seien ihrem Wesen nach nicht der Biologie zuzuordnen; insoweit liege kein Anwendungsfall der Ausnahmebestimmung von
Art. 1a PatG
vor. Dem kann insoweit ohne Bedenken zugestimmt werden, als die im Patentanspruch 2 beschriebene Tetraploidisierung der Kamillensorte "DEGUMILL" mittels Chemikalien,
BGE 121 III 125 S. 136
Bestrahlung, Temperaturschocks, Dekapitierungs-Kallus-Methode oder Antherenkultur technische und nicht "im wesentlichen biologische" Verfahren darstellen. Ob das auch für die in Patentanspruch 3 beschriebenen selektiven Verfahrensschritte gilt, ist dagegen fraglich. Zwar hat der deutsche Bundesgerichtshof in einem Entscheid vom 27. März 1969 (BGHZ 52, S. 74, 84, "Rote Taube") Selektionen ausdrücklich als nicht biologische Verfahrensschritte bezeichnet, doch gilt anderseits die Selektion im Bereich der Pflanzenzüchtungen allgemein als nicht patentfähiges Verfahren (MOUFANG, Münchner Gemeinschaftskommentar zum EPÜ, N. 107 zu Art. 53; MOUFANG, Genetische Erfindungen im gewerblichen Rechtsschutz, S. 195). Im vorliegenden Fall ist jedoch ausschlaggebend, dass bei Patentanspruch 3 in seiner von Patentanspruch 2 abhängigen Form die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen. Das genügt für die Annahme, es handle sich nicht um ein im wesentlichen biologisches Verfahren im Sinne von
Art. 1a PatG
.
5.
Zu prüfen bleibt, ob die in den Patentansprüchen 1-3 sowie 5 und 6 beschriebenen Verfahren die übrigen Voraussetzungen des Patentschutzes, insbesondere jene nach
Art. 1 PatG
, erfüllen. Nach Auffassung der Vorinstanz ist das nicht der Fall. Im angefochtenen Urteil wird dazu festgehalten, das zur Patentierung beanspruchte Verfahren sei nicht erfinderisch, da es sich im massgebenden Zeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben habe. Sowohl die beschriebene Tetraploidisierung wie die ihr nachfolgenden Selektionen seien für Kamillenpflanzen bekannt gewesen, und die gefundene Lösung einer bestimmten Dosierung der Wirkstoffe habe dem Fachmann aus dem massgebenden Wissensstand nahegelegen. Die beanspruchten positiven Eigenschaften des verfahrensgemässen Erzeugnisses sodann seien bloss in der Beschreibung genannt worden und daher für die Beurteilung der Erfindung untauglich; überdies reichten sie auch für die Annahme einer Kombinationserfindung nicht aus.
Mit der Berufung wird auch insoweit an der Schutzfähigkeit des Patents festgehalten. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es habe verkannt, dass das Streitpatent ein Analogieverfahren bzw. eine Kombinationserfindung betreffe; zudem habe es bundesrechtswidrig bestimmte Eigenschaften des Erzeugnisses unbeachtet gelassen und dadurch
Art. 1 Abs. 2 PatG
verletzt.
a) Die Beklagte macht darüber hinaus geltend, die Ablehnung der von beiden Parteiseiten beantragten Expertise durch die Vorinstanz habe es
BGE 121 III 125 S. 137
verunmöglicht, den patenttechnisch relevanten Sachverhalt in jeder Beziehung vollständig, richtig und widerspruchslos zu erfassen. Diese Unterlassung könne, was sie anrege, gemäss
Art. 67 OG
vom Bundesgericht von Amtes wegen nachgeholt werden.
Art. 67 Ziff. 1 OG
ermöglicht es dem Bundesgericht, unter bestimmten Umständen (vgl. dazu
BGE 120 II 312
E. 3b S. 315) die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse von Amtes wegen zu überprüfen und zu diesem Zweck Beweismassnahmen zu ergreifen, insbesondere einen Sachverständigen zu bestellen. Im vorliegenden Fall besteht indessen keine Veranlassung, von Amtes wegen zusätzliche Beweismassnahmen durchzuführen, da die technischen Einwände der Beklagten richtig besehen nicht den Sachverhalt, sondern dessen Subsumtion unter den Begriff des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens betreffen. Dabei handelt es sich aber um eine Rechtsfrage, die nicht von einem technischen Sachverständigen, sondern vom Bundesgericht zu beantworten ist.
b) Der Bereich des Erfinderischen beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlägigen Gebiets gestützt darauf mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Entscheidend ist daher, ob ein solcher Fachmann nach all dem, was an Teillösungen und Einzelbeiträgen den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwandes bedarf. Diese Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit, welche das Patentgesetz mit dem Begriff des Nichtnaheliegens umschreibt (
Art. 1 Abs. 2 PatG
), galten im wesentlichen - damals unter dem Begriff der Erfindungshöhe - schon vor der Revision des Patentgesetzes von 1978, mit der dieses harmonisiert, das heisst an bestimmte internationale Übereinkommen, darunter das EPÜ, angeglichen worden ist. Festzuhalten ist im übrigen, dass der deutsche Ausdruck "naheliegend" diesen Sachverhalt sinnbildlicher umschreibt als das in der französischen und italienischen Fassung von
Art. 1 Abs. 2 PatG
verwendete "évident" bzw. "evidente" oder das englische "obvious" in
Art. 56 EPÜ
. Daher ist eine Lösung nicht bereits dann patentfähig, wenn sie für einen Fachmann "nicht offensichtlich ist" oder "nicht klar auf der Hand" liegt, sondern erst dann, wenn er sie auch aufgrund einfacher Experimente
BGE 121 III 125 S. 138
im entsprechenden Forschungsbereich nicht zu finden vermag (
BGE 120 II 312
E. 4b S. 317, 71 E. 2 S. 72 f. je mit Hinweisen).
c) Analogieverfahren, die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen als solche dem Fachmann in der Regel nahe. Eine erfinderische Tätigkeit kann sich aber daraus ergeben, dass das bis anhin unbekannte Erzeugnis des Verfahrens Eigenschaften oder Wirkungen aufweist, die in Anbetracht der zu bekannten Erzeugnissen analogen Konstitution nach dem Stand der Wissenschaft zur Zeit der Anmeldung ihrer Art oder ihrem Ausmass nach nicht oder nicht in gleichem Masse erwartet werden konnten, sondern überraschend waren. Die Patentfähigkeit des Verfahrens wird von den Eigenschaften des Endprodukts getragen (Urteil vom 10. November 1976, in SMI 1976, S. 171 ff. E. 3b; TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., S. 179 ff.). Allerdings ist zu beachten, dass diese unerwartet vorteilhaften Eigenschaften des Erzeugnisses zwar bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit mitzuberücksichtigen sind, aber bei Herstellungsverfahren nicht einfach an deren Stelle treten, das heisst bei dieser Art von Erfindungen nicht ohne weiteres der erfinderischen Tätigkeit gleichzusetzen sind. Vorhersehbare Ergebnisse, die bei der Anwendung neuer Ausgangsstoffe oder erwartungsgemäss neuer Endprodukte des Verfahrens erzielt werden, weisen daher auch ein neues Analogieverfahren als naheliegend aus (BENKARD/BRUCHHAUSEN, a.a.O., N. 94a zu § 1 DPatG).
Der Begriff der Kombinationserfindung kennzeichnet eine besondere Grundlage für die Beurteilung des Nichtnaheliegens, indem die erfinderische Tätigkeit das Zusammenwirken mehrerer Merkmale betrifft, die für sich allein keine Erfindungen darzustellen brauchen. Geschützt ist die erfinderische Verknüpfung verschiedener Merkmale, die technisch-betriebliche, funktionelle Bestimmung der Elemente in der Gesamtkombination und ihre Eignung gerade für diese. Die erfinderische Tätigkeit muss bei vorbekannten Merkmalen folgerichtig in deren Verbindung liegen, ihre Zusammenfassung muss eine neue Anweisung geben. Das ist - wie bei allen Erfindungen - zu verneinen, falls bereits der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der beschriebenen Kombination vereinigen kann. Trifft dies zu, so liegt die Kombination nahe. Sie gehört damit zum freien Stand der Technik und ist deshalb dem Patentschutz entzogen. Mithin bestimmt auch im Kombinationsbereich das Kriterium des Naheliegens bzw. Nichtnaheliegens die erfinderische Tätigkeit, ohne dass allerdings darüber hinaus ein von den kompilierten
BGE 121 III 125 S. 139
Merkmalen qualitativ verschiedenes Ergebnis oder ein die Summe der Einzelwirkungen übersteigender Synergieeffekt erforderlich ist (
BGE 120 II 312
E. 4a S. 316 f. mit Hinweisen).
d) Gemäss Patentschrift liegt der beanspruchten Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine neue Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere einem erhöhten Gehalt an (-)-a-Bisabolol und einer besonderen Widerstandskraft der Pflanzen gegen Fremdbestäubung durch die natürlich vorkommenden Kamillenpopulationen (Wildkamille) herzustellen. Die in den Patentansprüchen beschriebene Lösung der Aufgabe liegt in der Kombination einer Tetraploidisierung der diploiden Kamillensorte "DEGUMILL" mit nachfolgenden Selektions- und Vermehrungsschritten.
aa) Nach den Feststellungen der Vorinstanz war das Polyploidisieren (Vervielfachen des Chromosomensatzes) von Pflanzen, insbesondere auch das Tetraploidisieren (Verdoppeln eines bereits diploiden, zweifach vorhandenen Chromosomensatzes) im Prioritätszeitpunkt vorbekannt. In diesem Verfahren liegt deshalb nichts Erfinderisches, was die Beklagte im übrigen selbst anerkennt. Gleiches gilt für die in Patentanspruch 3 beschriebene Selektion der tetraploidisierten Pflanzen nach Wirkstoffgehalt. Dass sodann eine Kombination der beiden Verfahrensschritte dem Fachmann grundsätzlich nahelag, bedarf keiner besonderen Erörterung. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit könnte demnach einzig in der Wahl des Ausgangsmaterials oder in überraschenden Eigenschaften des Endprodukts liegen.
Die Patentschrift selbst nennt eine Reihe vorbekannter tetraploider Kamillensorten, die allerdings einen geringeren (-)-a-Bisabolol-Gehalt aufweisen als jener, der mit dem patentgemässen Verfahren erreicht werden soll. Es lag denn auch durchaus nahe, eine Sorte mit höherem Wirkstoffgehalt dadurch zu züchten, dass eine diploide Kamillensorte mit grossem (-)-a-Bisabolol-Gehalt durch Tetraploidisierung weiterentwickelt wurde, zumal einer der beiden in der Patentschrift genannten Erfinder, Chlodwig Franz, ein solches Vorgehen bereits in seiner 1981 erschienen Habilitationsschrift angeregt hatte. Eine erfinderische Leistung kann demnach auch nicht in der Wahl des Ausgangsmaterials erblickt werden.
bb) Die Beklagte macht weiter geltend, die überraschenden Eigenschaften des Endproduktes wiesen das Verfahren als nicht naheliegend aus. Als vorteilhafte Eigenschaften der Kamillensorte "Manzana" nennt sie deren gleichmässigen Wuchs mit grundständiger Verzweigung und vielen Blüten, den
BGE 121 III 125 S. 140
einheitlichen Blühtermin, die grossen Blütenköpfchen in einer Ebene, die geringe Grusbildung sowie den hohen Gehalt an Chamazulen und Bisabolol bei unverändertem Oxidgehalt. Das Handelsgericht will diese Eigenschaften indessen nur insoweit berücksichtigen, als sie in den Patentansprüchen selbst und nicht lediglich in der Patentbeschreibung aufgeführt sind. Davon abgesehen fehlt nach seiner Meinung aber auch insoweit eine erfinderische Leistung.
Im Ergebnis kann der Vorinstanz zugestimmt werden. Die Begründung ist dagegen insoweit zu korrigieren, als damit prinzipiell verlangt wird, die erfinderische Tätigkeit müsse in den Patentansprüchen umschrieben sein. Zwar ist richtig, dass die Erfindung in den Patentansprüchen zu definieren ist und diese den sachlichen Geltungsbereich des Patents bestimmen (
Art. 51 Abs. 1 und 2 PatG
). Doch wird damit bloss das Fundament des Rechtsschutzes umschrieben. In den Schutz der Erfindung darf nichts hineininterpretiert werden, was nicht in den objektiv, das heisst mit Hilfe der Beschreibung und der Zeichnungen (
Art. 51 Abs. 3 PatG
), ausgelegten Ansprüchen enthalten ist. Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich sind auseinanderzuhalten. Jene begründen den Rechtsschutz, dieser begrenzt ihn sachlich. Die Patentansprüche aber stehen im Dienste des Schutzbereichs. Sie sollen das Schutzbegehren, und nur dieses umschreiben. Das Definitionsgebot nach
Art. 51 Abs. 1 PatG
erschöpft sich darin, die unter Schutz gestellte Erfindung klar zu umschreiben. Die Erfindung als solche zu offenbaren, ist demgegenüber Gegenstand der Patentanmeldung (
Art. 50 PatG
) und der daraus hervorgehenden Patentschrift als Ganzes. Im übrigen ist nicht erforderlich, dass daraus auch die gesamte Tragweite des Erfindungsgedankens erkennbar ist, muss sie doch selbst vom Erfinder nicht in vollem Umfang erfasst worden sein (
BGE 64 II 392
ff. E. 2c). Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit lässt sich somit nicht bereits mit der Begründung verneinen, sie sei in den Patentansprüchen nicht oder nicht hinreichend offenbart.
Die Erfindung ist schöpferische Tätigkeit auf technischem Gebiet. Patentwürdig wird sie erst dann, wenn sie den normalen Weg der ständigen Weiterentwicklung verlässt und neue Wege geht, die einer schöpferischen Leistung entspringen. Die handwerksmässige oder fachmännische Weiterentwicklung der Technik genügt hierzu nicht, ebensowenig, was mit den normalen Fähigkeiten eines Praktikers erreicht werden kann (BENKARD/BRUCHHAUSEN, a.a.O., N. 2 zu
§ 4 PatG
). Das gilt auch für den sogenannten Überraschungseffekt. Zwar ist dieser oft ein Indiz dafür, dass
BGE 121 III 125 S. 141
eine neue Lehre nicht nahelag, doch ist auch er am Massstab der Voraussehbarkeit zu messen. Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allgemeinen Wissensstandes nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch. Im Lichte dieser Kriterien aber kann dem Handelsgericht keine Bundesrechtsverletzung vorgeworfen werden, wenn es die beschriebenen Verfahrensschritte einerseits im einzelnen und anderseits in ihrer Kombination nicht als erfinderisch gewertet hat. Die Vorteile der Tetraploidisierung mit jenen einer Selektion nach Wirkstoffen zu kombinieren, lag dem fachmännischen Pflanzenzüchter nahe, da die beschriebene Lösung der gestellten Aufgabe im pragmatischen Versuch nach Massgabe der bekannten Vorgaben vorauszusehen war. Die Nichtigerklärung des Verfahrenspatents durch die Vorinstanz ist aus diesen Gründen bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
e) Die Beklagte macht mit der Berufung nicht geltend, die Verwendungsansprüche (Patentansprüche 5 und 6) seien selbständig patentierbar. Insoweit ist der angefochtene Entscheid nicht zu überprüfen (
Art. 55 Abs. 1 lit. c OG
; vgl. dazu
BGE 116 II 745
E. 3 S. 748 f.).