DECISÃO
06/04/2020 08:30 06/04/2020 08:30 03/04/2020 20:51
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A renúncia administrativa ao registro de marca não implica perda de objeto da ação judicial que pede a sua anulação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão da Justiça Federal que declarou a nulidade da marca de refrigerantes Joca-Cola, mesmo depois de a fabricante – uma indústria de Goiás – ter renunciado ao seu registro no INPI.
A fabricante renunciou à marca um mês depois que a Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company ajuizaram a ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização por danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, com a renúncia haveria a perda do objeto da ação.
O juiz, invocando a segurança jurídica, entendeu necessário prosseguir com a ação para salvaguardar os direitos das empresas da Coca-Cola em eventuais litígios futuros. A sentença afastou a indenização, mas a nulidade foi decretada. Na apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento de perda de objeto, porém o entendimento da sentença foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Em
recurso especial
, a empresa goiana sustentou que, antes mesmo de ser citada na ação ajuizada pela Coca-Cola, já havia renunciado administrativamente ao registro da Joca-Cola. Alegou ainda que o produto nunca chegou a ser comercializado, em decorrência de graves problemas financeiros, e que jamais causou prejuízos às autoras da ação.
Efeitos pretéritos
No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, negou
provimento
ao recurso. Ela lembrou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro (
ex nunc
), "como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo".
Por outro lado, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro tem efeitos que retroagem no tempo (
ex tunc
), segundo regra expressa do artigo 167 da Lei de Propriedade Industrial.
"Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência", observou.
Prova pericial
Em outro ponto questionado pela empresa goiana, a ministra concluiu que o fato de o juízo de primeiro grau não ter considerado necessário submeter a questão discutida à perícia judicial não representa ilegalidade, pois ao magistrado compete a direção da instrução probatória.
A relatora ainda negou o pedido para condenar o INPI a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da Súmula 7; manteve a imposição de multa por conta de três embargos considerados protelatórios pela Justiça Federal e aumentou os honorários de
sucumbência
devidos para 20%.
Leia o acórdão.