RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/C/W/66/Add.1
23demayo de1997
DEL COMERCIO(97-2165)
Original: inglés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAF ÍAS)DELOSCIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCI ÓNDELAINFORMACI ÓNNODIVULGADA Y
CONTROL DELASPRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
ENLASLICENCIAS CONTRACTUALES
Respuestas deAustralia alaspreguntas formuladas
porelJapón ylosEstados Unidos
Addendum
Sehanrecibido delaMisión Permanente deAustralia lassiguientes comunicaciones, defecha
15demayo de1997 y16demayo de1997.
_______________
I. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR ELJAPÓN
Patentes
1. Sírvanse indicar siensupaíssonmateria patentable: 1)lasplantas ylosanimales; y2)las
obtenciones vegetales ylasvariedades animales .
Sí,conlosmismos requisitos quecualquier otramateria.
2. Sírvanse indicar siensupaíselactodeoferta paralaventa estáincluido entre losderechos
exclusivos queconfieren laspatentes.
Elactodeoferta paralaventa esunderecho explícito otorgado porlapatente -establecido
enladefinición de"explotación" quefigura eneldiccionario delaLey.
3. Sírvanse indicar quétiposdeactos sereconocen ensupaíscomo excepciones alosderechos
exclusivos queconfiere lapatente.
EnAustralia, losderechos depatente sedefinen enunsentido inclusivo. Noexisten exclusiones
generales oespecíficas. Sinembargo, losderechos depatente pueden estarafectados porelotorgamiento
deunalicencia obligatoria sinoseusalainvención (artículo 133), ylaCorona tieneciertos derechos
ausardeunainvención sinlicencia -pero pagando unaindemnización adecuada (artículo 163).IP/C/W/66/Add.1
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4. Sírvanse indicar enquécasos estápermitido ensupaíselusodelapatente sinautorización
desutitular, incluido suusoporelGobierno oporterceros autorizados porelGobierno.
Véase larespuesta alapregunta 3.
5. Sírvanse indicar cómo seaplica ensupaíslaobligación establecida porlospárrafos 1y2
delartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC respecto delacarga delaprueba enlosprocedimientos
civiles porinfracción depatentes relativas aprocedimientos .
Elartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC seaplica envirtud delartículo 121A delaLey.
Información nodivulgada
1. Sírvanse explicar enquéforma seprotege ensupaíslainformación nodivulgada, como lo
requiere elpárrafo 2delartículo 39sobre losADPIC.
Laprotección delainformación nodivulgada deAustralia estáregida porlaleyrelativa al
abuso deconfianza yalossecretos comerciales. Estonoestáprevisto enlalegislación, aunque
algunas medidas legislativas serefieren apersonas quetienen relaciones deconfianza enciertas
condiciones, enlasquepueden surgir obligaciones denodivulgar información debido adicha relación
(porejemplo, administradores fiduciarios, abogados, contables, liquidadores deempresas, agentes de
bolsa, empleados).
Ladoctrina delabuso deconfianza ylossecretos comerciales haformado parte denuestro
derecho desde hacemuchos años. Sederiva primordialmente delderecho inglés elaborado enlos
tribunales deequidad. Todavía seconsidera enAustralia quelajurisprudencia inglesa ofrece una
orientación pertinente paraaplicar lasleyes enAustralia. También pueden tenerse presentes las
jurisprudencias deotras jurisdicciones decommon law.
EnInglaterra unodeloscasos másantiguos eseldeMorison vsMoat decidido en1851. Elcaso
serefería alsecreto delapreparación deuncompuesto medicinal inventado porJames Morison,
quien locomunicó asuasociado elSr.Moat. Lacomunicación sehizoconarreglo auncontrato en
elcualseprohibía aMoat divulgar elsecreto aotraspersonas. Después determinada laasociación,
elhijodeMoat presentó lafórmula como sifuera inventada porélylautilizó. Morison emprendió
unaacción judicial para solicitar unmandamiento queprohibiera elusodelainvención.
ElTribunal dictó elmandamiento ysepronunció contra elhijo,aduciendo elabuso deconfianza y
elincumplimiento delcontrato departe delpadre.
Alolargo delosaños ladoctrina delajurisprudencia nosiempre hasidoenteramente
consecuente, perodesde comienzos deldecenio de1960 laobligación debasarse enunarelación
contractual implícita paraprobar laexistencia deunaobligación denodivulgar lainformación hasido
reemplazada porunprincipio másamplio deequidad, envirtud delcualsetratadegarantizar quenadie
seperjudique como consecuencia deunactodemalaferealizado porotrapersona.
Lajurisprudencia haestablecido engranmedida unaseriedecriterios enfunción deloscuales
setomaunadecisión sobre laprotección delainformación confidencial. Estas disposiciones noestán
limitadas auncontexto comercial.
Para queunapersona tenga éxito enunaacción encaminada aproteger suinformación
confidencial, deberá demostrar anteeltribunal que:IP/C/W/66/Add.1
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i) lapropiainformaciónteníalacualidadnecesariadeconfianzaosecreto.(VéaseSaltman
Engineering andOthers vsCampbell Engineering CoLtd.[1948] 65RPC203y
Coco vsANClarke (Engineering) Ltd.[1969] RPC41,página 47;
ii) lainformación secomunicó encondiciones queentrañaban unaobligación deconfianza;
véase Coco vsANClarke (Engineering) ,página 47;(sehadiscutido lanecesidad del
tercer factor queseexpone acontinuación, peroengeneral seencuentra presente en
loscasos quesehanllevado antelostribunales); y
iii) quehaexistido como puede existir, unusonoautorizado deinformación endetrimento
operjuicio deltitular delosderechos.
Como eltribunal sepronuncia porrazones deequidad, prestará asistencia aldemandante si
seestablece quehasufrido opuede sufrir unperjuicio, undetrimento odañocomo resultado dela
divulgación odelusoporeldemandado.
Lamateria delaacción emprendida parareprimir unabuso deconfianza oladivulgación de
unsecreto comercial "puede ser,enpotencia, cualquier hecho, idea, invención, mecanismo,
procedimiento oartículo queposea unacualidad necesaria deconfianza osecreto" (McComas, Davison,
Gonski TheProtection ofTrade Secrets, Butterworths 1981, página 7).
Entre losejemplos deloquesehaconsiderado constituye lamateria deunaacción encaminada
aproteger unainformación confidencial ounsecreto comercial, figuran lossiguientes:
i) información obtenida porungeólogo consultor ysusasociados enunprograma de
perforación geológica;
ii) informaciónproporcionadaalaotraparteacercadeunsujetadorinvisibleparaalfombras
durante lasnegociaciones realizadas paraqueeldemandado comercializara dicho
artículo (Seager vsCopydex Ltd[1967] 1AllER);
iii) información relativa aldiseño, laconstrucción yelfuncionamiento demáquinas para
fabricar guantes degoma (Ansell Rubber CovsAllied Rubber Co[1967] VR37)(setrata
deuncasoaustraliano delEstado deVictoria);
iv) negativa odescubrimiento einterrogatorios anteriores aljuicio destinados aconocer
lossecretos ymétodos comerciales deldemandado enrelación conlafabricación de
"cierres" (American Flange andManufacturing Co.IncvsRheem (Australia)
PtyLtd(Nº2)[1965] NSWLR 193);
v) listadeclientes einformación relativa alcontenido propuesto deuncatálogo para
laventa porcorreo (Robb vsGreen [1995] 2QB1Little Woods Organisation Ltd
vsHarris [1977] 1WLR 1472); y
vi) información conalgún valoreconómico intrínseco talescomo manuscritos, argumentos
deobras teatrales, conferencias ycotizaciones debolsa (Duke ofQueensbury
vsShebbeare[1758]2Eden329;MacklinvsRichardson[1770]Amb694CairdvsSime
[1887] 12AppCass326,Exchange Telegraph CoLtdvsGregory [1896] 1QB147).IP/C/W/66/Add.1
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Paratener elelemento necesario desecreto noesnecesario quelainformación seainédita.
Porejemplo, lasdistintas características deunprocedimiento pueden haberse publicado, opueden ser
comprobadas enunainspección quelleve acabocualquier miembro delpúblico, perosinoseha
conseguido todoelresultado, ynopuede conseguirse amenos quealguien utilice elmismo tipode
procedimiento queeltitular delosderechos, lainformación estará protegida apesardehaberse publicado
porseparado lasdiversas características. Lainformación puede provenir deunfabricante deotropaís
sinperder sucarácter, sihasidoutilizada odebeserutilizada exclusivamente poreltitular delos
derechos enelpaísdonde ésteactúa. Noexiste ninguna indicación dequeseanecesaria lainvención.
(Gowans J.enAnsell Rubber CoPtyLtdvsAllied Rubber Industries CoPtyLtd[1967] VR37,
página 49).
ElcasoAnsell Rubber (supra )esunodemuchos enloscuales sehaaceptado enAustralia
ladefinición delsecreto comercial quefigura enelartículo 757delaLeysobre indemnización por
daños delosEstados Unidos. Enellaseestablece unaprueba deseispartes paraqueseproteja la
información confidencial. Setratadeinformación:
i) quepuede serutilizada enlaactividad comercial deunapersona;
ii) queofrece aunapersona laoportunidad deconseguir unaventaja sobre loscompetidores
quenolaconocen nilausan;
iii) queessecreta, esdecir noesdeconocimiento común enlaactividad comercial;
iv) quehasidomantenida ensecreto poreltitular delosderechos;
v) queesdevalor paraelcompetidor; y
vi) quehasidoadquirida acosta decierto gasto oesfuerzo poreltitular delosderechos.
(VéasetambiénReOrganon(Australia)PtyLtdvsDepartmentofCommunityServicesandHealth
[1987] 13ALD 558; Mense andAmpere Electrical Manufacturing CovsMilenkovic [1973]
VR784,peroobsérvese quelainformación notieneporquéserdecarácter técnico, Searle
Australia LtdvsPublic Interest Advocacy Centre andDepartment ofCommunity Services and
Health [1992] 108ALR 168.)
Puede reprimirse aterceras partes cuando lainformación hasidoobtenida indebidamente y
también sehandictado mandamientos paraprohibir quesehagan copias delainformación, ysiya
sehanhecho copias, paraimpedir quesehagan nuevas copias yreprimir alaspersonas encuyaposesión
seencuentra lainformación confidencial paraqueasuveznoladivulguen nipropaguen (véase
Swifden-Eady J.enAshburton vsPape [1913] 2CH469).
Elnivel desecreto, ylasmedidas necesarias paraqueelposeedor delainformación tenga
derecho alaprotección delsecreto, soncuestiones determinadas porloshechos. Sinembargo, en
loscasos decididos endiversas jurisdicciones decommon lawsedemuestra queelposeedor deunsecreto
comercial notieneporquéadoptar medidas extremas afindemantener sucarácter confidencial; basta
conqueadopte todas lasmedidas apropiadas yrazonables afindetener laposesión exclusiva
(USM Corp vsMarston Fasteners corps 204USPQ 233(Mass SupCrt,1979)).
Deloqueantecede sepuede apreciar quelaleyaustraliana protege lainformación nodivulgada
conforme serequiere enelpárrafo 2delartículo 39delAcuerdo sobre losADPIC.IP/C/W/66/Add.1
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II. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
Patentes
1. Sírvanse explicar sialguna delassiguientes invenciones, fuera delasespecificadas enel
párrafo 2)delartículo 18,seconsidera nopatentable conarreglo alalegislación deAustralia, apesar
decumplir losrequisitos desernueva yútilyentrañar unaactividad inventiva. Sírvanse explicar
alavezelsignificado delaexpresión "constituye unafabricación enelsentido delartículo 6dela
Leysobre losMonopolios", ysiconforme aesadefinición seconsidera quenoespatentable enAustralia
alguna delassiguientes invenciones :
a) lasinvencionesdeprocedimientoqueconsistan,totaloparcialmente,enactoscumplidos
porunordenador ydirigidos porunprograma deordenador;
b) lasinvenciones deproductos consistentes enelementos deunainvención deejecución
informatizada, incluyendo enparticular:
i) loscódigos deprogramas legibles pormáquina almacenados enunmedio
material como undisco flexible, undisco rígido deordenador ounamemoria
deordenador; y
ii) losordenadores deusogeneral cuyanovedad respecto alestado anterior de
latécnica resida fundamentalmente ensucombinación condeterminado
programa deordenador;
c) losmétodos detratamiento odiagnóstico deseres humanos oanimales; o
d) losmicroorganismos, plantas oanimales quenosemanifiestan naturalmente yhan
sidoproducidos mediante algún actodeintervención humana.
Laexpresión "constituye unafabricación enelsentido delartículo 6delaLeysobre los
Monopolios" esunadefinición noprescriptiva deloqueespatentable. Fundamentalmente, la
jurisprudencia establece queladistinción esladiferencia entre lasartesaplicadas ylasbellas artes.
Conreferencia específica aloscinco ejemplos presentados enlapregunta, lamateria dea),b)ii),c)
yd)sonclaramente patentables. Lamateria deb)i)esdiscutible, peroenlapráctica estácomprendida
ennuestras disposiciones relativas alainfracción.
2. Losartículos 133a140delaLeydePatentes deAustralia de1990, modificada porlaparte 4
delaLeydePatentes (modificaciones relativas alaOrganización Mundial delComercio) de1994,
permiten elotorgamiento delicencias obligatorias depatentes enAustralia enciertas condiciones,
enparticular enloscasos enqueunarama deproducción deAustralia estásiendo injustamente
perjudicada, onosesatisface lademanda australiana enlainvención patentada, oéstanoesobjeto
deexplotación comercial enAustralia. Lasdisposiciones noestablecen diferencias encuanto ala
aplicación según loscampos tecnológicos aquecorresponden lasinvenciones. Sírvanse explicar cómo
cumplenestasdisposicionesloestablecidoenelapartadoc)delartículo31delAcuerdosobrelosADPIC,
queespecificaquesólopuedenotorgarselicenciasobligatoriasdepatentescorrespondientesainvenciones
enelcampo delatecnología desemiconductores parahacer deellasunusopúblico nocomercial o
rectificar unapráctica declarada contraria alacompetencia trasunprocedimiento judicial o
administrativo.
Latecnología desemiconductores aquesehacereferencia enlasegunda partedelapartado c)
delartículo 31serefiere altrazado decircuitos. Entendemos quenoexiste ningún requisito dequeIP/C/W/66/Add.1
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lasdisposiciones delosartículos 133a140delaLeydePatentes de1990 establezcan diferencias en
cuanto asuaplicación según loscampos tecnológicos aquecorresponden lasinvenciones.
3. Elcapítulo 17delaLeydePatentes de1990, modificada porlaparte 4delaLeydePatentes
(modificaciones relativas alaOrganización Mundial delComercio) de1994, permite alGobierno de
Australia oaquienes hayan sidodesignados porélutilizar unainvención descrita enunapatente
solicitada uotorgada. Debe darse aviso encuanto resulte posible desde elpunto devistapráctico
después delcomienzo delautilización, ydebeotorgarse unaremuneración. Conrespecto alllamado
"usoporlaCorona", sírvanse explicar:
a) sialguna delascondiciones estipuladas enelartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC
estáincorporada oseaplica enelrégimen deautorización delusoporlaCorona de
invenciones patentadas;
b) enquéforma funcionan enlapráctica lasdisposiciones delartículo 167,queautoriza
laCorona oquienes hansidodesignados envirtud delafacultad deusoporlaCorona
nosóloutilizar lainvención, sinotambién avender alpúblico productos comprendidos
enlapatente, ydequémodo puede conciliarse esafacultad conlasdisposiciones del
artículo 31;y
c) conquéfrecuencia yenquécondiciones seautoriza elusoporlaCorona enAustralia.
a) Apartado a)delartículo 31:cadaautorización deusoporlaCorona esconsiderada
necesariamente según suscircunstancias propias, puesto queelpárrafo 3)delartículo 163estipula que
elusoporlaCorona sólopuede ocurrir siesnecesario paralaadecuada prestación deesosservicios
enAustralia.
Apartado b)delartículo 31:seentiende queelusoporlaCorona seráun"usopúblico, no
comercial"; enelartículo 164serequiere queseinforme sindemora altitular delosderechos.
Apartado c)delartículo 31:véase nuestra respuesta alapregunta 2supra .
Apartado d)delartículo 31:laexplotación porlaCorona conarreglo alartículo 163tiene
uncarácter noexclusivo entodas lasesferas.
Apartado e)delartículo 31:enelartículo 163seestipula queelusopuede sereldeunapersona
autorizada porescrito porelGobierno -peroelusodebetener siempre como finlosservicios del
Gobierno. LaLeynopermite queelderecho deexplotar lainvención seatribuya aunapersona en
supropio beneficio.
Apartado f)delartículo 31:enelpárrafo 3delartículo 163seimpone elrequisito deque
laexplotación seanecesaria parasuministro adecuado deservicios enAustralia.
Apartado g)delartículo 31:igual queparaelapartado f)supra .
Apartado h)delartículo 31:enelartículo 51(xxxi) delaConstitución australiana serequiere
quetodaadquisición depropiedad sehagaencondiciones justas.
Apartado i)delartículo 31:todas lasdecisiones administrativas conarreglo alcapítulo 17
delaLeypueden serobjeto derevisión judicial porelTribunal Federal deAustralia deconformidad
conlaLeydeDecisiones Administrativas (Revisión Judicial) .Sepueden apelar todas lasdecisiones
delostribunales deprimera instancia.IP/C/W/66/Add.1
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Apartado j)delartículo 31:previsto enelartículo 165.
Apartado k)delartículo 31:lasexclusiones delartículo 31previstas enestepárrafo noson
pertinentes conarreglo aladisposición australiana.
Apartado l)delartículo 31:silaexplotación deunainvención conarreglo alartículo 163
entraña necesariamente laexplotación deotrainvención, esevidente quelaexplotación deesaotra
invención estará comprendida asimismo enelartículo 163.
b) Comoseindicaenlarespuestadelapróximapregunta,lascondicionesylasdisposiciones
detalladas paraelusoporlaCorona sonresponsabilidad delosorganismos delaCorona ydeltitular
delapatente. Como esmuypocofrecuente queseempleen lasdisposiciones relativas alusoporla
Corona, laOficina dePatentes australiana nodispone deunabasededatos quepermita hacer una
generalización sobre laaplicación práctica delartículo 167. Notenemos conocimiento dequesehaya
expresado ninguna preocupación acerca delaaplicación dedichas disposiciones.
c) Siseinvocaran lasdisposiciones sobre elusoporlaCorona setrataría deuncasoentre
losorganismos pertinentes delaCorona yeltitular delapatente, enelquenoparticiparían losórganos
administrativos responsables. Enconsecuencia esdifícil determinar lafrecuencia deluso,aunque
suponemos queéstehasidomínimo.
4. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatorias sehanotorgado anualmente enAustralia desde
el1ºdeenero de1993.
Porloquesabemos, nosehanexpedido nunca licencias obligatorias conarreglo alcapítulo 17
oalasdisposiciones correspondientes delaLeyanterior (aunque sehanregistrado unpequeño número
desolicitudes conarreglo alaantigua Ley).
5. Sírvanse indicar dequémodo seprotegen enAustralia lasinformaciones nodivulgadas, yla
basejurídica deesaprotección. [NOTA: alafecha enqueseprepararon estaspreguntas nosehabía
distribuido porlaSecretaría delaOMC ninguna notificación deAustralia acerca delaprotección
delasinformaciones nodivulgadas.]
Sírvanse consultar larespuesta sobre estetemapresentada alJapón.
6. SírvanseindicarlanaturalezadelasmedidasqueadoptanlasautoridadesjudicialesdeAustralia,
siexiste alguna, paraproteger laconfidencialidad delasinformaciones nodivulgadas (porejemplo,
lossecretos comerciales odenegocios) suministradas porlaspartes enlosprocedimientos judiciales,
cuando esainformación sehaproporcionado parahacer valer derechos relativos aellaoconotros
fines.
i) Seobservaqueestapregunta,aunquesehallaenrelaciónconlainformaciónconfidencial,
serefiere alaobligación prevista enelartículo 42enelcontexto delosprocedimientos judiciales.
ii) Existen varias maneras como elmaterial queesobjeto deunsecreto comercial puede
someterse adivulgación como resultado deunprocedimiento judicial. Porejemplo, lainformación
puede obtenerse como resultado delaejecución deunaorden debúsqueda yconfiscación depruebas
(porejemplo laorden Anton Piller).
iii) Lostribunales australianos hanaplicado directrices estrictas encuanto alaejecución
delasórdenes Anton Piller, yrequieren inclusive compromisos asumidos porelsolicitante almomento
dedictarse laorden. Aunenesecaso, sielmaterial quecontiene lainformación confidencial noseIP/C/W/66/Add.1
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tratadebidamente, eldemandado puede reclamar daños yperjuicios uotraindemnización, porla
divulgación quehasidoresultado delacceso alainformación concedido envirtud delaejecución de
laorden. Setratadeunriesgo grave. Porlogeneral, losasesores jurídicos aconsejan alosdemandantes
quetomen medidas paraasegurarse dequeelmaterial confidencial, opresuntamente confidencial, quede
enpoder delosabogados deldemandante ynodelpropio demandante yque,enejecución delaorden
Anton Piller, seofrezca aldemandado oportunidad deindicar durante labúsqueda cuáles sonlos
documentos queasujuicio contienen información confidencial afindeasegurar queesténdebidamente
custodiados.
iv) Lainformación confidencial puede serdivulgada enunescrito dedemanda uotro
procedimiento,enparticularenlosprocedimientosdedescubrimientoefectuadostantoantescomodurante
eljuicio.
v) Entodos losprocedimientos seguidos enAustralia existe uncompromiso explícito de
nousarlosmateriales ydocumentos confiscados concualquier propósito quenoseaeldelos
procedimientos encurso. Enelcasodelasórdenes Anton Piller, porlogeneral seasume elcompromiso
expresamente ylomismo puede solicitarse enrelación conlosprocedimientos dedescubrimiento.
Enlosescritos dedemanda puede solicitarse asimismo quesedicte unaorden paraproteger la
información. Porejemplo, puede enumerarse enlademanda lainformación confidencial quefigura
enunalistadeproducción deldemandado "concargo aloqueelTribunal estime conveniente para
laprotección delaconfidencialidad" (véase elapéndice CTheLawofTrade Secrets, R.Dean, the
LawBook Co.1989).
vi) Conrespectoaladivulgación,unavezquehancomenzadolosprocedimientosjudiciales,
laLeyaustraliana prescribe queelprocedimiento dedescubrimiento enunaacción judicial, yasetrate
dedocumentos odehechos, nohatenido nunca unalcance general sinoquehaestado limitado siempre
alosdocumentos ohechos pertinentes alascuestiones debatidas entre laspartes.
vii) Enloquerespecta alprocedimiento dedescubrimiento noexiste ninguna categoría
deprivilegio basada enlaconfidencialidad (como loadmitió LordDenning enRiddick vsThames Board
Mills Ltd[1977] QB881,páginas 895a896. (Véase también -Australian Broadcasting Commission
vsParish [1980] 43FLR129.) Sinembargo, enloscasos decididos lanorma esquelaconfidencialidad
delainformación puede serunfactor paradeterminar sidebelimitarse ladivulgación (véase, por
ejemplo, Lord Evershed MRenPrinters andFinishers LtdvsHolloway [1961] RPC71,página 79).
viii) Lamisma norma seaplica enrelación conlainspección. Lainspección puede estar
limitada aexpertos yalosasesores jurídicos deunadelaspartes oaundeterminado servidor oagente
delaparte interesada. Véase Warner-Lambert CovsGlaxo Laboratories Ltd[1975] RPC354ylos
casos citados enesejuicio.
ix) LosTribunales Supremos yelTribunal Federal también están facultados acelebrar
susdeliberaciones apuerta cerrada. EnlaLawofTrade Secrets, theLawBook Co,1990, elautor,
Robert Dean, observa (página 498).
"Con elpropósito degarantizar lajusticia hayalgunos casos enquepuede sernecesario permitir
lalitigación apuerta cerrada (David Syme andCoLtdvsGMH [1984] 2NSWLR 294,
página 300). Lasclases másimportantes decasos sonaquellas enquelamateria queesobjeto
deloscasos quedaría destruida porlapublicidad. Elelemento másamplio deestaclase
comprendeloscasosqueentrañansecretoscomerciales(ScottvsScott[1913]AC417Halsbury's
Laws ofEngland (cuarta edición, volumen 10,párrafo 705))."IP/C/W/66/Add.1
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x) Enconsecuencia, existen diversas maneras deproteger lainformación confidencial
durante losprocedimientos judiciales. Lamedida enquelohaga untribunal dependerá delas
circunstancias propias delcaso. Enlasdecisiones registradas enAustralia noseadvierte quehaya
presentadoningúnproblemaclaramentedefinidoconladivulgaciónduranteeljuicio,oenlasalegaciones
pertinentes.
xi) Aunque laspartes sonnaturalmente reacias acorrer ningún riesgo conlainformación
devalor comercial queseencuentra cuidadosamente protegida, laamplia discreción dequedisponen
lostribunales superiores lespermite imponer, silocreen necesario, restricciones aladivulgación de
lainformación aunauotradelaspartes. Enparticular, puede designarse aexpertos afindeque
examinen losdocumentos quesonobjeto delprocedimiento dedescubrimiento ycomprueben su
pertinencia; elacceso puede estarlimitado alosasesores jurídicos delaspartes oaunoomásdeellos;
puede designarse aundeterminado empleado como alaúnica persona aquien sepermite elacceso
yesposible restringir lacopia dedocumentos. Encasos extremos, lasdeliberaciones pueden llevarse
acabo apuerta cerrada. (Véase Dean, R.TheLaw ofTrade Secrets, apéndice E,TheLaw
Book Co,1989.)
xii) Estas restricciones noseimponen alaligera nisindebate. Lonormal entodos los
tribunales esquelosprocedimientos selleven acaboabiertamente yenpúblico. (Véase, porejemplo,
Russell vsRussel [1976] 134CLR495perGibbs J.,página 520.) Perolostribunales reconocen, como
dijoDean J.(másadelante Presidente delTribunal Superior) enABCvsParish ,que: "esprobable
queelhecho derechazar indebidamente laspeticiones legítimas deconfidencialidad tengan porresultado
disuadir alosinteresados dequerecurran alostribunales dejusticia". Estas consideraciones setienen
encuenta encadacasoquesepresenta antelostribunales.
7. Sírvanse explicar lasmedidas quesehayaaplicado enAustralia, sisehaaplicado alguna,
paraproteger contra lacompetencia desleal alaspartes quehanpresentado alasautoridades de
reglamentación deAustralia, enrelación conunpedido deaprobación delacomercialización de
productos farmacéuticos odeproductos químicos agrícolas, datos depruebas uotros nodivulgados.
Sírvanse explicar dequémodo soncompatibles esasmedidas, siexisten, conelpárrafo 3delartículo 39
delAcuerdo sobre losADPIC.
Australia anunció endiciembre de1996 suintención deintroducir unnuevo régimen de
exclusividad dedatos. Conarreglo aesterégimen, losdatos confidenciales presentados ala
Administración deProductos Terapéuticos oalaAutoridad Nacional deRegistro deProductos Químicos
AgrícolasyVeterinariosafinderegistrarunnuevoproductoquímicofarmacéutico,agrícolaoveterinario
quecontenga nuevas entidades químicas estarán protegidos durante unperíodo decinco añoscontados
apartir delafecha deinscripción delproducto original. Actualmente seestápreparando legislación
paraaplicar elnuevo régimen queestará enplena conformidad conelpárrafo 3delartículo 39del
Acuerdo sobre losADPIC. Lanueva legislación senotificará alConsejo delosADPIC unavez
terminada.
8. Elartículo 25delaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos de1989 autoriza al
Gobierno deAustralia aotorgar licencias novoluntarias decertificados deprotección aunorganismo
gubernamental oauntercero autorizado porelGobierno deAustralia. Elpárrafo 2delartículo 37
delAcuerdo sobre losADPIC obliga alosMiembros delaOMC quepermiten elotorgamiento de
licencias novoluntarias demedios deenmascaramiento aajustarse alascondiciones aplicables alas
licencias novoluntarias depatentes quefiguran enlosapartados a)ak)delartículo 31.Sírvanse
explicar dequémodo cumple laleyaustraliana losrequisitos dedichos artículos delAcuerdo sobre
losADPIC.IP/C/W/66/Add.1
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i) Engeneral, sírvanse consultar larespuesta aAustralia alaspreguntas delaComisión
Europea acerca delartículo 25delaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos de1989.
ii) Enresumen,elartículo25delaLeysobrelosEsquemasdeTrazadodeCircuitosde1989
esconforme alosdiversos párrafos delartículo 31,puesto quedebido asuaplicación aunpropósito
específico olimitado, lalicencia obligatoria sóloseaplica cuando nohantenido éxitotodas lasmedidas
razonables adoptadas paraobtener lalicencia deltitular delosderechos EL,elusoestásujeto auna
remuneración razonable, ylaobligación serefiere sóloalusodelpropio esquema detrazado.
Esimportante señalar quelaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos noimpone ninguna otra
restricción alosderechos ELquedeotramanera utilice eltitular.
Artículo 31-Otros usossinautorización deltitular delosderechos
Apartado a)delartículo 31
iii) Enestepárrafo seestipula quela"autorización dedichos usosseráconsiderada en
función desuscircunstancias propias". Elpárrafo parece referirse aunasituación enlaqueunpaís
Miembro aplica unsistema amplio delicencias reglamentarias quepermite lautilización deundiseño
detrazado porelgobierno oporunatercera parte autorizada porelgobierno, sobre todopuesto que
lasreferencias a"otros usos" ya"dichos usos" quesehacen enelpárrafo noestánlimitadas demanera
alguna.
iv) Elsistema delicencias delartículo 25delaLeysobre Esquemas deTrazado deCircuitos
selimita alusoporelCommonwealth enactos paraladefensa oseguridad deAustralia locuales,
ensímismo, unalimitación importante. Entre lascircunstancias propias alaexpedición deunalicencia
figuratambiénelrequisitodelos"esfuerzosrazonables"quedebenrealizarseparaobtenerlaautorización
deltitular delosderechos EL.Esterequisito deesfuerzo razonable enladisposición delpárrafo 1)
delartículo 25garantiza quecadacasosetratasegún suscircunstancias propias, puesto quelorazonable
sólopuede determinarse teniendo encuenta loshechos decadacaso.
Apartado b)delpárrafo 31
v) Enestepárrafo seestipula queungobierno puede usardeundiseño detrazado sin
obtener laautorización deltitular delosderechos (antes dedicho uso),cuando sehayaintentado obtener
laautorización perodichos intentos nohayan surtido efecto enunplazo prudencial. Encasode
emergencia nacional, enotras circunstancias deextrema urgencia, oenloscasos deusopúblico no
comercial noexiste laobligación dehacer intentos razonables deobtener laautorización. Laúltima
oración delartículo serefiere alusopúblico nocomercial depatentes (véase elapartado c)delpárrafo 31)
yserequiere queelCommonwealth informe sindemora dedicho usoaltitular delosderechos.
vi) LaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos seajusta aestepárrafo puesfija
límites altipoyalascondiciones delusodediseños detrazados porelCommonwealth. Enelpárrafo 1
delartículo 25seestipula queunactorealizado porelCommonwealth enrelación conunesquema
detrazado acreedor deprotección noconstituye unainfracción delosderechos deltitular sia)serealiza
porrazones deseguridad odefensa aAustralia yb)sehantomado medidas razonables paratratar de
obtener lalicencia deltitular encondiciones razonables. Porconsiguiente, elCommonwealth está
limitado porlaLeyensuusodelosesquemas detrazado sinautorización porrazones dedefensa o
deseguridad yelcarácter razonable delosesfuerzos realizados paraobtener elconsentimiento
comprenderá unfactor detiempo. Enelapartado b)delpárrafo 31sepermite unaexención deestos
requisitos encasodeusopúblico nocomercial odeextrema urgencia yambas condiciones son
potencialmente aplicables aunamedida adoptada porrazones dedefensa oseguridad. Deestamanera,
elpárrafo 2delartículo 25delaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos, quepermite laIP/C/W/66/Add.1
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autorización después dequehacomenzado eluso,también esconforme alascondiciones previstas
enladisposición delAcuerdo sobre losADPIC.
Apartado c)delpárrafo 31
vii) Enelapartado c)delpárrafo 31delAcuerdo sobre losADPIC sediceque"elalcance
yduración deesosusosselimitarán alosfines paralosquehayan sidoautorizados". También se
estipula enelartículo que,sisetratadetecnología desemiconductores, "sólo podrá hacerse deella
unusopúblico nocomercial". Enlamedida enqueseaplique eseartículo oelapartado b)del
artículo 31,lacondición determinante delusoes"ladefensa oseguridad deAustralia".
viii) Enelpárrafo 4delartículo 25delaLeysobre losEsquemas deTrazado deCircuitos
sedicequelascondiciones paraqueselleveacabounacto(porelCommonwealth) sonlascondiciones
convenidas entrelaspartes (yaseaantesodespués derealizado elacto)odeterminadas porelTribunal
Federal. Como sehaseñalado enlarespuesta deAustralia alaspreguntas delaCEsobre esteartículo,
losusosdeunesquema detrazado porelCommonwealth conarreglo aesteartículo selimitan alos
usosautorizados porley. Esdecir, debetratarse derazones dedefensa yseguridad deAustralia.
Esdifícil imaginar casos másclaros deusopúblico nocomercial. Enelpárrafo 5delartículo 25se
prevé laeventual venta deartículos quecontengan esquemas detrazados quepuedan haber sidousados
demanera obligatoria. Sinembargo estadisposición noentraña unconsentimiento implícito dela
utilización delosderechos ELconunafinalidad comercial. Másbien, seprescribe queunaautoridad
reglamentaria expresa apruebe laventa deunartículo enelcualresiden losderechos ELdelcircuito.
Noseafecta alrequisito inicial dequeelusodelosderechos ELdebeserporrazones dedefensa o
seguridad.
ix) Deestamanera, laLeyesconforme alapartado c)delpárrafo 31.Obsérvese también
quenoseconcede alGobierno deAustralia otros derechos además delosprevistos enelpárrafo 4
delartículo 25parausarunesquema detrazado confines quenoseanladefensa yseguridad, con
locualsecumple conlaintención delapartado c)delpárrafo 31.
Apartados d)ah)delartículo 31
x) Estos apartados imponen nuevas limitaciones alusodeesquemas detrazado, asaber
queesosusosserán decarácter noexclusivo, quenopodrá cederse, queseautorizarán principalmente
paraabastecer elmercado interno, quelaautorización dedichos usospodrá retirarse yquesepagará
altitular delosderechos unaremuneración adecuada.
xi) LaLeynomenciona específicamente ninguno delostérminos empleados enlos
apartados d)ah)delartículo 31peroloscomentarios hechos anteriormente enrelación conelapartado c)
delartículo 31sonigualmente aplicables enestecaso, sobre todoporque noseotorga alCommonwealth
ningún derecho exclusivo niquepueda cederse, locualseríacontrario aestos apartados. Obsérvese
nuevamente queelejercicio delderecho estárelacionado conladefensa ylaseguridad, noconel
comercio nilaactividad comercial, yqueestásujeto acondiciones razonables convenidas porlaspartes
odeterminadas porlaautoridad judicial especificada, asaber elTribunal Federal deAustralia.
Apartados i)yj)delartículo 31
xii) Estos apartados establecen quelavalidez jurídica detodadecisión relativa ala
autorización yremuneración estará sujeta arevisión judicial. Enelpárrafo 4)delartículo 25dela
Leyseprevé underecho desolicitud anteelTribunal Federal yaseaporelCommonwealth oporel
titular delosderechos cuando nosehallegado aunacuerdo sobre lascondiciones deluso.
Probablemente sedispone también deunderecho derevisión conarreglo alartículo 5delaLeydeIP/C/W/66/Add.1
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Decisiones Administrativas (Revisión Judicial) de1977,cuando seaduce quelascondiciones quedan
lugar alejercicio delderecho nosehancumplido onopodían cumplirse.
Apartado k)delartículo 31
xiii) Estepárrafo haceunaexcepción enelcasodelusoporelGobierno cuando "sehayan
permitidoesosusosparaponerremedioaprácticasque,aresultasdeunprocesojudicialoadministrativo,
sehayadeterminado quesonanticompetitivas". Noexiste ninguna disposición delaLeyquetrate
delusoporelGobierno contalobjeto.