RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/C/W/190
26 de junio de 2000
(00-2577)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN
Respuestas de Hong Kong, China a las preguntas formuladas por Australia,
el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
el Japón y los Estados Unidos
Mediante comunicaciones de la Misión Permanente de Hong Kong, China, de fecha 21 de
junio de 2000, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por
Australia;  el Canadá;  las Comunidades Europeas y sus Estados miembros;  el Japón;  y losEstados Unidos, distribuidas en los document os IP/C/W/177, IP/C/W/ 184, IP/C/W/178, IP/C/W/173
e IP/C/W/174, respectivamente.
_______________
AUSTRALIA
A. D
ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. ¿Existen decisiones judiciales relevantes u otro tipo de orientación sobre la aplicación en la
práctica de las diversas excepciones y limitaciones al derecho de autor, conforme a la División III de
la Orden de Derecho de Autor?  ¿Hay normas o fallos específicos acerca de las excepciones a laprotección del derecho de autor sobre los programas de ordenador?  ¿De qué mecanismos se dispone
para obtener una remuneración equitativa de la explotación de obras como la comunicación al
público de obras radiodifundidas?
Hemos realizado una búsqueda de todas las decisiones, notificadas y no notificadas,
adoptadas desde julio de 1997 y no hemos logrado localizar ninguna que trate de excepciones y
limitaciones al derecho de autor, conforme a la División III de la Parte II de la Orden sobre el
Derecho de Autor (cap. 528) ("ODA").  Con respecto al "otro tipo de orientación", está en curso de
redacción un nuevo Reglamento de bibliotecas.  (La reglamentación vigente ha sido notificada.)  Este
nuevo Reglamento se basa en el del Reino Unido.  No tienen un efecto significativo sobre lainterpretación de la Orden principal y, ciertamente, no añaden ni eliminan excepciones y limitaciones
al derecho de autor en función de la "excepción en favor de las bibliotecas".
Asimismo, tampoco existen normas ni fallos específicos acerca de las excepciones a la
protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador.
La Orden sobre el Derecho de Autor ya ha dado origen a un mecanismo estatutario, el
Tribunal de Derecho de Autor, para el arbitraje de las diferencias relacionadas con los cánones.  El
Tribunal de Derecho de Autor es un órgano cuasijudicial nombrado por el Jefe del Ejecutivo.  De
conformidad con el artículo 173 de la Orden sobre el Derecho de Autor, la jurisdicción de este
Tribunal incluye, entre otras cosas, la facultad de solucionar diferencias relacionadas con la concesiónIP/C/W/190
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de licencias de derechos de autor por los órganos facultados para ello con arreglo al régimen vigente
en la materia.  Se trata de una práctica similar a la de otras jurisdicciones, como Australia y
el Reino Unido.
El Tribunal está formado por personas muy calificadas, escogidas entre un amplio espectro de
la comunidad para garantizar una visión equilibrada.   El artículo 169 de la Orden sobre el Derecho de
Autor establece que el Tribunal de Derecho de Autor estará compuesto por un presidente, un
vicepresidente y siete miembros.  Exige asimismo que el presidente y el vicepresidente sean personas
que reúnan las condiciones para ser nombradas jueces de tribunales de distrito (es decir, una
experiencia mínima de cinco años como abogado o procurador).  El Tribunal debe ejercer su
jurisdicción de conformidad con el Reglamento del Tribunal de Derecho de Autor, y sus miembros
deben comunicar cualquier posible conflicto de intereses.
2. ¿En qué medida abarca la protección actual del derecho de autor en Hong Kong, China el
uso y la difusión de obras objeto de derecho de autor en redes digitales como Internet?  Además del
artículo 26 de la Orden de Derecho de Autor, ¿existe alguna otra disposición legal relativa a la
protección y la observancia de los derechos en el entorno digital en línea, incluida alguna decisiónjudicial o administrativa pertinente a esta cuestión?
El régimen del derecho de autor no se limita a ningún medio en particular, de modo que la
difusión no autorizada a través de una red interna o de Internet constituiría una infracción, tanto en
términos civiles como penales, al mismo título que la difusión a través de documentos impresos.  Noobstante, al margen del artículo 26 de la Orden sobre el Derecho de Autor, ninguna disposición
normativa trata específicamente los derechos en el entorno digital en línea.
No existe ninguna decisión judicial o administrativa importante y pertinente a esta cuestión.
Una denuncia penal dio lugar a la condena, confirmada tras la apelación, de un acusado que ofreció
material pornográfico en Internet.  Aunque la decisión se tomó con arreglo a otra Orden, el Tribunal
no tuvo dificultades para concluir que el material se había "publicado" al ser ofrecido en Internet.  Por
analogía, el Tribunal tampoco habría tenido demasiadas dificultades en aplicar las disposiciones del
artículo 26 contra cualquier persona que hubiera ofrecido una copia de una obra en Internet.
3. ¿Hay jurisprudencia aplicable que determine el criterio del nivel/umbral de "originalidad"
requerido para admitir una compilación de datos a la  protección del derecho de autor?  Sírvanse dar,
si es posible, cualquier otra información sobre la protección de las compilaciones de datos y demás
material, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como de las
colecciones de obras literarias o artísticas conforme al párrafo 5 del artículo 2 del Convenio de
Berna.  ¿En qué medida proporciona, en la pr áctica, protección para las obras multimedia?
La primera oración del párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 5
del artículo 2 del Convenio de Berna se aplican por medio del apartado a) del párrafo 1 del artículo 4
de la ODA.  Según esta Orden, la protección del de recho de autor abarca no sólo el material literario,
sino también las compilaciones de material literario y artístico, e incluso el material artístico
exclusivamente.  La única condición que cabe leer en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 4 es quelas compilaciones deben ser originales para poder beneficiarse de la protección con arreglo al
apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 de la ODA.  Aunque en dicha Orden no se define el concepto
de "originalidad", un corpus de jurisprudencia extenso ha establecido que el nivel mínimo de
originalidad no es elevado en el caso de una base de datos original.  Únicamente exige que no se haya
copiado simplemente de otra base de datos y que se haya empleado suficiente tiempo, conocimientostécnicos y trabajo en la confección de la base de datos.
Las obras multimedia pueden beneficiarse de protección con arreglo a la ODA si contienen
compilaciones de datos sobre obras literarias o artísticas.  Pueden ser protegidas en calidad deIP/C/W/190
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programas de ordenador (que se incluyen en la definición de "obra literaria" del párrafo 1 del
artículo 4 de la ODA) en la medida en que consistan en programas que reúnan texto, gráficos, sonido
e imagen en formato digital.  Cuando contiene imágenes en movimiento, la obra puede ser protegida
como una película que, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 7 de la ODA, se define como una
grabación sobre cualquier medio desde el cual pueda reproducirse por cualquier medio una imagen enmovimiento.
4. Sírvanse describir la aplicación del principio del trato nacional en relación con la protección
de las emisiones.
Las "emisiones" como categoría de obras objeto de derecho de autor se definen en sentido
amplio en el párrafo 1 del artículo 8 de la ODA y abarcan "las que pueden ser recibidas lícitamente
por el público en Hong Kong o en otro lugar;  o se transmiten para su presentación al público en
Hong Kong o en otro lugar".
En una emisión, son los actos que sin autorización del titular están limitados por el derecho de
autor a realizar una copia de la emisión;  hacer llegar copias al público;  poner copias de la emisión adisposición del público; representar, mostrar o reproducir  la emisión en público;  redifundir la emisión
o incluirla en un servicio de programación por cable;  realizar una adaptación de la emisión;  o
realizar cualquiera de los actos anteriores en relación con la adaptación de la emisión (artículo 22 de
la ODA).
Hong Kong, China ha optado por un sistema abierto de calificación de las obras objeto de
derecho de autor (incluidas las emisiones).  Con arreglo a dicho sistema, los Miembros de la OMC
reciben un trato no menos favorable en relación con la protección del derecho de autor que los
titulares de derechos de Hong Kong, China.  De conformidad con los artículos 177 y 178 de la ODA,
el derecho de autor se aplica no sólo a las emisiones procedentes de Hong Kong, China, sino tambiéna las procedentes de los Miembros de la OMC, entre otros, independientemente del domicilio, la
residencia o el derecho de residencia del autor;  o del lugar de constitución de la sociedad en caso de
que el autor sea una persona jurídica.
B. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
5. ¿Hay disposiciones específicas en las leyes y los reglamentos de Hong Kong, China o alguna
decisión judicial relevante, referente al uso de marcas de fábrica o de comercio o indicacionesgeográficas en redes digitales como Internet?  ¿E xiste alguna decisión relevante u otra disposición
legal acerca de la relación entre los nombres de los dominios de Internet y las marcas o las
indicaciones geográficas?
La interrelación entre las leyes de propiedad intelectual y el uso de marcas de fábrica o de
comercio o de indicaciones geográficas en Internet es objeto de grandes debates.  Hong Kong, China
sigue de cerca las deliberaciones sobre este tema del Comité Permanente de la OMPI sobre el
Derecho y las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones
geográficas.
Sin embargo, existen varias leyes en Hong Kong, China que pueden aplicarse al uso de
marcas de fábrica o de comercio o indicaciones geográficas en Internet.
Si una persona registra un nombre de dominio en Hong Kong y lo emplea para realizar
actividades comerciales en Internet induciendo deliberadamente a error al público, dándole a entenderque sus productos proceden del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, comete un
delito de conformidad con la Orden sobre Design aciones Comerciales (cap. 362).  El párrafo 1 del
artículo 9 de dicha Orden tipifica como delito la aplicación  fraudulenta a cualquier mercancía de unaIP/C/W/190
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marca de fábrica o de comercio o cualquier marca cuyo parecido con una marca de fábrica o de
comercio sea tan estrecho que su finalidad sea engañar, a menos que el acusado demuestre que actuó
sin dolo.  El artículo 6 establece que una persona aplica  una marca de fábrica o de comercio a una
mercancía cuando emplea la marca de fábrica o de comercio o la marca de una manera tal que se
considere que hace referencia a los productos.  Dicho empleo incluye el realizado a través de Internet.
También pueden aplicarse las normas del  Common law  sobre imitación fraudulenta cuando el
registro de una marca de fábrica o de comercio como nombre de dominio puede considerarse un
instrumento de fraude.  El caso del Reino Unido, British Telecommunications Plc & another versus
One in A Million Ltd  [1999] FSR 1, constituye un precedente convincente en Hong Kong, China.
Con arreglo a la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio vigente (cap. 43), el uso de
una marca de fábrica o de comercio en Internet (en forma de registro de un nombre de dominio) puede
constituir motivo de infracción si se emplea en conexión con bienes o servicios para sugerir una
relación con ellos en el curso de una actividad comercial.  De conformidad con la nueva Orden ("la
nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio"), aprobada el 31 de mayo de 2000, se ampliará
considerablemente la definición del "uso" de una marca de fábrica o de comercio, para abarcar, enparticular, el uso sobre documentos comerciales o en publicidad.  La nueva Orden sobre Marcas de
Fábrica o de Comercio todavía no ha entrado en vigor.
C. P
ATENTES (INCLUIDA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES )
6. Sírvanse proporcionar, de ser posible, alguna otra indicación de la medida en que son
efectivas las excepciones a los derechos de patente establecidas en el artículo 75 de la Orden de
Patentes.  ¿Hay algún fallo judicial o formulación de política referente a la aplicación de esta
disposición?
La legislación de Hong Kong, China sobre patentes, es decir, la Orden sobre Patentes, se basa
en gran medida en la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido.  El artículo 75 de la Orden sobre
Patentes (actos que no constituyen infracción) se corresponde estrechamente con el párrafo 5 del
artículo 60 de esta Ley del Reino Unido.
La similitud de las disposiciones hace que los tribunales de Hong Kong, China, al interpretar
qué actos no constituyen infracción de acuerdo con el artículo 75 en Hong Kong, China, consideren
un precedente convincente las decisiones de los tribunales del Reino Unido basadas en el párrafo 5 delartículo 60 de la Ley de 1977 del Reino Unido.
7. Sírvanse suministrar, de ser posible, alguna otra información sobre el alcance efectivo de las
excepciones a la patentabilidad establecidas en el párrafo 93 6) de la Orden de Patentes.  ¿Existen
directrices para el examen o decisiones judicial es o administrativas relativas a este párrafo?
La legislación de Hong Kong, China sobre patentes, es decir, la Orden sobre Patentes, se basa
en gran medida en la Ley de Patentes de 1977 del Reino Unido, una Ley que se ajusta a las
disposiciones del Convenio Europeo de Patentes.  Las disposiciones de la Orden sobre Patentes en
materia de patentabilidad se corresponden con gran precisión con las de esta Ley del Reino Unido.
La similitud del texto de ambas leyes hace que, al interpretar la legislación de Hong Kong,
China, los tribunales de Hong Kong, China consideren un precedente convincente las decisiones sobre
patentabilidad y excepciones a la patentabilidad de la Oficina Europea de Patentes, la Oficina de
Patentes del Reino Unido, y los tribunales de dicho país.
En Hong Kong, China no existen directrices para el examen de las excepciones a la
patentabilidad y no se ha planteado ningún caso ante los tribunales sobre estas excepciones.IP/C/W/190
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8. ¿En qué circunstancias permite la legislación de Hong Kong, China la utilización de una
invención patentada sin autorización del titular de la patente, incluida la utilización por el Gobierno?
¿De qué manera se compensa al titular de la patente por esa utilización y cómo se determina el nivel
de esa compensación?  ¿Cómo pueden concederse licencias obligatorias y cuántos permisos se han
concedido para la utilización por el Estado de invenciones patentadas?
Las circunstancias en las cuales está permitida la utilización de un producto o proceso
patentado sin la autorización del titular de la patente se especifican en el artículo 64 (licencia
obligatoria) y los artículos 68 y 69 (uso por el Gobierno) de la Orden sobre Patentes.  (Véanse los
párrafos 31.a.0 a 31.a.4 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1.)
El titular de la patente es compensado por la concesión de una licencia obligatoria con una
remuneración equitativa en función de la naturaleza de la invención (apartado b) del párrafo 1 del
artículo 66 de la Orden sobre Patentes).  (Véase el párrafo 31.h.0 del documento
IP/N/1/HKG/2/Add.1.)
El titular de la patente es compensado por su utilización por el Gobierno (salvo que ambos
hayan acordado las condiciones) en función de la pérdida derivada de la no conclusión de un contrato
de suministro del producto patentado o de utilización del proceso patentado (párrafo 1 del artículo 71
de la Orden sobre Patentes).  (Véase el párrafo 31.h.1 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1.)
No se han concedido licencias obligatorias ni se ha producido la utilización por el Gobierno
de productos o procesos patentados con arreglo a los artículos 68 y 69 de la Orden sobre Patentes.IP/C/W/190
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CANADÁ
A. D ERECHO DE AUTOR
1. ¿Qué recursos tienen a su alcance los titulares de derechos frente a la falsificación dolosa de
marcas de fábrica o de comercio o la piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial, comorequiere el artículo 61?
Hong Kong, China tiene desde hace tiempo un régimen de procedimientos y sanciones
penales.  Las respuestas a las preguntas 20 a 25 de la Lista de cuestiones sobre la observancia
(IP/N/6/HKG/1) contienen un examen  detallado de los delitos, las sanciones y los procedimientos de
decomiso.
2. ¿Cuál es la situación de la legislación pres entada al Consejo Legislativo el 26 de enero
de 2000 sobre infracción de los derechos de autor?
El proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (diversas enmiendas) de 2000 se publicó en el
Boletín Oficial el 14 de enero de 2000.  El Consejo Legislativo procedió a la primera lectura delproyecto el 26 de enero de 2000.  Se espera que sea aprobado por el Consejo Legislativo a finales de
junio de 2000.
Los objetivos de la Ley son:
a) crear el delito de posesión no autorizada de equipo de grabación de imagen en un cine
o una sala de conciertos.  Es algo necesario debido a que se han realizado varios
discos ópticos piratas a partir de grabaciones no autorizadas en salas de cine locales;
y
b) aclarar la legislación para facilitar la persecución de la piratería lesiva del derecho de
autor por sociedades usuarias finales, es decir, por empresas que producen sus bienes
o servicios empleando copias infractoras de programas de ordenador.
3. ¿Cuál es la situación del proyecto de Ley de marcas de fábrica o de comercio, de mayo
de 1999, que pretende modernizar la actual Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio?
La nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio fue aprobada por el Consejo
Legislativo el 31 de mayo de 2000, pero todavía no ha entrado en vigor.  Se prevé que entre en vigor
en 2001.
4. ¿Qué protección da a las obras extranjeras la legislación de Hong Kong, China sobre
derecho de autor?
Hong Kong, China tiene un sistema abierto de calificación para recibir protección de las obras
objeto de derecho de autor.  Nuestra legislación sobre el derecho de autor protege las obras objeto de
dicho derecho de autor de cualquier lugar del mundo, o publicadas por primera vez en cualquier lugardel mundo o, en el caso de las emisiones o los programas por cable, elaborados o emitidos en
cualquier lugar del mundo.  No es preciso ningún acuerdo multilateral o bilateral (artículos 177 y 178
de la Orden sobre el Derecho de Autor).IP/C/W/190
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COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
A. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. En el párrafo 11.0 del documento IP/N/HKG /2/Add.1 se explica que, en virtud de las
disposiciones del apartado c) del párrafo 1 del artículo 22 y del artículo 25 de la Orden sobre elDerecho de Autor, se ha aplicado el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a
los programas de ordenador, pero que las disposiciones del artículo 11 no se han hecho extensivas a
las películas en vista de que la reproducción de películas alquiladas no representa un problema
generalizado.  Sírvanse explicar a qué análisis se han sometido las películas piratas para saber que
no son reproducciones de películas alquiladas.
De conformidad con el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC, el derecho de autorizar o
prohibir el arrendamiento de obras cinematográficas se limita a los casos en que dicho arrendamiento
haya dado lugar a una realización muy extendida de copias que menoscabe en medida importante el
derecho exclusivo de reproducción.
En cuanto a la Orden sobre el Derecho de Autor ("ODA"), la industria cinematográfica no ha
aportado ninguna prueba de que el arrendamiento de obras cinematográficas haya dado lugar a una
realización muy extendida de copias que menoscabe de manera importante el derecho exclusivo de
reproducción.  La industria del cine tampoco ha solicitado que se reconozca en la ODA el derecho de
autorizar o prohibir el arrendamiento comercial de obras cinematográficas al público.  Tras haber
tenido en cuenta todas las circunstancias pertinen tes, no se incluyó dicha disposición en la ODA.
2. En el artículo 65 de la Orden sobre el Derecho de Autor se estipula que "no obstante lo
dispuesto en el artículo 23, no se infringe el derecho de autor sobre una obra al hacer una
reproducción efímera e incidental que es técnicamente necesaria para que vea o escuche la obra un
miembro del público a cuya disposición se pone una reproducción de ésta".  Sin embargo, se observaque en el artículo 23 no se especifica que la reproducción de la obra puesta a disposición del público
ha de ser una reproducción autorizada.  Sírvanse explicar de qué manera es compatible el artículo 65
con el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, en vista de que legalizando las reproducciones
efímeras e incidentales de una obra puesta a disposición del público sin autorización se acentuaría
esta ilegalidad.
La División III de la ODA especifica ciertos actos que están autorizados en relación con obras
objeto de derecho de autor sin necesidad de obtener el permiso del titular del derecho.  El artículo 65
de la ODA constituye un ejemplo de autorización de un acto de este tipo.  El criterio fundamental es
que todos los actos autorizados por la División III deben ajustarse a las normas establecidas por el
artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, que incorp ora el párrafo 3 del artículo 37 de la ODA, esto
es, que los actos autorizados por la División III no "atenten contra la explotación normal de la obrapor parte del titular del derecho de autor ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del titular de los derechos".
El artículo 65 se ajusta al artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC porque sólo puede
invocarse en casos especiales, es decir, cuando es técnicamente necesario para que vea o escuche  la
obra una persona a cuya disposición se ha puesto una copia o reproducción de la obra (las cursivas
son nuestras).  El uso de copias efímeras e incidentales con fines distintos de los establecidos en el
artículo 65 está prohibido.  La realización de una copia efímera e incidental es en la actualidad el
único modo técnicamente posible de ver u oír una obra en Internet.  En la mayoría de los casos, un
usuario inocente no tiene forma de saber por adelantado si la obra que se pone a su disposición enInternet es una copia infractora o no.  Es necesario proteger a los usuarios normales de Internet de una
acción civil por infracción derivada de un uso rutinario.  Si una obra disponible en Internet es unaIP/C/W/190
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copia infractora, el titular del derecho de autor sobre la obra puede interponer una reclamación contra
la parte que puso sin autorización a disposición del público la obra en Internet.
3. Teniendo presente el artículo 7 de la Orden sobre el Derecho de Autor y el párrafo 2 del
artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿podría confirmar Hong Kong, China que el derecho deautor puede subsistir con respecto a la grabación de la banda sonora de una película?
Hong Kong, China confirma que puede existir un derecho de autor sobre la grabación sonora
de la banda sonora de una película.
Una banda sonora es el sonido grabado que acompaña a una película.  A efectos del derecho
de autor, con arreglo al párrafo 2 del artículo 7 de la ODA, una banda sonora se considera parte de lapelícula a la que acompaña.
La banda sonora de una película puede consistir en varias grabaciones sonoras preexistentes,
cada una de las cuales está amparada por un derecho de autor independiente.  Dichas grabaciones de
sonido pueden reproducirse a la vez o una detrás de otra, como parte de la banda sonora de unapelícula, pero ello no afecta al derecho de autor sobre las grabaciones originales de sonido.  También
puede ocurrir que la banda sonora se grabe al mismo tiempo que la película, sin que exista una
grabación de sonido preexistente.  Sin embargo, una grabación de sonido que incorpore la banda
sonora de una película y que se grabe por separado, por ejemplo en un disco óptico o sobre cualquier
otro medio, se considera pese a todo amparada por un derecho de autor específico en calidad degrabación de sonido, con arreglo al párrafo 1 del artículo 6 de la ODA.
4. ¿Podría explicar Hong Kong, China de qué manera cumple el artículo 43 de la Orden sobre
el Derecho de Autor lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, en la medida en que
el artículo 43 estipula que la audiencia de una representación realizada en un establecimientodocente puede entenderse que está constituida, en sentido amplio, no sólo por el personal docente y
los alumnos del establecimiento (es decir, los que  participan de forma directa en las actividades
docentes del establecimiento), sino además por los padr es y custodios de los alumnos?  En particular,
en caso de cobrar entrada por asistir a una representación ante una audiencia de esas
características, ¿se negaría a los autores de las obras representadas una parte de los ingresos?
El artículo 43 de la ODA es compatible con el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.  La
excepción establecida por el artículo 43 de la citada Orden sólo es aplicable en determinadas
circunstancias, es decir, cuando un profesor o un alumno interprete la obra en el curso de las
actividades del centro docente;  o cuando la obra se interprete en el centro docente con fines
educativos.  Aparte de los profesores y alumnos del centro docente, la audiencia puede incluir a los
padres o custodios de los alumnos.  Dicha inclusión es necesaria, pues están directamenterelacionados con las actividades del centro docente y su presencia se considera un aditamento
imprescindible al proceso educativo.
En caso de que se cobre entrada por una representación ante una audiencia de estas
características, el tribunal puede considerar si la representación atenta contra la explotación normal dela obra y si causa un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.  Entre
los factores pertinentes pueden figurar la finalidad de la representación, las dimensiones de la
audiencia y si la representación se efectúa con ánimo de lucro o con otros fines.  El artículo 76 de la
ODA también puede ser de utilidad.  Una representación que se produce en un club, sociedad u
organización, no constituye una infracción si el club, la sociedad o la organización no se hanconstituido ni funcionan con fines lucrativos y sus principales objetivos son caritativos o están
relacionados de cualquier otra manera con la promoción de la religión, la educación o el bienestar
social.  Para poder acogerse a esta excepción, también es necesario demostrar que los ingresos de lasIP/C/W/190
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entradas que se cobren para asistir a la representación se destinan exclusivamente a los fines del club,
la sociedad o la organización.
D. I NDICACIONES GEOGRÁFICAS
5. En los párrafos 22.1.0 y 22.1.1 del documento IP/N/HKG/2/Add.1 se explica que puede
solicitarse una indicación geográfica en cuanto marca de fábrica o de comercio ordinaria.  Sírvanse
explicar cómo debe interpretarse lo señalado en conjunción con el apartado d) del párrafo 1 del
artículo 9 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio.
El apartado d) del párrafo 1 del artículo 9 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio
(cap. 43) establece que puede registrarse en la Parte A del Registro de marcas de fábrica o de
comercio una palabra o varias palabras que no contengan una referencia directa a productos niservicios, siempre que, inter alia , no consistan en nombres geográficos de acuerdo con su significado
ordinario.  En ocasiones se solicita el registro de marcas de fábrica o de comercio para marcas
compuestas que entrañan el uso de lo que se consideran indicaciones geográficas.  En esos casos, la
aceptación de la solicitud debe supeditarse a la imposición de una condición de origen, y a una
renuncia total a cualquier derecho sobre la indicación geográfica.  Dicha marca no debe ser engañosa.Entre los ejemplos de registros de esta índole pueden citarse:
Condición
"Courvoisier Le Cognac de
Napoléon" para el brandy decoñac• Una condición para el registro es que la
marca se aplique exclusivamente a
coñac producido en Francia.
• Las palabras "Le Cognac de Napoléon"
son objeto de una cláusula de descargo
de responsabilidades.
"Champagne de Venoge" para el
champaña• Una condición para el registro es que la
marca se aplique exclusivamente a
champaña producido en Épernay,
Francia.
• Las palabras "Cordon Bleu",
"Champagne" y "Brut" que aparecen
sobre la marca son objeto de una
cláusula de descargo de
responsabilidades.
Hong Kong, China aprobó la nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio el 31 de
mayo de 2000, aunque todavía no ha entrado en vigor.  El párrafo 2 del artículo 3 de la nueva Orden
sobre Marcas de Fábrica o de Comercio establece que una marca puede consistir en "indicaciones".
Una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio puede rechazarse si consiste
exclusivamente en signos que, entre otras cosas, sirvan para indicar la calidad o el origen geográficode las mercancías (apartado c) del párrafo 1 del artículo 11).  Sin embargo, una marca de este tipo
puede registrarse si se demuestra que, antes de la fecha de la solicitud, ha adquirido de hecho un
carácter distintivo debido a su uso (párrafo 2 del artículo 11).  El registro de una marca puede
rechazarse si es engañosa (apartado b) del párrafo 4 del artículo 11).  Con arreglo a la nueva Orden
sobre Marcas de Fábrica o de Comercio, también se puede registrar una indicación geográfica comouna marca de certificación.  Las marcas de certificación, que consisten en un signo que sirve, a efectos
comerciales o profesionales, para designar el origen geográfico de los bienes o servicios, pueden
registrarse.IP/C/W/190
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6. Sírvanse aclarar si solamente cabe oponerse al registro de una marca de fábrica o de
comercio que contenga una indicación geográfica al amparo del párrafo 1 del artículo 12 de la
Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio o si el Registrador está facultado para denegar o
invalidar de oficio dicha marca de fábrica o de comercio basándose en el apartado d) del párrafo 1
del artículo 9 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de comercio.
Cabe oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga una indicación
geográfica al amparo del párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de
Comercio.  Además, el oponente podrá invocar cualqu ier disposición de dicha Orden que considere
oportuna para oponerse a una solicitud de registro.  Otra disposición aplicable es el párrafo 1 del
artículo 13.  Un oponente puede alegar que el solicitante del registro de una marca de fábrica o de
comercio no tiene "derecho a ser registrado como el titular ...".
El Registrador está facultado para denegar de oficio el registro de una marca de fábrica o de
comercio si infringe el párrafo 1 del artículo 12 o el apartado d) del párrafo 1 del artículo 9 de la
Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio.  Excepto en caso de fraude, no está facultado para
invalidar de oficio una marca, una vez ha sido registrada.  Los terceros tienen derecho a solicitar larectificación de una marca "inscrita en el registro sin motivo justificado" o "que permanezca por error
en el registro. . ." (apartado a) del párrafo 1 del artículo 48 de la Orden).  El Registrador tiene también
la facultad de solicitar al Tribunal de Primera Instancia una rectificación del registro cuando se haya
producido un fraude en una inscripción en el mismo (apartado c) del párrafo 1 del artículo 48 de
la Orden).
7. Sírvanse aclarar el párrafo 4 del artículo 64 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de
comercio y, de haberlos, presentar ejemplos de nombres geográficos cuya utilización se haya
permitido pese a la existencia de una marca de fábrica o de comercio certificada.
El párrafo 4 del artículo 64 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio pretende
regular el uso establecido de los nombres geográficos.  Es similar al punto 2 del párrafo 3 de la Lista 2
de la Ley del Reino Unido de marcas de fábrica o de comercio, de 1994.  No tenemos constancia de
ningún ejemplo de autorización del uso de nombres geográficos pese a la existencia de una marca de
certificación.
8. Sírvanse aclarar si el párrafo 1 del artículo 12 de la Ordenanza de marcas de fábrica o de
comercio prescribe protección adicional en virtud del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio,
no es lícito registrar una marca de fábrica o de comercio que pudiera ser engañosa.  Por lo tanto, el
citado párrafo 1 del artículo 12 puede emplearse para impedir el registro de una marca de fábrica o decomercio cuando es engañosa.  Este principio se aplica independientemente de que la solicitud de
registro concierna a una marca de fábrica o de comercio ordinaria o a una marca de certificación.
Cualquier persona que desee impedir a la utilización de una indicación geográfica en la que se
declare o emplee el verdadero origen de los productos con palabras como "clase", "tipo", "estilo","imitación", puede interponer una acción por imitación fraudulenta.  Véase, v.gr., J Bollinger versus
The Costa Brava Wine Co [1961] RPC 116, donde el intento de utilizar las palabras "champaña
español" motivó la imposición de una sanción por imitación fraudulenta en detrimento del vino de
"champaña" producido en la región francesa de Champagne.  También puede citarse el caso Taittinger
versus Allbev [1993] FSR 641, en el que prosperó una acción por imitación fraudulenta contra
Elderflower Champagne.  Otros casos de interés relacionados con la imitación fraudulenta son:
Chocosuisse Union des Fabricants Suisse de Chocolat versus Cadbury Ltd  [1998] RPC 117, y
John Walker & Sons versus Henry Ost  [1970] RPC 489.  Todos los casos citados en este párrafo
constituyen un precedente convincente en Hong Kong.IP/C/W/190
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También debería mencionarse la Orden sobre Designaciones Comerciales (cap. 362), que
tipifica como delito aplicar una designación falsa a los productos, o suministrar u ofrecer el suministro
de cualquier producto al que se aplique una designación falsa.  No obstante, la utilización de palabras
como "estilo", etc. no constituye un delito, pues la especificación de que el vino es de un estilo de
nombre conocido no es probable que sea falsa.
9. Sírvanse dar ejemplos, si los hubiera, de condiciones o limitaciones impuestas por el
Registrador o el Tribunal de conf ormidad con el artículo 22 de la Ordenanza de marcas de fábrica o
de comercio en casos de signos homónimos.
No hay ejemplos relacionados de modo específico con las indicaciones geográficas.  Sin
embargo, el tipo de limitaciones o condiciones que podrían imponerse sería que una marca seempleara en los productos para un sexo (ropa para hombre) y la otra en los productos para el otro sexo
(ropa para mujer).IP/C/W/190
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JAPÓN
1. Sírvanse indicar qué protección reciben las obras, los fonogramas, las interpretaciones o
ejecuciones y las radiodifusiones de otros Miembros de la OMC en virtud de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos de Hong Kong, China (d enominada en adelante la "Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos").  Sírvanse indicar también qué disposiciones de la Ley de Derecho de
Autor y Derechos Conexos establecen la concesión de trato nacional y trato de la nación más
favorecida, conforme a lo prescrito en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que incorpora el párrafo 1) del artículo 5 del
Convenio de Berna.
Hong Kong, China tiene un sistema abierto de calificación de las obras objeto de derecho de
autor.  Con arreglo a dicho sistema, los Miembros de la OMC reciben un trato no menos favorable en
la protección del derecho de autor que los titulares de Hong Kong, China.  De conformidad con los
artículos 177 y 178 de la Orden sobre el Derecho de Autor ("ODA"), una obra está certificada para
ampararse en el derecho de autor si se cumple una de las condiciones siguientes:
a) su autor era, en el momento de la elaboración de la obra, bien una persona
domiciliada o residente o con derecho de residencia en Hong Kong, China o en otro
lugar, bien una entidad jurídica constituida con arreglo al derecho de cualquier país,
territorio o zona;
b) la obra se ha publicado en Hong Kong, China o en otro lugar;  o
c) en el caso de una radiodifusión o un programa por cable, se ha elaborado o emitido
desde Hong Kong, China u otro lugar.
De modo que se reconoce el derecho de autor no sólo sobre las obras procedentes de
Hong Kong, China, sino también sobre las procedentes, entre otros, de los Miembros de la OMC,
independientemente del domicilio, la residencia o el derecho de residencia del autor, del lugar de
constitución, en caso de que el autor sea una entidad jurídica, del lugar de publicación, o del lugar de
emisión, en caso de una radiodifusión o un programa por cable.
Véase asimismo el documento IP/N/1/HKG/2/A dd.1, donde se abordan los artículos 3 y 4 y el
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.
2. Sírvanse indicar si existe alguna excepción o exención del trato nacional y del trato de la
nación más favorecida conforme a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como lo
permiten los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La única excepción al trato nacional y al trato de la nación más favorecida figura en el
párrafo 1 del artículo 180 de la ODA.  De conformidad con esta disposición, el Jefe del Ejecutivo en
Consejo puede restringir, mediante un reglamento, los derechos conferidos por la Parte II de la ODA
con respecto a obras de autores relacionados con un país, territorio o zona, si considera que las obrasde Hong Kong, China, o una o más clases de dichas obras, no están adecuadamente protegidas en el
citado país, territorio o zona, debido a un trato perjudicial de cualquier tipo.  Esta excepción se ajusta
al párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de Berna.  Sin embargo, las disposiciones del párrafo 4 del
artículo 180 de la ODA implican que dicha excepción no puede aplicarse en perjuicio de ningún
Miembro de la OMC.  El Jefe del Ejecutivo en Consejo no ha publicado ningún reglamento conarreglo al artículo 180 hasta la fecha.IP/C/W/190
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3. Sírvanse indicar si Hong Kong, China, facilita protección retroactiva, y de qué modo, a las
obras, los fonogramas y las interpretaciones o ejecu ciones de otros Miembros de la OMC, conforme
a lo prescrito en los artículos 9.1, 14.6 y 70.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que aplican, mutatis
mutandis, el artículo 18 del Convenio de Berna.  Sírvanse indicar la fecha hasta la que se retrotrae
esa protección con respecto a cada categoría de materia objeto de la misma.
El párrafo 1 del artículo 18 del Convenio de Berna establece que "El presente Convenio se
aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio
público en su país de origen por expiración de los plazos de protección".
La ODA está en vigor desde el 27 de junio de 1997.  La lista 2 de la ODA trata de las
disposiciones y excepciones transitorias.  El párrafo 5 de la lista 2 de la ODA establece quesubsistirán después de su entrada en vigor (esto es, el 27 de junio de 1997) los derechos de autor sobre
una obra existente que estuvieran vigentes inmediatamente antes de su entrada en vigor.  Abarca todas
las obras objeto de derecho de autor, incluidos los fonogramas y las grabaciones de interpretaciones o
ejecuciones.  Las condiciones son que la obra puede ser protegida por el derecho de autor con arreglo
a la ODA, si se ha realizado antes de la entrada en  vigor de la misma;  que se haya publicado después
de su entrada en vigor;  o, en caso de una radiodifusión o un programa por cable, que se haya
elaborado o emitido después de su entrada en vigor;  y que el derecho de autor sobre la obra que
contemplaba la antigua legislación (la Ley de 1956 sobre derecho de autor del Reino Unido, aplicada
en virtud del SI Nº 1724 de 1972 (modificado por el SI Nº 910 de 1979) a Hong Kong, China) no
hubiera expirado si hubiera seguido amparada por el derecho de autor con arreglo a dicha Ley.
La protección otorgada con arreglo a las disposiciones transitorias del párrafo 5 de la lista 2
de la ODA tiene un carácter de continuidad.  No se retrotrae a determinada fecha en el pasado.  Se
otorga a las obras objeto de derecho de autor existentes que tenían derecho a protección antes de la
entrada en vigor de la ODA y cuyo plazo de protección no había expirado en el momento de dichaentrada en vigor.
4. En lo que respecta a las disposiciones de protección de "programas de ordenador"
contenidas en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, sírvanse indicar si la protección
abarca los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, como lo establece el
párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.  ¿Están protegidos esos programas de
ordenador como obras literarias, tal como lo establece el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio deBerna?
El párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica por medio del apartado a)
del párrafo 1 del artículo 2 de la ODA, que hace extensiva la protección del derecho de autor a las
obras literarias originales.  La definición de obra literaria que contiene el apartado b) del párrafo 1 delartículo 4 de la ODA incluye los programas de ordenador.
Hay diversas formas de manifestación de los programas de ordenador, por ejemplo como
programas fuente o programas objeto.  Los párrafos 3 y 4 del artículo 29 de la ODA también son
importantes, ya que una versión de un programa de ordenador consistente en su conversión a otrolenguaje informático se considera una traducción y, como tal, una adaptación del programa.  El titular
del derecho de autor sobre un programa de ordenador tiene el derecho exclusivo a realizar una
adaptación del programa, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 29 de la ODA, leído
conjuntamente con el apartado g) del párrafo 1 del artículo 22.
Tanto la versión fuente como la versión objeto de los programas de ordenador están
protegidas como obras literarias originales.IP/C/W/190
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5. Sírvanse aclarar si las "bases de datos" que figuran en la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos abarcan las compilaciones de datos en forma legible por máquina.  Sírvanse
explicar cómo cumple esa Ley lo establecido en el párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo sobre
los ADPIC.
La primera frase del párrafo 2 del artículo 10 se aplica por medio del apartado a) del párrafo 1
del artículo 4, que establece que por "obra literaria" se entenderá cualquier obra (salvo las dramáticas
o musicales) escrita, etc., e incluirá "las compilaciones de datos u otro material, en cualquier forma,
que, debido a la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones intelectuales,
incluidos, aunque no exclusivamente, los cuadros sintéticos".  La definición de "escrita" contenida en
el artículo 198 de la ODA incluye "cualquier fo rma de anotación o código, escrita a mano o de otra
forma e independientemente del método o del medio en o sobre el que se grabe, y "escrita" seinterpretará consecuentemente".
La única condición que cabe leer en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 4 es que, como
obra literaria, la compilación debe ser original para tener derecho a protección, de conformidad con el
apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 de la ODA.
Los principios generales del derecho de autor establecen que la protección del derecho sobre
dichas compilaciones no llega hasta la protección de los datos en sí, que pueden ser del dominio
público o estar protegidos por el derecho de autor, y cuyo uso está supeditado a una autorización de
sus autores.
6 El párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna y el artículo 13 del Acuerdo sobre los
ADPIC exigen que las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos se
circunscriban a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la
obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.Sírvanse explicar cómo los artículos 78 y 257 de la Orden de Derecho de Autor de Hong Kong, China
cumplen los mencionados artículos del Convenio de Berna y del Acuerdo sobre los ADPIC.  Sírvanse
explicar también cómo cumple la Orden el párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC, y
si la Orden prevé limitaciones y excepciones según lo dispuesto en el artículo mencionado.
De conformidad con las prescripciones del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna, las excepciones previstas en los artículos 78 y 257 dela ODA se circunscriben a los siguientes casos especiales:
a) grabaciones realizadas por Radio Television Hong Kong ("RTHK") (una dependencia
del Gobierno) con el fin de mantener la supervisión y el control sobre los programas
radiodifundidos por RTHK;  o
b) grabaciones realizadas o empleadas por la Autoridad de Radiodifusión en el ejercicio
de sus funciones normativas con arreglo a la Orden sobre la Autoridad de
Radiodifusión (cap. 391).
Como las excepciones se conceden a entidades específicas y con fines administrativos
específicos, necesarios para la observancia de la protección de la salud o la moral pública, no atentan
contra la explotación normal de las obras ni causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del titular de los derechos.
Los párrafos 14.6.0 a 14.6.3 del documento IP/N /1/HKG/2/Add.1 contienen los pormenores
de la observancia por Hong Kong, China del párrafo 6 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/W/190
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7. Sírvanse explicar cómo la excepción del artículo 38 de la Orden de Derecho de Autor de
Hong Kong, China ha sido interpretada de modo es tricto para acomodarla a las limitaciones
permisibles del párrafo 2) del artículo 9 del Convenio de Berna y del artículo 13 del Acuerdo sobre
los ADPIC
Con arreglo al artículo 38 de la ODA, el uso leal con fines de investigación o de estudio
privado no infringe el derecho de autor sobre una obra.
Quien quiera acogerse a esta excepción normativa debe demostrar que el uso fue "leal" con
referencia a los criterios indicados en el párrafo 3, esto es, la finalidad y el carácter de la utilización;
la naturaleza de la obra;  y la cuantía e importancia relativa de la porción utilizada con respecto al
conjunto de la obra.  El alcance de esta excepción normativa es limitado y se acomoda a laslimitaciones permisibles del párrafo 2 del artículo 9 del Convenio de Berna y el artículo 13 del
Acuerdo sobre los ADPIC.  Cabe también destacar que la aplicación de la norma de uso leal está
supeditada al criterio preferente del párrafo 3 del artículo 37 de la ODA, que reproduce el párrafo 2
del artículo 9 del Convenio de Berna y el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.
8. Sírvanse indicar si los discos compactos, co mo los CD-ROM, consistentes principalmente en
música y acompañados de caracteres, imágenes fijas,  películas o cualquier otro tipo de datos que no
sean audio, están  protegidos como "bases de datos" en la Orden de Derecho de Autor, y si esos
datos, incluida la música, se pueden recuperar.
Estos productos pueden estar protegidos por la ODA cuando contienen compilaciones de
datos (párrafo 1 del artículo 4 de la ODA) relativos a obras literarias o artísticas.  Pueden protegerse
en calidad de programas de ordenador (párrafo 1 del artículo 4 de la ODA) si consisten en un
programa de ordenador que reúne texto, gráficos, sonido y vídeo en formato digital.  Cuando contiene
imágenes en movimiento, la obra puede ser protegida en calidad de película, tal como se define en elpárrafo 1 del artículo 7 de la ODA.  También pueden ampararse en el derecho de autor las grabaciones
de sonido cuando el producto corresponde a la defini ción de una grabación de sonido del párrafo 1 del
artículo 6 de la ODA.
9.  Sírvanse explicar la duración de la protección de una obra, como por ejemplo la obra de
una persona jurídica, al amparo de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, según lo
dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La ODA de Hong Kong, China contiene disposiciones que establecen las normas de cálculo
de la duración de la protección sobre una base distinta de la vida de una persona física.  Dichas
disposiciones también se aplican a las personas jurídicas.  Cabe destacar las disposiciones del
párrafo 3 del artículo 17 (obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas de autor desconocido), elpárrafo 6 del artículo 17 (obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas generadas por ordenador),
el párrafo 2 del artículo 18 (grabaciones de sonido), el párrafo 4 del artículo 19 (películas), el
párrafo 2 del artículo 20 (radiodifusiones o programas por cable) y el párrafo 2 del artículo 214
(interpretaciones o ejecuciones).  En Hong Kong, China, se aplica la norma del artículo 12 del
Acuerdo sobre los ADPIC sobre la duración mínima de protección, de 50 años contados desde el final
del año civil de la publicación autorizada o la elaboración de la obra.  En las disposiciones
correspondientes de la ODA se utiliza la expresi ón "puesta a disposición de l público", en lugar del
término "publicación" empleado en el Acuerdo sobr e los ADPIC.  La "publicación" es una forma de
"puesta a disposición del público".IP/C/W/190
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B. M ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
10 Sírvanse explicar cómo los artículos 27, 27A, 28 y 28A de la Orden de Marcas de Fábrica o
de Comercio cumplen lo establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
cuando los bienes o servicios son similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca.
El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC el abordado en los párrafos 16.1.0
a 16.1.2 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1.
La esencia del párrafo 1 del artículo 16 es que el titular de una marca de fábrica o de comercio
registrada tiene el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros utilicen signos idénticos o
similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado
la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.
Los artículos 27 a 28A de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio (cap. 43) ("Orden
sobre Marcas") tratan las infracciones de una marca en relación con el concepto de marcas de
comercio o de fábrica idénticas o muy similares con respecto de los bienes o servicios para los que se
ha registrado la marca o en relación con bienes o servicios de idénticas características.
El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a bienes o servicios
similares.  Los artículos 27 a 28A de la Orden sobre Marcas se refieren a bienes o servicios de
idénticas características.  Hong Kong, China considera que ambas expresiones son equivalentes.
La Orden sobre Marcas se elaboró originalmente por analogía con la Ley de marcas de fábrica
o de comercio del Reino Unido de 1938 ("Le y de 1938 del Reino Unido").  Dos casos ( Jellinek  63
RPC-59 y Floradix [1974] RPC 583), fallados de acuerdo con la Ley de 1938 del Reino Unido,
establecieron los criterios de interpretación de cuáles eran los bienes de idénticas características.  En
el caso Jellinek  se afirmó que había que aplicar los siguientes criterios para determinar si los bienes
eran o no de idénticas características:  i) la naturaleza y composición de los bienes, ii) sus usos
respectivos, y iii) sus canales comerciales de compra y venta.  Del caso Floradix  se desprende que,
para que los bienes se consideraren de idénticas características, no es necesario que se cumplan los
tres criterios citados (incisos i) a iii) supra ).  Estos casos se consideran un precedente convincente en
Hong Kong, China.
El Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna orientación acerca de qué productos tienen
idénticas características.  No obstante, Jacob. J abordó esta cuestión en el caso British Sugar Plc
versus James Robertson & Sons Ltd  [1996] RPC 281 (con respecto a la Ley de Marcas de Fábrica o
de Comercio del Reino Unido de 1994), destacando los siguientes factores a la hora de determinar qué
productos tenían idénticas características (página 296):
a) los respectivos usos de los bienes o servicios;
b) los respectivos usuarios de los bienes o servicios;c) la naturaleza física de los bienes o prestaciones de servicios;d) los canales comerciales respectivos a través de los cuales los bienes o servicios llegan
al mercado;
e) en el caso de los artículos de consumo de autoservicio, en qué lugar se encuentran o
pueden encontrarse respectivamente en los supermercados y, en particular, si están, o
pueden estar, en los mismos estantes o en estantes distintos;IP/C/W/190
Página 17
f) en qué medida los respectivos bienes o servicios son competitivos.  Para
determinarlo podrán tenerse en cuenta cómo los círculos comerciales clasifican los
bienes, por ejemplo, si las empresas de investigación de mercados, que naturalmente
trabajan para la industria, clasifican los bienes o servicios en el mismo sector o en
sectores distintos.
A grandes rasgos, se aprecia que los conceptos de bienes de idénticas características y bienes
similares se solapan en gran medida.  Lo mismo ocurre con los servicios de idénticas características y
los servicios similares.  Para determinar si diferentes servicios son o no servicios de idénticas
características, el principal factor a tener en cuenta es si es probable que el público espere que los
servicios en cuestión sean prestados por la misma organización de servicios.  Un cotejo con los
criterios mencionados a continuación contribuye a determinar si existe dicha probabilidad:
• la naturaleza de los servicios;
• qué bienes, en su caso, forman parte de los servicios:  es importante que ambos
servicios estén relacionados con los mismos bienes;
• quiénes son los usuarios de los servicios;
• si existe una relación comercial normal entre los servicios prestados.
El 31 de mayo de 2000, Hong Kong, China aprobó una nueva Orden sobre Marcas de Fábrica
o de Comercio ("la nueva Orden").  Todavía no ha entrado en vigor.  Las disposiciones de esta nueva
Orden relacionadas con las infracciones se refieren al concepto de bienes y servicios similares, y no al
de bienes y servicios de idénticas características.
11. Sírvanse explicar cómo se establece en Hong Kong, China la protección de una marca de
fábrica o de comercio notoriamente conocida prevista en el párrafo 2 del artículo 16 y en elpárrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y también en el artículo 6bis del Convenio de
París.
No hay referencias específicas a las marcas notoriamente conocidas en la Orden sobre
Marcas.  Sin embargo, el titular de una marca notoriamente conocida dispone de varias formas deproteger su marca.
Legislación vigente
Párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
El titular de una marca de servicios notoriamente conocida (aunque no esté registrada en
Hong Kong, China) puede oponerse a la solicitud de registro de esa marca por terceros.  Esta
oposición se basa en el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas, que establece que:  "No
será lícito registrar como marca de fábrica o de comercio o una parte de una marca de fábrica o decomercio cualquier materia cuya utilización pueda resultar engañosa ...".
El titular de una marca de servicios notoriamente conocida puede tratar de proteger su marca
registrándola de conformidad con la Orden sobre Marcas.  Después estará autorizado a interponer
procedimientos por infracción, con arreglo al artículo 27A de la Orden sobre Marcas, contra una
marca de fábrica o de comercio competidora que sea idéntica o similar a su marca con respecto a los
servicios para los cuales esté registrada la marca, o a servicios de idénticas características.  Elpárrafo 4 del artículo 2 de la Orden sobre Marcas define "similitud estrecha" como "una similitud tan
estrecha que puede llamar a engaño o causar confusión".  Los "servicios similares" y los "servicios de
idénticas características" son conceptos estrechamente relacionados.IP/C/W/190
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El titular de una marca de servicios notoriamente conocida también puede registrar su marca
de fábrica o de comercio como marca de certificación, de conformidad con el párrafo 1A del
artículo 64 de la Orden sobre Marcas.  Posteriormente, podrá interponer demanda por infracción con
arreglo al párrafo 1 del artículo 67A de la Orden sobre Marcas.
Por último, el titular de una marca de servicios notoriamente conocida no registrada también
puede impedir el registro y el uso no autorizado de la marca por un tercero interponiendo una acción
de conformidad con el  Common law  por imitación fraudulenta, pero deberá cumplir los criterios
especificados en el caso Erven Warnik versus Townend  (caso "Advocaat") [1980] RPC 31.
Básicamente, el titular tendrá que demostrar tres factores:  falseamiento (no necesariamente
intencionado), merma de reputación y perjuicio.
Párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
El párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda la protección que debe
concederse al titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida cuando dicha
marca se utiliza sobre bienes o servicios que no son similares.
La Orden sobre Marcas (cap. 43) trata principalmente de las infracciones que afectan a bienes
y servicios idénticos o de idénticas características.  El titular de una marca de fábrica o de comercio
notoriamente conocida que ha registrado su marca con arreglo a la Orden sobre Marcas no podrá
interponer una acción contra terceros por infracción, de conformidad con los artículos 27 y 27A dedicha Orden sobre Marcas, si se utilizó en bienes o servicios no similares.
Sin embargo, el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida
(registrada o no) puede interponer una acción por imitación fraudulenta para impedir el uso por
terceros de dicha marca, aunque se utilice en bienes o servicios no similares a aquellos sobre loscuales el titular de la marca notoriamente conocida emplea dicha marca.
El titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida (registrada o no en
Hong Kong) puede oponerse a la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio.  Esta
oposición debe basarse en el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas (véase el párrafo 2 del
artículo 12 y siguientes).
La nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio
La nueva Orden contiene varios artículos relativos a las marcas notoriamente conocidas.
Contiene una definición de marca notoriamente conocida (véase el Anexo A).  Entre las demás
disposiciones pertinentes figuran:
El artículo 63 de la nueva Orden establece lo siguiente:
"1) A reserva de lo dispuesto en el artículo 59 (efecto de aquiescencia), el titular de una
marca de fábrica o de comercio que tenga derecho a protección con arreglo al Convenio deParís por tratarse de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, estará
autorizado a impedir mediante mandamiento judicial la utilización en Hong Kong de una
marca de fábrica o de comercio, o de una parte esencial de dicha marca, que sea idéntica o
similar a su marca, respecto de bienes o servicios idénticos o similares, cuando dicha
utilización pueda causar confusión en el público."
Por lo tanto, el artículo 63 está directamente relacionado con el artículo 6 bis del Convenio de
París y el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/W/190
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La nueva Orden también contiene las siguientes disposiciones directamente relacionadas con
el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC:
• Párrafo 4 del artículo 12:  "A reserva de lo dispuesto en el párrafo 6, una marca de
fábrica o de comercio:
a) que sea idéntica o similar a una marca de fábrica o de comercio anterior;  y
b) cuya solicitud de registro se haya presentado en relación con bienes o
servicios que no sean idénticos ni similares a aquellos respecto de los cuales gozaba
de protección una marca de fábrica o de comercio anterior, no se registrarán si, la
marca anterior tiene derecho a protección con arreglo al Convenio de París en calidad
de marca notoriamente conocida y sí de la utilización de la marca posterior sin causa
justificada puede derivarse un beneficio desleal del carácter distintivo o la reputaciónde la marca anterior o causarle perjuicio, y en la medida en que así sea".
• Párrafo 4 del artículo 18:  "Una persona infringirá una marca registrada cuando:
a) utilice, en el curso de una actividad comercial o profesional, un signo
idéntico o similar a la marca de fábrica o de comercio, en relación con bienes oservicios que no sean idénticos o similares a aquellos para los cuales esté registrada la
marca;
b) la marca de fábrica o de comercio tenga derecho a protección en calidad de
marca notoriamente conocida con arreglo al Convenio de París;  y
c) la utilización injustificada del signo se aproveche deslealmente del carácter
distintivo o la reputación de la marca comercial, o le cause perjuicio".
C. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
12. Sírvanse explicar cómo la legislación de Hong Kong, China aplica las prescripciones del
párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El método para denegar o invalidar el registro de una indicación geográfica que induzca al
público a error se explica en el párrafo 1 del artículo 12 y el apartado a) del párrafo 1 del artículo 48de la Orden sobre Marcas.  Con arreglo a esta Orden, pueden presentarse solicitudes de registro de
una indicación geográfica como una marca ordinaria o una marca de certificación.  Las marcas de
fábrica o de comercio ordinarias son aquellas que permiten distinguir los bienes de una empresa de los
de otra.  También puede presentarse una solicitud de registro de una marca de certificación, para
cualquier tipo de producto, de conformidad con el artículo 64 de la Orden sobre Marcas, para
distinguir, en las actividades comerciales, los bienes certificados por cualquier persona respecto de su
origen, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características, de los bienes nocertificados de este modo.
Cuando la utilización de una indicación geográfica pueda inducir a error al público, podrá
denegarse una solicitud de registro de dicha marca (como marca ordinaria o como marca de
certificación) o, si ya la ha aceptado el Registrador de marcas de fábrica o de comercio, podráimpugnarse con arreglo al artículo 12 de la Orden, que establece que:IP/C/W/190
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"No será lícito registrar como marca de fábrica o de comercio, o parte de una marca, cualquier
materia cuya utilización pueda inducir a engaño o pierda su derecho a protección por decisión
de un tribunal de justicia o sea contraria a la ley o la moral, o cualquier dibujo o modelo
escandaloso."
En caso de que se haya registrado una marca que induzca a error al público, la Orden sobre
Marcas permite borrarla del Registro.  Puede hacerlo cualquier parte perjudicada solicitando, con
arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 48 de  la Orden, bien al Tribunal de Primera Instancia
bien al Registrador, la eliminación de la marca del Registro, aduciendo que se trataba de una "entrada
inscrita en el Registro injustificadamente" o de una "entrada que permanece por error en el Registro".
La parte perjudicada invocará el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden para justificar su alegación de
que la entrada se inscribió injustificadamente o permanece por error en el Registro.  El fundamento desu reclamación será el fraude.
El párrafo 2 del artículo 3 de la nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio
establece que una marca de fábrica o de comercio puede consistir en "indicaciones".  Puede denegarse
una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio alegando que consiste exclusivamenteen signos que, entre otras cosas, sirven para designar la calidad o el origen geográfico de los bienes
(apartado c) del párrafo 1 del artículo 11).  No obstante, dicha marca puede registrarse si se demuestra
que, antes de la fecha de presentación de la solicitud, había adquirido de hecho un carácter distintivo
como resultado de su utilización (párrafo 2 del artículo 11).  También puede denegarse dicha solicitud
si es fraudulenta (apartado b) del párrafo 4 del artículo 11).  Eso es lo que ocurre cuando los bienes notienen el origen sugerido por la marca.  Una marca registrada erróneamente puede ser eliminada
porque puede inducir al público a error respecto de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de
los bienes (apartado c) del párrafo 2 del artículo 52), o puede ser objeto de una declaración de nulidad
debido a que se registró infringiendo el artículo 11.
13. Sírvanse explicar cómo el artículo 12 1) de la Orden de Marcas de Fábrica o de Comercio,
que dispone que no será lícito registrar como marca de fábrica o de comercio ninguna materia cuyo
uso pueda engañar, cumple el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC que prevé que
el registro de toda marca de fábrica o de comerc io para vinos y bebidas espirituosas que contenga o
consista en una indicación geográfica se denegará o invalidará.
Una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio para vinos y bebidas
espirituosas que consista en una indicación geográfica es fraudulenta cuando no tienen dicho origen.
Por lo tanto, el Registrador puede invocar el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas para
denegar el registro de dicha marca, o dicho párrafo puede servir de fundamento para iniciar un
procedimiento de oposición, con arreglo al artículo 15 de dicha Orden.  Cuando se haya registrado
una marca de fábrica o de comercio fraudulenta, el registro podrá rectificarse con arreglo alapartado a) del párrafo 1 del artículo 48 de la Orden sobre Marcas, capítulo 43.  Cualquier
procedimiento de rectificación puede basarse en el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas.
D. P
ATENTES
14. ¿Incluyen los esquemas de trazado protegidos al amparo del artículo 18 de la Orden de
Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados las patentes para la tecnología de semiconductores
consignada en el artículo 31 c) del Acuerdo sobre los ADPIC?  En caso contrario, sírvanse explicar
cómo el artículo 18 de la Orden de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados cumple el
artículo 31 c) del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a otros usos de patentes para la tecnología de
semiconductores sin la autorización del titular de los derechos.IP/C/W/190
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La Orden sobre Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados protege los
esquemas de trazado tal como se definen en el artículo 3 de dicha Orden.  El artículo 18 de la citada
Orden permite al Gobierno emplear un esquema de trazado sin autorización de su titular, respetando
las limitaciones establecidas en el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Las invenciones que no se correspondan con la definición de esquema de trazado pueden
protegerse de conformidad con la Orden sobre Patentes.
Las circunstancias en las cuales se autoriza el uso de un producto o proceso patentado sin la
autorización del titular de la patente se especifican en el artículo 64 (licencias obligatorias) y los
artículos 68 y 69 (uso por el Gobierno) de la Orden sobre Patentes (véanse los párrafos 31.a.0 a 31.a.4
del documento IP/N /1/HKG/2/Add.1).
Con arreglo a la Orden sobre Patentes, sólo puede concederse una licencia obligatoria cuando
se ha producido un abuso de los derechos de monopolio y sólo tras su solicitud ante un tribunal
(artículo 64 de la Orden sobre Patentes).  De conformidad con esta Orden, el uso por el Gobierno está
autorizado exclusivamente en períodos de extrema emergencia, cuando es necesario mantener oasegurar suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad (artículo 68 de la Orden
sobre Patentes).  De modo que tanto las disposiciones en materia de licencia obligatoria como las
relativas al uso por el Gobierno están sometidas a restricciones conformes con el apartado c) del
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
E. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
15. ¿Exige la legislación de Hong Kong, China, como condición para aprobar la
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas
entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración
suponga un esfuerzo considerable?  En tal caso, sírvanse explicar cómo Hong Kong, China protegeesos datos contra todo uso comercial desleal.
El Gobierno de Hong Kong, China está supeditado a las normas del Common law  sobre el
abuso de confianza.  En los párrafos 39.2.0 a 39.2.5 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1 figuran
datos pormenorizados sobre una posible acción al amparo del  Common law .
En Hong Kong, los productos farmacéuticos deben registrarse en el Departamento de Salud,
de conformidad con la Orden sobre Farmacia y Toxicología (cap.138), antes de su venta.  Para el
registro de un producto, su fabricante debe presentar, de conformidad con el capítulo 138, la
documentación científica prescrita para fundamentar la seguridad, eficacia y calidad del producto.  Si
el solicitante no presenta documentación propia, el Departamento de Salud no buscará en otras
fuentes.  Los examinadores del Gobierno nunca refieren ni tienen en cuenta la documentación nodivulgada presentada por otro fabricante al Depa rtamento de Salud en apoyo de una solicitud de
registro de otro producto farmacéutico, con objeto de proteger los datos contenidos en ella contra el
uso comercial desleal.  Todos los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos se
conservan en el Registro Confidencial del Departamento de Salud.
Todos los datos de pruebas de productos químicos agrícolas facilitados al Departamento de
Agricultura, Pesca y Conservación se archivan indefinidamente con carácter confidencial.  Los datos
sólo son examinados por número limitado de funcionarios públicos que deben conocerlos a efectos de
registro, y nunca se emplean en otras solicitudes de registro sin una autorización escrita del
comunicante de los datos originales.  Los datos nunca se divulgan al público.
Estas medidas administrativas, por consiguiente, aseguran la observancia del párrafo 3 del
artículo 39.IP/C/W/190
Página 22
16. Sírvanse explicar cómo la legislación de Hong Kong, China regula la adquisición de
información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la
adquisición implicaba tales prácticas, conforme a lo prescrito en la nota a pie de página del
párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La protección de la información no divulgada está garantizada por las acciones que prevé el
Common law  por abuso de confianza.  El caso principal es Coco versus Clark [1969] RPC 41, donde
se declaró que para que una reclamación por abuso de confianza prosperara debían demostrarse tres
elementos:  i) que la información es de carácter confidencial;  ii) que se ha comunicado en
circunstancias que comportan una obligación de confidencialidad;  y iii)  que se ha hecho un uso no
autorizado de la información.
Los tribunales de Hong Kong han interpretado que el segundo requisito se cumple no sólo
cuando el originador de la información la ha comunicado de manera confidencial al demandado, sino
también cuando terceros han tenido conocimiento de dicha información, y se considera que, por la
propia naturaleza de la información, debían haber comprendido que no estaban autorizados a
emplearla.  ( Dr. Lam Tai Hing versus Dr. Koo Chi Ling, Linda  [1993] 2 HKC 1).  Por consiguiente,
se considera que Hong Kong, China ha cumplido las disposiciones del párrafo 2 del artículo 39.
F. O BSERVANCIA
17. Sírvanse indicar los recursos que ordenan las autoridades judiciales con respecto de los
derechos de propiedad intelectual, incluidos los mandamientos judiciales, daños y perjuicios, gastos,destrucción o eliminación de las mercancías infractoras y de los materiales o instrumentos para su
producción.  Sírvanse explicar cuáles son los criter ios y el método de cálculo para decidir el importe
de los perjuicios que las autoridades judiciales ordenan que pague la persona que infringe los
derechos de propiedad intelectual al titular de los derechos.
Véase nuestra respuesta a la pregunta 5 de la Lista de cuestiones sobre la observancia
(documento IP/N/6/HKG/1).
18. Sírvanse indicar títulos de leyes y reglamentos y las disposiciones de los mismos que cumplan
el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a la eliminación de materiales e instrumentos
que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores.  Por otra
parte, sírvanse indicar títulos de leyes y reglamen tos y las disposiciones de los mismos que cumplan
el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo a las mercancías de marca de fábrica o de
comercio falsificadas.
El artículo 46 es analizado en los párrafos  46.0 a 46.2 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1 y
en las respuestas a las preguntas 5(3) y 24 de la Lista de cuestiones sobre la observancia(IP/N/6/HKG/1).
Cuando una persona tiene la posesión, custodia o control de un artículo específicamente
diseñado o adaptado para realizar copias de una obra particular objeto de derechos de autor, el titular
del derecho de autor sobre la obra, al saber o tener motivos para creer que se ha empleado o se va aemplear para elaborar copias infractoras, puede solicitar a los tribunales que ordenen la entrega
(artículo 109 de la ODA) y el decomiso o la destrucción (artículo 111) del artículo.
La Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados (artículos 53 y 54) y la Orden sobre
Esquemas de Trazado (Topografía) de Circuitos Integrados (artículos 8 y 9) contienen disposicionessimilares.IP/C/W/190
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El párrafo 1 del artículo 122 de la ODA faculta a los funcionarios autorizados del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a confiscar los artículos considerados
específicamente diseñados o adaptados para la elaboración de copias de una obra particular objeto de
derechos de autor y que parecen destinados a la elaboración de copias infractoras de dicha obra.  Los
artículos confiscados pueden ser decomisados, de conformidad con el artículo 131 de la ODA.
De conformidad con el artículo 20 de la Orden sobre Prevención de la Piratería del Derecho
de Autor, la maquinaria o el equipo confiscados con arreglo al párrafo 2 del artículo 18 de la citada
Orden pueden ser decomisados.
Los instrumentos que constituyen la materia de un delito de conformidad con el apartado c)
o d) del párrafo 1 del artículo 9 de la Orden sobre Designaciones Comerciales y que se confiscan conarreglo al subapartado ii) del apartado f) del párrafo 1 del artículo 15 pueden ser decomisados con
arreglo al artículo 102 de la Orden sobre Procedimiento Penal.
La nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio permite la eliminación de los bienes,
el material o los artículos infractores (artículo 25).  Por artículos infractores se entienden los artículos"especialmente diseñados o adaptados para elaborar copias de un signo, idénticas o similares a una
marca de fábrica o de comercio registrada" (párrafo 4 del artículo 17).  Al adoptar una decisión sobre
la conveniencia de emitir o no una orden de eliminación, el tribunal debe cerciorarse, entre otras
cosas, de que los bienes, el material o los artículos en cuestión no entren en los canales comerciales
una vez se haya eliminado la marca registrada de estos bienes, materiales o artículos (apartado a) delpárrafo 4 del artículo 25).  Dichos bienes o artículos infractores pueden ser decomisados (véase el
apartado b) del párrafo 1 del artículo 25).
19. Sírvanse indicar títulos de leyes y reglamentos y las disposiciones de los mismos en que se
prescriba la suspensión del despacho de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas omercancías pirata que lesionan el derecho de autor, como se estipula en el artículo 51 del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Sírvanse señalar los tipos de derechos de propiedad intelectual en virtud de los
cuales se puede efectuar una suspensión si el titular de los derechos presenta una demanda.
Pueden dictarse órdenes de suspensión del despacho de mercancías de marca de fábrica o de
comercio falsificada y mercancías pirata que lesionen el derecho de autor.
El artículo 30B de la Orden sobre Designaciones Comerciales establece que el propietario de
una marca de fábrica o de comercio puede solicitar ante un tribunal una orden de suspensión si tiene
sospechas fundadas de que puede llevarse a cabo la importación de mercancías que constituyen bienesinfractores.
El artículo 136 de la ODA establece que el titular de un derecho de autor, o de una licencia
exclusiva de un derecho de autor sobre una obra puede solicitar ante un tribunal una orden de
suspensión del despacho, si tiene sospechas fundadas de que puede llevarse a cabo la importación de
un artículo que constituya una copia infractora de su obra.
Véase también el análisis del artículo 51 contenido en los párrafos 51.0 a 51.6 del documento
IP/N/1/HKG/2/Add.1 y la respuesta a la pregunta 16 de la Lista de cuestiones sobre la observancia
(IP/N/6/HKG/1).IP/C/W/190
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20. Sírvanse explicar el tipo y la cuantía de las sanciones penales, incluidas la pena de prisión y
las sanciones pecuniarias, relativas a los derechos de propiedad intelectual.  En particular, ¿se
persiguen los delitos sólo cuando la parte perjudicada haya presentado una acusación formal?
Sírvanse explicar también si las sanciones son compatibles con el artículo 61 del Acuerdo sobre los
ADPIC, que exige que las sanciones sean suficientemente disuasorias, coherentes con el nivel de lassanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, China, se dedica
activamente a la investigación y el procesamiento de los delitos de piratería del derecho de autor y de
falsificación de marcas de fábrica o de comercio, tanto por iniciativa propia como en respuesta a las
reclamaciones formuladas por los titulares de derechos.  Las sanciones y sentencias más severas
prescritas en la legislación para los distintos delitos se exponen en las respuestas a las preguntas 20a 25 de la Lista de cuestiones sobre la observancia (documento IP/N/6/HKG/1).  En el Anexo B se
presentan varias estadísticas sobre la observancia de las disposiciones contra los delitos contra la
propiedad intelectual.  Consideramos que nuestro marco jurídico, que combina la severidad de las
penas con una observancia enérgica, concede una protección adecuada a los derechos de propiedad
intelectual y se ajusta al artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/C/W/190
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ESTADOS UNIDOS
A. D ERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
1. El artículo 17 de la Orden sobre Derecho de Autor de Hong Kong, China establece que las
obras generadas por ordenador estarán protegidas durante 50 años contados a partir de aquél enque se hizo la obra.  Sírvanse definir qué se entie nde por "generada por ordenador" en este sentido y
explicar si se reconocerá al autor de tales obras y se podrán considerar éstas obras originales.
El párrafo 6 del artículo 17 de la Orden sobre el Derecho de Autor ("ODA") establece que el
derecho de autor sobre una obra literaria, dramática, musical o artística generada por ordenador expira
al final de un período de 50 años contados a partir del fin del año en que se hizo la obra.  La expresión
"generada por ordenador", que aparece en el artículo 17 de la ODA, se define en su artículo 198como sigue:
"…."generada por ordenador", en relación con una obra, significa que ésta ha sido generada
por un ordenador en circunstancias tales que no haya un autor humano de la misma".
No obstante, se considera que una obra generada por ordenador tiene un autor.  Con arreglo al
párrafo 3 del artículo 11 de la ODA, se considera que  el autor de una obra literaria, dramática, musical
o artística generada por ordenador es la persona que efectúa las tareas necesarias para la creación de
la obra.
Las disposiciones citadas son fiel reflejo de las contenidas en el párrafo 3 del artículo 9, el
artículo 178 y el párrafo 3 del artículo 12, respectivamente de la Ley del Reino Unido de derecho de
autor, dibujos y modelos y patentes, de 1988.  La similitud en las disposiciones hace que los
tribunales de Hong Kong, China consideren un precedente convincente las decisiones de los
tribunales del Reino Unido sobre la interpretación del párrafo 3 del artículo 9, el artículo 178 y elpárrafo 3 del artículo 12 de la Ley del Reino Unido de derecho de autor, dibujos y modelos y patentes
de 1988.
Para que las obras generadas por ordenador sean protegidas con arreglo a la ODA, deben
tener el grado de originalidad prescrito por el apartado a) del párrafo 1 del artículo 2 de dicha Orden.
De una manera general, el nivel mínimo de originalidad prescrito para que la obra pueda ampararse en
un derecho de autor, tal como se desprende de los precedentes del Reino Unido, es menor que elexigido en los Estados Unidos, por lo que ciertas obras generadas por ordenador podrían recibir dicha
protección.  Se trata de una cuestión fáctica y de grado, que depende de si se ha empleado tiempo,
conocimientos técnicos y trabajo en llevar a cabo las tareas precisas, es decir, en escribir un programa
de ordenador adecuado a la producción de la obra en cuestión.
B. M
ARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
2. Sírvanse describir detalladamente cómo est án protegidas las marcas de fábrica o de
comercio notoriamente conocidas por las leyes o reglamentos de Hong Kong, China según lo previsto
en los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En la presente respuesta se hará referencia a la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio
vigente (cap. 43), así como a la nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio aprobada por el
Consejo Legislativo el 31 de mayo de 2000.IP/C/W/190
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Legislación vigente
Párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
El titular de una marca de servicios notoriamente conocida (aunque no esté registrada en
Hong Kong, China) puede oponerse a la solicitud de registro de esa marca por terceros.  Esta
oposición se basa en el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas, que establece que:  "No
será lícito registrar como marca de fábrica o de comercio, parte de una marca, cualquier materia cuya
utilización pueda inducir a engaño ...".
El titular de una marca de servicios notoriamente conocida puede tratar de proteger su marca
registrándola de conformidad con la Orden sobre Marcas.  Después estará autorizado a interponerprocedimientos por infracción, con arreglo al artículo 27A de la Orden sobre Marcas, contra una
marca de fábrica o de comercio competidora que sea idéntica o similar a su marca con respecto a los
servicios para los cuales está registrada la marca, o a servicios de idénticas características.  El
párrafo 4 del artículo 2 de la Orden sobre Marcas define "similitud estrecha" como "una similitud tan
estrecha que puede llamar a engaño o causar confusión".  Los "servicios similares" y los "servicios deidénticas características" son conceptos estrechamente relacionados.
El titular de una marca de servicios notoriamente conocida también puede registrar su marca
de fábrica o de comercio como marca de certificación, de conformidad con el párrafo 1A del
artículo 64 de la Orden sobre Marcas.  Posteriormente, podrá interponer demanda por infracción conarreglo al párrafo 1 del artículo 67A de la Orden sobre Marcas.
Por último, el titular de una marca de servicios notoriamente conocida no registrada también
puede impedir el registro y el uso no autorizado de la marca por un tercero interponiendo una acción
de conformidad con el  Common law  por imitación fraudulenta, pero deberá cumplir los criterios
especificados en el caso Erven Warnik versus Townend  (caso "Advocaat") [1980] RPC 31.
Básicamente, el titular tendrá que demostrar tres factores:  falseamiento (no necesariamente
intencionado), merma de reputación y perjuicio.
Párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC
El párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda la protección que debe
concederse al titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida cuando dicha
marca se utiliza sobre bienes o servicios que no son similares.
La Orden sobre Marcas (cap. 43) trata principalmente de las infracciones que afectan a bienes
y servicios idénticos o de idénticas características.  El titular de una marca de fábrica o de comercionotoriamente conocida que ha registrado su marca con arreglo a la Orden sobre Marcas no podrá
interponer una acción contra terceros por infracción, de conformidad con los artículos 27 y 27A de
dicha Orden sobre Marcas, si se utilizó en bienes o servicios no similares.
Sin embargo, el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida
(registrada o no) puede interponer una acción por imitación fraudulenta para impedir el uso por
terceros de dicha marca, aunque se utilice en bienes o servicios no similares a aquellos sobre los
cuales el titular de la marca notoriamente conocida emplea dicha marca.
El titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida (registrada o no en
Hong Kong) puede oponerse a la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio.  Esta
oposición debe basarse en el párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas (véase el párrafo 2 del
artículo 12 supra ).IP/C/W/190
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La nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio
Hong Kong, China promulgó la nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio el 31 de
mayo de 2000 ("la nueva Orden"), que todavía no ha entrado en vigor.  Esta nueva Orden contiene
varias cláusulas relacionadas con las marcas notoriamente conocidas.  Contiene una definición de
marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida (véase infra  la respuesta a la pregunta 3
formulada por los Estados Unidos).  Entre las demás disposiciones pertinentes figuran:
El artículo 63 de la nueva Orden establece lo siguiente:
"1)  A reserva de lo dispuesto en el artículo 59 (efecto de aquiescencia), el titular de una
marca de fábrica o de comercio que tenga derecho a protección con arreglo al Convenio deParís por tratarse de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida, estará
autorizado a impedir mediante mandamiento judicial la utilización en Hong Kong de una
marca de fábrica o de comercio, o de una parte esencial de dicha marca, que sea idéntica o
similar a su marca, respecto de bienes o servicios idénticos o similares, cuando dicha
utilización pueda causar confusión en el público."
Por lo tanto, el artículo 63 está directamente relacionado con el artículo 6 bis del Convenio de
París y el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
La nueva Orden también contiene las siguientes disposiciones directamente relacionadas con
el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC:
• Párrafo 4 del artículo 12:  "A reserva de lo dispuesto en el párrafo 6, una marca de
fábrica o de comercio:
a) que sea idéntica o similar a una marca de fábrica o de comercio anterior;  yb) cuya solicitud de registro se haya presentado en relación con bienes o
servicios que no sean idénticos ni similares a aquellos respecto de los
cuales gozaba de protección una marca de fábrica o de comercio anterior,
no se registrarán si la marca anterior tiene derecho a protección conarreglo al Convenio de París en calidad de marca notoriamente conocida y
si de la utilización de la marca posterior sin causa justificada puede
derivarse un beneficio desleal de carácter distintivo o la reputación de la
marca anterior, o causarle perjuicio, y en la medida en que así sea".
• Párrafo 4 del artículo 18:  "Una persona infringirá una marca registrada cuando:
a) utilice, en el curso de una actividad comercial o profesional, un signo
idéntico o similar a la marca de fábrica o de comercio, en relación con
bienes o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos para los
cuales esté registrada la marca;
b) la marca de fábrica o de comercio tenga derecho a protección en calidad de
marca notoriamente conocida con arreglo al Convenio de París;  y
c) la utilización injustificada del signo se aproveche deslealmente del carácter
distintivo o la reputación de la marca comercial, o le cause perjuicio".IP/C/W/190
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3. ¿Qué criterios se utilizan para determinar si una marca es notoriamente conocida?
La Orden sobre Marcas no contiene una definición normativa de la marca de fábrica o de
comercio notoriamente conocida.  Sin embargo, la nueva Orden establece criterios para determinar
qué es una marca notoriamente conocida.  La Lista 2 de la nueva Orden establece orientaciones novinculantes (tanto para el Registrador de marcas de fábrica o de comercio como para el Tribunal de
Primera Instancia de Hong Kong) sobre qué puede considerarse una marca notoriamente conocida
(véase el Anexo A adjunto).  La Lista 2 deriva del artículo 2 de la Recomendación conjunta de la
OMPI sobre las normas de protección de las marcas notoriamente conocidas.
C. I
NDICACIONES GEOGRÁFICAS
4. ¿Qué disposiciones de las leyes o reglamen tos de Hong Kong, China establecen que se
reconocerán las indicaciones geográficas según lo establecido en el párrafo 2 del artículo 22 y el
párrafo 1 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC?  Sírvanse citar las disposiciones pertinentes .
Una parte perjudicada puede interponer una demanda por imitación fraudulenta con arreglo al
Common law  para impedir una utilización de una indicación geográfica que pueda inducir a error al
público.  Además, se mantiene la posibilidad de iniciar una acción por "imitación fraudulenta" con
arreglo al artículo 36 de la Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio.  Así, cualquier comerciante
que falsee la información sobre sus bienes, presentándolos como los de otro comerciante que haya
adquirido una reputación y causándole perjuicio, se expondrá a una acción por imitación fraudulenta.
El interés del reclamante en este asunto puede derivar del uso del nombre, la marca, la designación ola composición de sus bienes.  El titular de una marca de certificación puede incoar un procedimiento,
con arreglo al artículo 67 de la Orden sobre Marcas, contra cualquier infracción.
La utilización de una indicación geográfica que induzca a error al público puede constituir
también un delito, de conformidad con el capítulo 362 de la Orden sobre Designaciones Comerciales,que tipifica como delito la aplicación de una designación fraudulenta a cualquier mercancía.
En su artículo 2, la Orden sobre Designaciones Comerciales define "designación comercial"
como, inter alia , "una indicación, directa o indirecta, y por cualesquiera medios, de una de las
materias siguientes respecto de cualquier mercancí a o parte de mercancía:  ... método de fabricación,
producción, elaboración o reacondicionamiento;  ... la  aprobación por una persona o la conformidad
respecto de un tipo aprobado por cualquier persona;  ... el lugar o la fecha de producción;  ... elproductor;  ... otros antecedentes, incluidos la propiedad o utilización anteriores."  Una designación
comercial es falsa si lo es en un grado sustancial.  De conformidad con el artículo 7 de la Orden sobre
Designaciones Comerciales, constituye un delito aplicar, en el curso de una actividad comercial o
profesional, una designación comercial falsa a las mercancías, o suministrar u ofrecer el suministro de
mercancías con una designación comercial falsa, o poseer dichas mercancías.  Con arreglo alartículo 12, también es un delito importar o exportar mercancías con una designación comercial falsa.
Por consiguiente, las disposiciones pertinentes de la Orden sobre Designaciones Comerciales
rebasan el grado de protección exigido por el apartado a) del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC, en el sentido de que la posibilidad de cometer un delito no se limita a los bienesprocedentes de determinada región o localidad, cuya calidad, reputación u otras características sean
atribuibles esencialmente a su origen geográfico, sino que se hace extensiva a cualquier designación
falsa del origen.
Para facilitar el procesamiento de los importadores que importan bienes con una designación
falsa de su origen, el artículo 24A de la Orden sobre Designaciones Comerciales establece la
presunción de que la prueba de que los bienes fueron importados de determinado país se considera un
indicio razonable de que fueron elaborados en dicho país.  De modo que la acusación no tiene la cargaIP/C/W/190
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de probar dónde se elaboran los bienes y puede limitarse a tener en cuenta el país del que se
importaron.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas, no es lícito registrar una
marca de fábrica o de comercio que pueda inducir a engaño.  De modo que puede invocarse el párrafo1 del artículo 12 para impedir el registro de una marca cuando dicho registro resulte engañoso con
respecto al origen geográfico de las mercancías.  Dicha disposición se aplica con independencia de
que la solicitud de registro se refiera a una marca ordinaria o a una marca de certificación.
5. ¿Qué criterios se utilizan para determinar si debe reconocerse una indicación geográfica?
Qué constituye una indicación geográfica es una cuestión fáctica, que se resuelve caso por
caso.  La esencia de una indicación geográfica se define en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Se establece una conexión entre el origen y la calidad, la reputación u otras
características de la mercancía.
Las marcas de certificación pueden registrarse con arreglo a la Orden sobre Marcas
(artículo 64), que las define como marcas "aptas, en relación con cualquier mercancía, para distinguir,
en el curso de las actividades comerciales, los bienes certificados por cualquier persona respecto de su
origen, material, modo de fabricación, calidad, precisión u otras características, de los bienes no
certificados de este modo".  El solicitante debe presentar las normas que regirán la utilización de la
marca de certificación, precisando, entre otras cosas, las características que deben certificarse.
También es aplicable el artículo 2 de la Orden sobre Designaciones Comerciales.
"Designación comercial" significa:  "una indicac ión, directa o indirecta, y por cualquier medio, de
cualquiera de las siguientes materias respecto de cualquier mercancía o parte de mercancía, es decir:
h) el lugar o la fecha de fabricación, producción, elaboración o
reacondicionamiento;
i) el fabricante, productor, elaborador o reacondicionador."
Véanse también los párrafos 6.2 a 6.9, infra .
6. Sírvanse describir de qué forma está previsto el mayor nivel de protección que el párrafo 2
del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga a los vinos y las bebidas espirituosas,
presentando ejemplos de productos así protegidos, con las disposiciones legales que los protegen .
El párrafo 2 del artículo 23 se corresponde con el párrafo 3 del artículo 22, pero se aplica
específicamente a las indicaciones que identifican los vinos y las bebidas espirituosas.
Las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas están protegidas por la
Orden sobre Marcas, la Orden sobre Designaciones Comerciales y el  Common law  sobre imitación
fraudulenta.
Con arreglo al párrafo 1 del artículo 12 de la Orden sobre Marcas, no es lícito registrar una
marca que pueda resultar engañosa, con independencia de que se trate de una marca ordinaria o de
una marca de certificación.  Una marca registrada engañosa, o que se ha convertido en engañosa,
puede eliminarse del registro con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 48 de la Orden sobreMarcas (cualquier "entrada inscrita en el registro sin causa suficiente", o "cualquier entrada que
permanezca por error en el registro").IP/C/W/190
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Puede recurrirse también a una acción por imitación fraudulenta para impedir la utilización de
una indicación geográfica que pueda inducir a error al público.
La Orden sobre Designaciones Comerciales también tipifica como delito aplicar una
designación falsa a las mercancías, o suministrar u ofrecer el suministro de cualquier mercancía a la
que se aplique una designación falsa.
Se han hecho varias solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio ordinarias (es
decir, no marcas de certificación) que incorporan una indicación geográfica.  Dichas solicitudes
pueden vulnerar el apartado d) del párrafo 1 del artículo 9 de la Orden sobre Marcas, que establece
que, para registrarse con arreglo a la Parte A, las marcas deben consistir en "una palabra o palabras
que no hagan referencia directa al carácter o la calidad de los bienes o servicios, según proceda, y nosean, de acuerdo con su significación ordinaria, un nombre geográfico o un apodo".
El Registrador de las marcas de fábrica o de comercio no deniega el registro de estas marcas
si contienen un elemento distintivo.  En estos casos, el Registrador exige que la parte de la marca que
consiste en una indicación geográfica sea objeto de una cláusula de descargo de responsabilidades ypuede imponer también una condición de origen (para evitar el engaño).  Entre los ejemplos de las
marcas registradas en Hong Kong, China cabe citar:
Condición
"Courvoisier Le Cognac de
Napoléon" para el brandy de coñac• Una condición para el registro es que la
marca se aplique exclusivamente a coñac
producido en Francia.
• Las palabras "Le Cognac de Napoléon" son
objeto de una cláusula de descargo de
responsabilidades.
"Champagne de Venoge" para el
champaña• Una condición para el registro es que la
marca se aplique exclusivamente achampaña producido en Épernay, Francia.
• Las palabras "Cordon Bleu", "Champagne"
y "Brut" que aparen sobre la marca son
objeto de una cláusula de descargo de
responsabilidades.
Las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas también pueden
registrarse como marcas de certificación.  En tal caso, el hecho de que una marca consista en una
indicación que sirva para designar el origen geográfico no impide que se registre como una marca de
certificación, con arreglo a la Parte A de la Orden sobre Marcas.  El párrafo 3 del artículo 64 de dicha
Orden establece que:  "El hecho de que una marca consista en signos o indicaciones que puedenservir, en el comercio, para designar el origen geográfico de los bienes o servicios no impedirá que se
registre como una marca de certificación con arreglo a la Parte A del Registro respecto de dichos
bienes o servicios".
El párrafo 2 del artículo 3 de la nueva Orden (mencionado en el párrafo 2.10 supra ) establece
que una marca de fábrica o de comercio puede consistir en "indicaciones".  Una solicitud de registro
de una marca de fábrica o de comercio puede rechazarse si consiste exclusivamente en signos que,inter alia , sirvan para designar la calidad o el origen geográfico de los bienes (apartado c) del
párrafo 1 del artículo 11).  Sin embargo, una marca de este tipo puede registrarse si se demuestra que,
antes de la fecha de la solicitud, ha adquirido de hecho un carácter distintivo debido a su usoIP/C/W/190
Página 31
(párrafo 2 del artículo 11).  El registro de una marca puede rechazarse si es engañosa (apartado b) del
párrafo 4 del artículo 11).  También puede registrarse una indicación geográfica como marca de
certificación con arreglo a la nueva Orden.  Pueden registrarse las marcas de certificación que
consistan en un signo que sirva, en las actividades comerciales o profesionales, para designar el origen
geográfico de los bienes o servicios.
7. ¿A qué autoridad hay que dirigirse para obte ner la protección de una indicación geográfica?
Dado que una de las principales vías de protección de las indicaciones geográficas en Hong
Kong, China es la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, debe presentarse una solicitud
de registro al Registrador de las marcas de fábrica o de comercio (dependiente del Departamento de
Propiedad Intelectual del Gobierno de Hong Kong, China).  Otras formas de protección de lasindicaciones geográficas son iniciar un procedimiento civil por imitación fraudulenta con arreglo al
 Common law o iniciar un procedimiento penal con arreglo a la Orden sobre Designaciones
Comerciales, acto reservado al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Gobierno de
Hong Kong, China, por iniciativa propia o en respuesta a una denuncia.
D. D
IBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
8. Sírvanse describir cómo protege la Orden sobr e Dibujos y Modelos Registrados los dibujos o
modelos textiles y explicar si esta protección no dificulta injustificablemente las posibilidades de
obtener esa protección.
Los dibujos y modelos textiles están protegidos de la misma manera que los demás dibujos y
modelos.  Se hacen ciertas ‘concesiones’ con respecto a los dibujos y modelos textiles en relación con
la divulgación previa (apartado c) del párrafo 1 del artículo 9 de la Orden sobre Dibujos y Modelos
Registrados), la declaración de novedad en una solicitud de registro de dibujos y modelos (párrafo 4
del artículo 8 del Reglamento de Dibujos y Modelos Registrados) y de las muestras (artículo 14 delcitado Reglamento) (véanse los párrafos 25.2.0  a 25.2.5 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1).
El procedimiento de registro para la obtención de la protección de los dibujos y modelos es
sencillo.  Sólo se controla la tramitación de la solicitud, y no la cuestión sustantiva de la novedad de
los dibujos y modelos.
9. El artículo 6 de la Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados de Hong Kong, China
establece que los dibujos o modelos no son registrables si la apariencia del artículo no tiene
importancia para la persona que lo adquiera o utilice.  Sírvanse explicar cómo se determina tal cosa
y de acuerdo con qué criterios.
El artículo 6 de la Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados establece un criterio
ambivalente.  En primer lugar, ¿el artículo es de un tipo cuyo aspecto constituya un factor
significativo en la decisión del comprador de adquirirlo?  En segundo lugar, ¿está el dibujo o modelo
relacionado con las características estéticas del artículo?  En los controles se aplica el principio de que
las características de un dibujo o modelo deben ser estéticas y no funcionales.  Las opiniones de loscompradores y los usuarios son fundamentales en la aplicación de estos criterios.
10. Sírvanse aclarar si el artículo 31 de la Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados de
Hong Kong, China que describe los derechos exclusivos reconocidos al titular de un dibujo o modelo
registrado, incluye el derecho a impedir que terceros  importen artículos que ostenten o incorporen el
dibujo o modelo.
El artículo 31 de la Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados da al titular del dibujo y
modelo registrado el derecho de impedir la importación por terceros de artículos en los que se hayaIP/C/W/190
Página 32
aplicado el dibujo y modelo (véanse los párrafos 26.1.0 a 26.1.2 del documento
IP/N/1/HKG/2/Add.1).
E. P ATENTES
11. El artículo 93 de la Orden sobre Patentes de  Hong Kong, China establece que los programas
de ordenador no se consideran invenciones.  Sírvanse explicar la compatibilidad de esta disposición
con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC .
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, los programas
de ordenador, como tales, están amparados en Hong Kong, China por el derecho de autor.  Según la
legislación en materia de patentes de Hong Kong, China, un programa de ordenador no puede
patentarse de manera aislada (párrafo 2 del artículo 93 de la Orden sobre Patentes).  Para que se puedapatentar, una invención debe ser más que un mero programa de ordenador.  Debe ser una invención
relacionada con los ordenadores que produzca un efecto técnico añadido cuando el programa se
ejecute en un ordenador.
El significado de "producir un efecto técnico añadido" puede ilustrarse con la decisión
adoptada en el caso Vicom Systems Inc's Application (T208/84) [1987] OJ EPO 14, 2 EPOR 74) en el
que se trataba de una invención de un método de procesamiento digital de imágenes y de un aparato
para la aplicación de dicho método.  El efecto técnico añadido de la invención de Vicom era la forma
en que se produciría la imagen mejorada.
Si el programa de ordenador produce un resultado técnico, en principio es patentable.  Pero la
patentabilidad depende también de que el programa de ordenador sea nuevo y entrañe una actividad
inventiva.  Si el programa de ordenador se limita a automatizar un proceso que anteriormente se
ejecutaba de manera mental o manual, no es patent able.  En cambio, cuando el programa de ordenador
resuelve un problema técnico, sí puede patentarse.
12. Sírvanse definir qué se entiende por "patente de corto plazo" y describir qué tipo de materia
puede ser protegida por una patente de corto plazo.  Sírvanse explicar además la diferencia entre el
alcance de una patente normal y el de una patente de corto plazo según la Orden sobre Patentes de
Hong Kong, China.
Una patente de corto plazo es una patente concedida después del simple control de la
tramitación de la solicitud.  El examen de las patentes no comprende la cuestión sustantiva de si la
invención es nueva e inventiva.
La duración de la patente de corto plazo es de ocho años.  El alcance de estas patentes no
difiere del de las patentes normalizadas, y puede obtenerse una patente de corto plazo para la mismamateria que si fuera una patente normalizada (véanse los párrafos 27.1.0 a 28.1.1 del documento
IP/N/1/HKG/2/Add.1).
Tras su concesión, la validez de una patente de corto plazo puede impugnarse ante los
tribunales.
F. P
ROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA
13. Sírvanse describir detalladamente las disposiciones de las leyes o reglamentos de
Hong Kong, China que otorguen protección contra  el uso comercial desleal de información
presentada para obtener el permiso de comercialización de productos farmacéuticos o de productosquímicos agrícolas, según establece el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, y el
carácter de la protección concedida.  Sírvanse citar las disposiciones legales pertinentes .IP/C/W/190
Página 33
El Gobierno de Hong Kong, China está supeditado a las normas del  Common law  sobre el
abuso de confianza.  En los párrafos 39.2.0 a 39.2.5 del documento IP/N/1/HKG/2/Add.1 se ofrecen
datos pormenorizados sobre una posible acción al amparo del  Common law .
En Hong Kong, los productos farmacéuticos deben registrarse en el Departamento de Salud,
de conformidad con la Orden sobre Farmacia y Toxicología (cap.138), antes de su venta.  Para el
registro de un producto, su fabricante debe presentar, de conformidad con el capítulo 138, la
documentación científica prescrita para fundamentar la seguridad, eficacia y calidad del producto.  Si
el solicitante no presenta documentación propia, el Departamento de Salud no buscará en otras
fuentes.  Los examinadores del Gobierno nunca refieren ni tienen en cuenta la documentación no
divulgada presentada por otro fabricante al Depa rtamento de Salud en apoyo de una solicitud de
registro de otro producto farmacéutico, con objeto de proteger los datos contenidos en ella contra eluso comercial desleal.  Todos los datos presentados para el registro de productos farmacéuticos se
conservan en el Registro Confidencial del Departamento de Salud.
Todos los datos de pruebas de productos químicos agrícolas facilitados al Departamento de
Agricultura, Pesca y Conservación se archivan indefinidamente con carácter confidencial.  Los datossólo son examinados por un número limitado de funcionarios públicos que deben conocerlos a efectos
de registro, y nunca se emplean en otras solicitudes de registro sin una autorización escrita del
comunicante de los datos originales.  Los datos nunca se divulgan al público.
Estas medidas administrativas, por consiguiente, aseguran la observancia del párrafo 3 del
artículo 39.
G. O
BSERVANCIA
14. El artículo 227 de la Orden sobre Derecho de Autor de 1997 condena la infracción de los
derechos de reproducción del artista ejecutante.  Sírvanse explicar qué medidas se aplican a lagrabación pirata de la actuación de un artista ejecutante .
El artículo 118 de la ODA tipifica los delitos pertinentes a este respecto.  En el párrafo 2 de su
artículo 200 se define una "grabación" o "fijación" de la actualización de un artista intérprete o
ejecutante como "una película o grabación de sonido":
a) realizada directamente a partir de la representación o ejecución no fijada;b) realizada a partir de una radiodifusión o programa por cable que incluya la
representación o ejecución;  o
c) realizada, directa o indirectamente, a partir de otra fijación de la representación o
ejecución.
El párrafo 2 del artículo 2 de la ODA define una "obra objeto de derecho de autor" como una
obra sobre la que subsiste dicho derecho.  Por su parte, la definición de "derecho de autor" del
párrafo 1 del artículo 2 de la ODA incluye tanto las películas como las grabaciones de sonido(apartado b) del pá rrafo 1 del artículo 2 de la ODA).
Con arreglo al artículo 118 de la ODA, una  persona comete un delito cuando, sin
autorización, "elabora para su venta ... posee con fines comerciales o profesionales o ... distribuye con
fines comerciales o profesionales ... una copia infractora de una obra objeto de derecho de autor".Una copia es infractora cuando su elaboración constituye una infracción (artículo 35 de la ODA).  De
acuerdo con el artículo 22 de la ODA, el titular de  un derecho de autor tiene el derecho exclusivo de
copiar su obra.  De modo que, según detalla el artí culo 118 de la ODA, los ac tos relacionados con unaIP/C/W/190
Página 34
copia pirata de la representación de un artista intérprete o ejecutante entrañan responsabilidades
penales.
15. Sírvanse describir las disposiciones legales que autorizan a las autoridades de Hong Kong,
China a ordenar la destrucción de los instrume ntos "que se hayan utilizado predominantemente"
para la producción de los bienes infractores, citándolas .
Cuando una persona tiene la posesión, custodia o control de un artículo específicamente
diseñado o adaptado para realizar copias de una obra particular objeto de derechos de autor, el titular
del derecho de autor sobre la obra, al saber o tener motivos para creer que se ha empleado o se va a
emplear para elaborar copias infractoras, puede solicitar a los tribunales que ordenen la entrega
(artículo 109 de la ODA) y el decomiso o la destrucción (artículo 111) del artículo.
La Orden sobre Dibujos y Modelos Registrados (artículos 53 y 54) y la Orden sobre
Esquemas de Trazado (Topografía) de Circuitos Integrados (artículos 8 y 9) contienen disposiciones
similares.
El párrafo 1 del artículo 122 de la ODA faculta a los funcionarios autorizados del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a confiscar los artículos considerados
específicamente diseñados o adaptados para la elaboración de copias de una obra particular objeto de
derechos de autor y que parecen destinados a la elaboración de copias infractoras de dicha obra.  Los
artículos confiscados pueden ser decomisados, de conformidad con el artículo 131 de la ODA.
De conformidad con el artículo 20 de la Orden sobre Prevención de la Piratería del Derecho
de Autor, la maquinaria o el equipo confiscados con arreglo al párrafo 2 del artículo 18 de la citada
Orden pueden ser decomisados.
Los instrumentos que constituyen la materia de un delito de conformidad con el apartado c)
o d) del párrafo 1 del artículo 9 de la Orden sobre Designaciones Comerciales y que se confiscan con
arreglo al subapartado ii) del apartado f) del párrafo 1 del artículo 15 pueden ser decomisados con
arreglo al artículo 102 de la Orden sobre Procedimientos Penales.
La nueva Orden sobre Marcas de Fábrica o de Comercio permite la eliminación de los
artículos infractores (artículo 25).  Por artículos infractores se entiende los artículos "especialmente
diseñados o adaptados para elaborar copias de un signo, idénticas o similares a una marca de fábrica o
de comercio registrada" (párrafo 4 del artículo 17).  Al adoptar una decisión sobre la conveniencia de
emitir o no una orden de eliminación, el tribunal debe cerciorarse, entre otras cosas, de que los bienes,
el material o los artículos en cuestión no entren en los canales comerciales una vez se haya eliminado
la marca registrada de estos bienes, materiales o artículos (apartado a) del párrafo 4 del artículo 25).Dichos artículos infractores pueden ser decomisados (véase el apartado b) del párrafo 1 del
artículo 25).
Sírvanse presentar información estadística sobre las medidas civiles adoptadas para mantener
la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas,los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos
integrados y el secreto comercial en los años 1996 y 1997, con inclusión del número de
procedimientos iniciados;  mandamientos judiciales emitidos;  los productos infractores confiscados;
el equipo infractor confiscado;  los casos resueltos (con inclusión de posibles acuerdos);  y la cuantía
de las compensaciones por daños causados que se hayan concedido.
No se dispone de información estadística, ya que el Gobierno de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong no recopila ni conserva estos datos estadísticos.IP/C/W/190
Página 35
16. Sírvanse presentar información estadística sobre las medidas penales para proteger la
observancia de las leyes que se hayan adoptado con respecto a la piratería del derecho de autor y las
infracciones de las marcas de fábrica o de comercio en los años 1996 y 1997, con inclusión del
número de actuaciones policiales, denuncias, proces amientos y cuantía de las multas y/o penas de
prisión (con inclusión de información acerca de si se pagaron las multas y se cumplieron realmentelas penas de prisión o éstas fueron suspendidas) y cualquier otra información que demuestre que el
sistema penal actúa con eficacia como disuasor de la piratería del derecho de autor y la falsificación
de marcas de fábrica o de comercio .
Los datos pertinentes, en la medida en que se disponen de ellos, figuran en el Anexo B.
17. Sírvanse describir las iniciativas que el Gobierno de Hong Kong, China pueda estar
planificando para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, en particular las
iniciativas con respecto a las medidas de carácter penal para lograr la observancia de las normas .
La Oficina de Investigación de la Propiedad Intelectual del Departamento de Aduanas e
Impuestos Indirectos de Hong Kong, China, tiene uno de los equipos más poderosos de la región quese ocupan de la observancia penal de los derechos de propiedad intelectual.  Ha multiplicado por más
de dos su fuerza de trabajo en el período de seis años que concluyó en 1998-1999 (pasando de
117 personas en 1994-95 a 285 en 1999-2000).  Además, en junio de 1999 se creó un grupo especial
de trabajo compuesto por unos 185 funcionarios de aduanas, cuyo objetivo es potenciar aún más las
medidas de vigilancia de las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual a nivelminorista.
Hong Kong, China tiene el placer de comunicar que, a raíz de sus enérgicos y sostenidos
esfuerzos en materia de observancia, la piratería del derecho de autor y la falsificación de marcas de
fábrica o de comercio están bajo control en Hong Kong, China.  En 1999 se confiscaronaproximadamente 16 millones de discos presuntamente pirateados, así como 14 líneas de producción,
de un valor superior a 48 millones de dólares EE.UU., lo que motivó más de 2.700 arrestos.  Las
confiscaciones en los cuatro primeros meses de 2000 ascienden a más de 3,2 millones de copias de
discos ópticos y 4 líneas de producción, de un valor de 10,5 millones de dólares EE.UU.  Hace un
año, había un número estimado de 1.000 puntos de vent a minorista de discos ópticos pirateados, cada
uno de los cuales disponía de unos 5.000 discos y funcionaba más de 12 horas diarias.  Esto suponía
que el mercado ofrecía aproximadamente 5 millones de discos ópticos pirateados de maneraconstante.  Hoy existen menos de 100 puntos de venta minorista de discos ópticos pirateados, cada
uno de los cuales dispone de unos 1.000 discos y funciona menos de tres horas diarias.  Esto
representa una disminución del 98 por ciento de las actividades de piratería en comparación con el
año pasado.  Tenemos la intención de proseguir con nuestros enérgicos esfuerzos de vigilancia.
En la esfera legislativa, el Consejo Legislativo aprobó en enero de 2000 unas enmiendas
destinadas a incluir algunos delitos contra los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la
Orden sobre Delitos Graves y Organizados, gracias a lo cual los funcionarios de aduanas se
beneficiarán de un refuerzo de sus facultades de investigación y vigilancia para combatir la piratería
del derecho de autor y las actividades de falsificación, como por ejemplo la confiscación de losingresos derivados de los delitos cuando intervienen asociaciones de criminales.
También se presentó, en enero de 2000, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (Diversas
enmiendas) al Consejo Legislativo.  Dicha Ley establece nuevas medidas legislativas para impedir el
contrabando y aclara la legislación para facilitar el procesamiento de las actividades de pirateríarealizadas por usuarios finales que sean entidades jurídicas.  Se prevé que la Ley sea aprobada por el
Consejo Legislativo a finales de junio de 2000.IP/C/W/190
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ANEXO A
LISTA 2
DETERMINACIÓN DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
NOTORIAMENTE CONOCIDAS
1. Factores que deben tenerse presentes
1) Al determinar, a efectos de la aplicación del artículo 4 (significado de "marca
de fábrica o de comercio notoriamente conocida") si una marca de fábrica o de comercio es
notoriamente conocida en Hong Kong, el Registra dor o el tribunal tendrán en cuenta cualquier
factor del que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida en Hong Kong.
2) En particular, el Registrador o el tribunal tendrán en cuenta cualquier
información que se les haya presentado y de la cual pueda inferirse que la marca es
notoriamente conocida en Hong Kong, o no, in cluyendo, entre otras cosas, la información
relacionada con los siguientes extremos:
a) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en los
sectores pertinentes del público;
b) la duración, el alcance y la zona geográfica en que se produjo la
utilización de la marca;
c) la duración, el alcance y la zona geográfica de cualquier promoción
de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la
presentación, en ferias o exposiciones, de los bienes o servicios a los
que se aplica la marca;
d) la duración y la zona geográfica de cualquier registro, o cualquier
solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la
utilización o el reconocimiento de la marca;
e) los antecedentes de defensa, con éxito, de los derechos que amparan a
la marca, y en particular el alcance de su reconocimiento como marca
notoriamente conocida por las autoridades competentes de
jurisdicciones extranjeras;  y
f) el valor asociado a la marca.
3) Los factores mencionados en el párrafo 2) tienen por fin servir de orientación
para ayudar al Registrador y al tribunal a determinar si la marca es notoriamente conocida en
Hong Kong.  No constituye un requisito previo para la determinación el hecho de que sefacilite información sobre todos los factores citados o que se dé igual peso a cada uno de ellos.
Por el contrario, la determinación dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.
En algunos casos, todos los factores pueden tener importancia.  En otros, quizás sólo sean
pertinentes algunos.  También puede ocurrir que ninguno de los factores citados tenga
importancia, de modo que la decisión podría basarse en factores adicionales, no mencionadosen el párrafo 2).  Estos factores adicionales pueden ser importantes por sí solos o en
combinación con uno o más de los factores citados en el párrafo 2).IP/C/W/190
Página 37
4) A efectos de la aplicación del apartado a) del párrafo 2), los "sectores
pertinentes del público" son, entre otros:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de bienes o servicios a
los que se aplica la marca;
b) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de
bienes o servicios a los que se aplica la marca;  y
c) los círculos comerciales que tratan con el tipo de bienes o servicios a
los que se aplica la marca.
5) Si se determina que una marca es notoriamente conocida al menos en un
sector pertinente del público en Hong Kong, se considerará notoriamente conocidaen Hong Kong.
6) A efectos de la aplicación del apartado e) del párrafo 2), las "autoridades
competentes de jurisdicciones extranjeras" son las autoridades administrativas, judiciales o
cuasijudiciales no situadas en Hong Kong, competentes para determinar si una marca esnotoriamente conocida o para velar por la observancia de la protección de las marcas
notoriamente conocidas en sus jurisdicciones respectivas.
2. Factores que no deben demostrarse necesariamente
Para determinar si una marca es notoriamente conocida en Hong Kong, no es
necesario demostrar:
a) que la marca ha sido utilizada o registrada en Hong Kong;
b) que se ha presentado una solicitud de registro de la marca en Hong
Kong;
c) que la marca es notoriamente conocida o ha sido registrada, en una
jurisdicción distinta de Hong Kong;
d) que se ha presentado una solicitud de registro de la marca en una
jurisdicción distinta de Hong Kong;  o
e) que la marca es notoriamente conocida por el público en general
en Hong Kong.IP/C/W/190
Página 38ANEXO B
Estadísticas sobre procesamientos y condenas con arreglo a la
Orden sobre el Derecho de Autor y la Orden sobre Designaciones Comerciales
Orden sobre el Derecho de Autor Ord en sobre Designaciones Comerciales
1997 1998 1999 1997 1998 1999
Número de casos 1.473 1.561 3.413 842 811 1.073
Número de arrestos 1.568 1.645 2.704 850 760 863
Número de procesamientos 1.659 1.727 1.310 1.532 1.497 948
Número de condenas 1.352 1.485 1.187 1.340 1.341 828
Valor total de las confiscaciones (millones de US$) 24,02 199,28 43,46 8,47 6,77 9,05IP/C/W/190
Página 39Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Oficina de Investigación de la Propiedad Intelectual (IPIB)
Resultados de la vigilancia de los delitos contra el derecho de autor
1997 1998 1999
IPIBGrupo de trabajo
especialTotal
Número de casos 1.473 1.561 1.235 2.165 3.400
Número de arrestos 1.568 1.109 1.592 2.701
Cantidad de discos ópticos confiscados 4.475.685 38.963.361 11.375.543 5.118.256 16.493.799
Valor de los discos ópticos confiscados
(millones de US$) 18,42 123 25,67 12,46 38,13
Número de líneas de producción de
discos ópticos 56 81 4 01 4
Valor de las líneas de producción
(millones de US$) 4,36 58,21 8,86 0 8,86
Cuantía de las demás confiscaciones (v.gr.,
cartuchos de juegos de ordenador, juegostelevisivos, etc.) 37.819 107.598 12.170 6.836 19.006
Cuantía total de las confiscaciones 4.514.1 47 39.036.790 11.390.875 5.125.092 16.515.967
Valor total de las confiscaciones (millones
de US$) 24,02 199,28 36,67 12,9 49,57IP/C/W/190
Página 40Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Oficina de Investigación de la Propiedad Intelectual
Resultados de la vigilancia de los delitos contra las ma rcas de fábrica o de comercio/designaciones comerciales
(Excluidos los delitos contra las marcas/designaciones comerciales relacionados con fraudes sobre el origen de los textiles)
1996 1997 1998 1999
Número de casos 663 842 811 989
Número de arrestos 691 850 760 780
  Cuantía de las confiscaciones
Prendas de vestir (piezas) 218.175 439.933 507.250 286.582
Artículos de cuero (piezas) 42.448 24.362 37.201 79.617
Relojes (número) 60.424 300.192 138.773 216.046
Productos farmacéuticos (número) 85.756 680.743 23.668 2.568
Varios (artículos de papelería, productos alimentarios, aparatos eléctricos, ropa
deportiva)14.139.032 10.269.050 973.418 19.704.303
Total 14.545.835 11.714.280 1.680.310 20.289.116
Valor de las confiscaciones (millones de US$) 10,08 8,47 6,77 7,77
__________