RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/Q2/ESP/1
14deoctubre de1997
DEL COMERCIO(97-4448)
Original: inglés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE MARCAS DEFÁBRICA
ODECOMERCIO, INDICACIONES GEOGR ÁFICAS Y
DIBUJOS YMODELOS INDUSTRIALES
España1
Elpresente documento reproduce laspreguntas formuladas aladelegación deEspaña ylas
respuestas proporcionadas conmotivo delexamen delalegislación sobre marcas defábrica ode
comercio, indicaciones geográficas ydibujos ymodelos industriales, durante lareunión delConsejo
celebrada del11al15denoviembre de1996.2
_____________
I. RESPUESTA ALAPREGUNTA GENERAL RELATIVA ALOS DERECHOS DE
PRIORIDAD3
¿Reconoce supaísunderecho deprioridad sobre labasedeunaanterior solicitud demarcas
defábrica odecomercio presentada encualquier otropaísMiembro delaOMC porunnacional de
unMiembro delaOMC?
España reconoce elderecho deprioridad aunasolicitud demarca presentada enoparaEspaña,
quereivindique talderecho sobre labasedeunaprimera solicitud presentada encualquier Miembro
delaOMC.
Justificación: Elderecho deprioridad unionista (artículo 4delConvenio delaUnión deParís),
seincorpora alAcuerdo sobre losADPIC porreferencia, según seestablece enelpárrafo 1del
artículo 2delAcuerdo sobre losADPIC ysehace, porlotanto, extensible atodos losnacionales de
laOMC, aquienes envirtud delpárrafo 3delartículo 1delAcuerdo sobre losADPIC selesconcede
eltratoprevisto enelAcuerdo sobre losADPIC, tratoqueincluye -porreferencia- elderecho de
prioridad unionista.
1Porloquerespecta alasleyes ylosreglamentos pertinentes alosámbitos queseexaminan, notificados
porEspaña envirtud delpárrafo 2delartículo 63delAcuerdo, seremite alosdocumentos IP/N/1/ESP/1/Rev.1,
IP/N/1/ESP/1/Rev.1/Add.1, IP/N/1/ESP/T/1-2, IP/N/1/ESP/G/1-4 eIP/N/1/ESP/I/1-2.
2Elactadeestareunión estáincluida eneldocumento IP/C/M/11.
3Enlareunión delConsejo delosADPIC celebrada del11al15denoviembre de1996, losMiembros
acordaron responder aestapregunta enelcontexto delpresente examen (párrafo 43deldocumento IP/C/M/11).IP/Q2/ESP/1
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Además, enaplicación delacláusula delanación másfavorecida (artículo 4delAcuerdo sobre
losADPIC) debeofrecerse alosnacionales delaOMC lasmismas ventajas queseotorgan alos
nacionales decualquier otropaís,enelpresente caso, elderecho deprioridad quesereconoce alos
nacionales deEstados parte enelConvenio delaUnión deParís.
II. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Elartículo 2delaLeydeMarcas española enumera lostipos designos quepueden ser
registrados como marcas. Lalistadesignos noincluye lasmarcas consistentes encolores. Además,
elapartado g)delpárrafo 1delartículo 11prohíbe expresamente elregistro delcolor "porsísólo",
amenos queestédelimitado porunaforma determinada. Alavistadeestos dosartículos, sírvanse
explicar silaleyespañola escompatible conelpárrafo 1delartículo 15delAcuerdo sobre losADPIC,
queprevé quepodrán registrarse lossignos consistentes encombinaciones decolores.
Sí,escierto queelartículo 2delaLeydeMarcas española noincluye entre lossignos que
pueden constituir marca "lascombinaciones decolores", como lohaceelpárrafo 1delartículo 15
delAcuerdo sobre losADPIC. Sinembargo, enambas normas laenumeración delossignos quepueden
constituir marca esabierta, onotaxativa.
Ciertamente, lalista delartículo 2delaLeydeMarcas española seencabeza con
"especialmente", loqueconduce aafirmar quetambién podría considerarse marca lacombinación de
colores. Porsuparte, laenumeración designos susceptibles deregistro como marca delpárrafo 1del
artículo 15delAcuerdo sobre losADPIC también esejemplificativa yseencabeza con"enparticular".
Porotraparte, elAcuerdo sobre losADPIC ylaLeydeMarcas española coinciden enque
nopuede protegerse elcolor porsísólo,yaqueellopodría conferir unmonopolio sobre bienes escasos,
como sonloscolores puros. Ladiferencia entreambos textos normativos estriba enlaforma deplasmar
laprohibición. Mientras laLeydeMarcas española niega lamarca sobre "elcolor porsísólo"
(apartado g)delpárrafo 1delartículo 11),elAcuerdo sobre losADPIC afirma laprotección delas
combinaciones decolores. Setratadelasdoscarasdeunamisma moneda, conelmismo razonamiento
subyacente. Aestohayqueañadir quelasprohibiciones deregistro contenidas enelartículo 11se
interpretan deunmodo restrictivo porexaminadores yjueces.
2. Elpárrafo 1delartículo 4delaLeydeMarcas española autoriza altitular deunamarca a
invocar "causas justificativas delafaltadeuso"paramantener envigor elregistro delamarca a
pesar dequeéstanohaya sidoutilizada. Sírvanse explicar quécircunstancias osituaciones se
consideran suficientes paraquesepueda invocar estadisposición, incluida, ensucaso, lacomunicación
delasdecisiones administrativas ojudiciales quesehayan dictado enrelación conestacuestión.
Lascausas justificativas delafaltadeusodelamarca seaprecian anteslostribunales dejusticia.
LaLeydeMarcas española -adiferencia delAcuerdo sobre losADPIC- noestablece criterios que
dencontenido alascausas justificativas defaltadeuso.
Sinembargo, enlapráctica, éstas seajustan completamente alcriterio defuerza mayor
establecido porelAcuerdo sobre losADPIC (segunda frase delpárrafo 1delartículo 19),estoes,
circunstancias quesurjan independientemente delavoluntad deltitular delamarca yqueconstituyan
unobstáculo alusodelamisma.
3. Sírvanse explicar sielartículo 31delaLeydeMarcas española establece unapresunción de
probabilidad deconfusión alosefectos dedeterminar siexiste unasemejanza quepuede inducir a
confusiónporutilizarmarcasidénticasparaproductosidénticos,conformealosdispuestoenelpárrafo1IP/Q2/ESP/1
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delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC. Denoserasí,lesrogamos indiquen sihayotra
disposición enlaLeydeMarcas española queprevea esapresunción.
Elpárrafo 1delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC coincide plenamente, ensuprimera
frase, conelpárrafo 1delartículo 31delaLeydeMarcas española. Lacondición paraejercer el
jusprohibendi consiste enqueeluso"pueda inducir aerrores" (párrafo 1delartículo 31delaLey
deMarcas española) o"délugar aprobabilidad deconfusión" (párrafo 1delartículo 16delAcuerdo
sobre losADPIC).
Ladiferencia entreambos textos normativos esquelaLeydeMarcas española noofrece ningún
casoejemplificativo delainducción aerrores. Frente aestasituación, elAcuerdo sobre losADPIC
señala quehayprobabilidades deconfusión cuando hayaidentidad entrelossignos yentrelosproductos
oservicios quesedistinguen. Estecriterio "dedoble identidad" sesigueenlapráctica registral yjudicial
española, queestima incompatibles dossignos idénticos sobre productos oservicios idénticos.
Estapráctica tienesufundamento jurídico enelpárrafo 2delartículo 12delaLeydeMarcas
española interpretado acontrario .Así,enefecto, elpárrafo 2delartículo 12permite registrar marcas
semejantes aotras previamente registradas paradistinguir productos oservicios similares conla
autorización delanterior titular delderecho. Porelcontrario, cuando lossignos sonidénticos ylos
productos oservicios también coinciden, lapráctica -basada enelcitado párrafo 2delartículo 12de
laLeydeMarcas española- noadmite elregistro.
4. Sírvanse explicar silaleyespañola permite altitular deunamarca notoriamente conocida
impedir elusodeunamarca registrada paraproductos oservicios quenoseansimilares sipuede
demostrar quetalusoindica queexiste unaconexión entre dichos productos oservicios yeltitular
delamarca notoriamente conocida yqueeseusopuede lesionar losintereses deltitular, conforme
alodispuesto enelpárrafo 3delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
Laprotección delamarca notoriamente conocida secontempla enlaLeydeMarcas española
desde undoble ángulo.
Enprimer lugar, elapartado c)delartículo 13prohíbe elregistro como marca de"lossignos
omedios quesupongan unaprovechamiento indebido delareputación deotros signos omedios
registrados".
Ensegundo lugar, elartículo 35establece que"eltitular deunamarca registrada podrá ejercer
antelosórganos jurisdiccionales lasacciones civiles openales quecorrespondan contra quienes lesionen
suderecho, yexigir lasmedidas necesarias parasusalvaguardia".
Además, existe laposibilidad deprotección delamarca notoriamente conocida através de
laLeydeCompetencia Desleal, del10deenero de1991. Enconcreto, elusodeunamarca notoriamente
conocida puede incluirse entrelosactosdeconfusión quecomprenden riesgo deasociación (artículo 6)
yentrelosactosdeexplotación delareputación ajena, como lautilización desleal designos distintivos
(artículo 12).
[Pregunta complementaria delosEstados Unidos]
a) ¿Impone laLeydeMarcas española alostitulares demarcas notoriamente conocidas yno
registradas queinterpongan acciones judiciales contra terceros porutilización delamarca notoriamente
conocida ynoregistrada condiciones previas paralatramitación delproceso?IP/Q2/ESP/1
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Pararesponder aestapregunta hayquediferenciar entre: i)elejercicio deacciones encaminadas
aprohibir elusodelamarca notoriamente conocida noregistrada yii)laacción deanulación deuna
marca registrada enconflicto conlamarca notoriamente conocida noregistrada.
i) Enelprimer caso(prohibición deuso)eltitular delamarca notoriamente conocida
noregistrada podrá ejercer contra eseactodeconfusión realizado poruntercero (artículo 6de
laLeydeCompetencia Desleal 3/1991) ocontra eseactodeexplotación delareputación ajena
(artículo 12delaLey3/1991) lassiguientes acciones derivadas delacompetencia desleal
(artículo 18delaLey3/1991). Principalmente, laacción decesación delactoylaacción de
indemnización dedaños yperjuicios.
Noserequieren condiciones adicionales paraelejercicio deestasacciones.
ii) Enelsegundo caso-acción deanulación deunamarca registrada enconflicto conla
marca notoriamente conocida- eltitular delamarca notoriamente conocida noregistrada deberá
efectuar, almismo tiempo, lacorrespondiente solicitud deregistro desumarca. Según el
artículo 3delaLeydeMarcas del10denoviembre de1988, elusuario deunamarca
notoriamente conocida enEspaña porlossectores interesados podrá reclamar antelostribunales
laanulación deunamarca registrada paraproductos idénticos osimilares quepueda crear
confusión conlamarca notoriamente conocida siempre queejerza laacción antes deque
transcurran cinco añosdesde lafecha depublicación delaconcesión delamarca registrada,
anoserqueéstahubiera sidosolicitada demalafe,encuyocasolaacción deanulación será
imprescriptible.
b) ¿Puede eltitular deunamarca notoriamente conocida impedir elusodesumarca parabienes
oservicios nosimilares? Sírvanse citarelartículo pertinente delaLeydeMarcas española. Encaso
dequelarespuesta seanegativa, ¿enquéforma daEspaña cumplimiento alpárrafo 3delartículo 16del
Acuerdo sobre losADPIC?
Enelsupuesto deunamarca notoriamente conocida (queextiende suprotección aproductos
nosimilares) hayquehacer unadiferenciación preliminar, aldistinguir silamarca estáregistrada o
noloestá. Enelúltimo caso, nosremitimos alarespuesta dadaalapregunta complementaria a),
másarriba.
Cuando lamarca notoriamente conocida esunamarca registrada, laprotección estáprevista
enlaLeydeMarcas española del10noviembre de1988, queprohíbe registrar como marca lossignos
quesupongan unaprovechamiento indebido delareputación deotros signos omedios registrados
(apartado c)delartículo 13).
Además, elartículo 35delamisma Leyestablece queeltitular deunamarca registrada podrá
ejercer antelosórganos jurisdiccionales lasacciones civiles openales quecorrespondan contra quienes
lesionen suderecho, yexigir medidas necesarias parasusalvaguardia.
c) ¿Puede eltitular deunamarca notoriamente conocida noregistrada percibir unaindemnización
pordaños yperjuicios yobtener unareparación pormandato judicial enrelación conelusodeesa
marca enEspaña?
Como yasehamencionado (véase larespuesta alapregunta complementaria a),másarriba),
elusuario deunamarca notoriamente conocida enEspaña porlossectores interesados puede reaccionar
contra elregistro deunamarca susceptible degenerar confusión conlamarca notoriamente conocida.
Paraellopuede acudir alostribunales parasolicitar laanulación delamarca registrada (artículo 3deIP/Q2/ESP/1
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laLeydeMarcas 32/1988). Lajurisdicción competente estáestablecida enelTítulo XIIIdelaLey
dePatentes 11/1986.
También cabeelejercicio deacciones decompetencia desleal, solicitándose laindemnización
dedaños yperjuicios (artículo 18). Enestecaso, latramitación delproceso serigeigualmente por
laLeydeEnjuiciamiento Civilparaeljuicio demenor cuantía, ylacompetencia territorial sedetermina
porelartículo 23delaLeydeCompetencia Desleal 3/1991.
5. Sírvanse explicar silanaturaleza delproducto oservicio alquelamarca defábrica ode
comercio hadeaplicarse puede constituir unobstáculo paraelregistro delamarca según laley
española. Deserasí,lesrogamos indiquen yexpliquen lasmaterias cuyoregistro estáexcluido por
esemotivo, lasdisposiciones delaLeydeMarcas española enquesefundan esasexclusiones ysi
estapráctica escompatible conelpárrafo 4delartículo 15delAcuerdo sobre losADPIC.
Lanaturaleza delosproductos oservicios alosquelamarca hadeaplicarse nopuede, en
ningún caso, serobstáculo paraelregistro delamarca (párrafo 4delartículo 15delAcuerdo sobre
losADPIC).
Esteprecepto fueasumido porelsistema jurídico español demarcas desde quenaciera esta
norma, enelmarco delConvenio delaUnión deParís como artículo 7ensutexto original de1883.
Sibiennoseincluye elprecepto expresamente enlaLeydeMarcas Española, sededuce de
lasprohibiciones absolutas deregistro (artículo 11),quesondecarácter taxativo. Entre ellasnose
contiene laposibilidad deexclusión porlanaturaleza delosproductos oservicios.
Finalmente, cabedecirqueenEspaña seconceden marcas paratodos losproductos yservicios
delaclasificación internacional establecida envirtud delArreglo deNizadel15dejunio de1957.
6. Sírvanse explicar silanaturaleza delproducto oservicio alquelamarca defábrica ode
comercio hadeaplicarse puede constituir unobstáculo para elregistro delamarca según laley
española. Deserasí,lesrogamos indiquen yexpliquen lasmaterias cuyoregistro estáexcluido por
esemotivo, lasdisposiciones delaLeydeMarcas española enquesefundan esasexclusiones.
Estapregunta repite laanterior, alaquenosremitimos enlarespuesta.
7. Sírvanse describir losmétodos utilizados enEspaña paraproteger losdibujos industriales,
enparticular:
a) laforma oformas depropiedad intelectual utilizadas para proteger losdibujos
(porejemplo, patente, derecho deautor, suigeneris);
b) lascondiciones quedeben cumplirse para obtener laconcesión deesaprotección
(porejemplo, silosdibujos deben sernuevos uoriginales yloselementos deestos
conceptos), juntoconunabreve descripción delprocedimiento deregistro oconcesión;
c) lanaturaleza delosderechos concedidos yladuración delaprotección otorgada;
d) lanaturaleza delasvíasderecurso dequepuede valerse eltitular decada tipode
protección, incluida unadescripción delascondiciones quepueden imponerse
(porejemplo, siseexige lautilización comercial); yIP/Q2/ESP/1
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e) siexisten excepciones alaprotección olosderechos para cada tipodepropiedad
intelectual delosdibujos industriales.
a) Eldiseño sepuede proteger: porlavíadeldibujo omodelo industrial, porlavíadeldibujo
omodelo artístico deaplicación industrial (derivado deunaobradearteaplicada), porlavía
delmodelo deutilidad oporlavíadelderecho deautor.
LosdibujosymodelosindustrialesyartísticosseregulanenelEstatutodelaPropiedadIndustrial
(Texto Refundido delRealDecreto Leydel26dejuliode1929), losmodelos deutilidad se
regulan enlaLeydePatentes 11/1986, del20demarzo, ylaprotección delderecho deautor
seregula enelRealDecreto Legislativo 1/1996, del12deabrilde1996, porelqueseaprueba
eltexto refundido delaLeydePropiedad Intelectual.4
Laprotección pordibujo omodelo industrial opordibujo omodelo artístico esacumulable
conlaprotección porderecho deautor, según sedesprende delpárrafo 2delartículo 3del
texto refundido delaLeydePropiedad Intelectual.
Laprotección pordibujo omodelo industrial opordibujo omodelo artístico noescompatible
conlaprotección pormodelo deutilidad, conforme establece elartículo 169delEstatuto de
laPropiedad Industrial.
b) Paralaprotección delosdibujos ymodelos industriales seexige lanovedad. Éstanoseexamina
deoficio enelprocedimiento deconcesión (artículo 166delEstatuto delaPropiedad Industrial)
másqueporvíadeoposición (artículo 188delEstatuto delaPropiedad Industrial). Sibien
lanorma noestablece unparámetro paraeljuicio delanovedad, lapráctica administrativa
yjurisprudencial exigen novedad mundial.
Respecto delaforma detramitación, sesigue mutatis mutandis, lodeterminado paralasmarcas
(deconformidad conelartículo 185delEstatuto delaPropiedad Industrial) yteniendo encuenta
lasnormas específicas (artículo 170delEstatuto delaPropiedad Industrial).
Encuanto alosdibujos ymodelos artísticos, existen algunas peculiaridades enelprocedimiento
deconcesión, como porejemplo, laexigencia deacompañar alasolicitud deregistro la
autorización delautor cuando laobra artística noestéconsiderada dedominio público
(artículo 191delEstatuto delaPropiedad Industrial).
c) Setratadederechos exclusivos, conunaduración dediezañosorenovables porotros diez
(artículo 185delEstatuto delaPropiedad Industrial).
d) Elregistroconcedeelderechoexclusivoentérminossimilaresalosqueestableceelpárrafo1del
artículo 26delAcuerdo sobre losADPIC.
Laprotección jurisdiccional delosdibujos ymodelos industriales yartísticos eslaquese
contempla eneltítulo XIIIdelaLeydePatentes 11/1986, conforme seestablece enla
Disposición Derogatoria 1.a)dedicha Ley.
Paramantener envigor elderecho seexige elpagodetasasenidénticas condiciones quelas
exigidas paralasmarcas. Noserequiere elusodeldibujo omodelo paramantener envigor
4Eltexto refundido delaLeydePropiedad Intelectual podrá encontrarse eneldocumento IP/N/1/ESP/C/6.IP/Q2/ESP/1
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elderecho, pues, como essabido, elloiríacontra laprescripción delapartado b)del
artículo 5delConvenio delaUnión deParís.
e) Nopodránregistrarsecomodibujosymodelosloscomprendidosenlasprohibicionesderegistro
demarcas aplicables alcaso(formas impuestas porrazones deorden público, lascontrarias
alaley,alorden público oalasbuenas costumbres, lasquereproduzcan oimiten elescudo,
labandera, etc.delosEstados, etc.(artículo 187delEstatuto delaPropiedad Industrial)).
Esemismo artículo establece quetampoco podrán registrarse como modelos losenvases o
modelos quecontengan dibujos queseanconstitutivos demarcas odenominaciones.
8. Sírvanse explicar dequéprotección gozan enlaleyespañola losdibujos textiles.
Losdibujos ymodelos textiles encuentran lamisma protección quelosquesesolicitan para
otros sectores industriales. Elprocedimiento deconcesión esrápido, pornoexistir deoficio examen
defondo.