RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/C/W/47
11denoviembre de1996
DEL COMERCIO(96-4768)
Original: inglés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE MARCAS DEFÁBRICA ODE
COMERCIO, INDICACIONES GEOGR ÁFICAS YDIBUJOS
YMODELOS INDUSTRIALES
Respuestas deSudáfrica alaspreguntas formuladas por
laComunidad Europea ysusEstados miembros1,
elJapón2ylosEstados Unidos3
Seharecibido delaMisión Permanente deSudáfrica lasiguiente comunicación, defecha 5de
noviembre de1996.
_______________
RESPUESTAS ALASPREGUNTAS SOBRE MARCAS DEFÁBRICA
ODECOMERCIO FORMULADAS POR LACOMUNIDAD
EUROPEA YLOSESTADOS UNIDOS
Introducción
Elderecho delasmarcas defábrica odecomercio enSudáfrica serigeporlaLeydeMarcas
deFábrica odeComercio, Nº194de1993 ("laLeydeMarcas") queentró envigor el1ºdemayo
de1995. Lascuestiones administrativas relacionadas conlaaplicación delaLeyfiguran enel
Reglamento delasMarcas deFábrica odeComercio de1995.
Conviene tener presentes ciertos aspectos delahistoria legislativa sudafricana alresponder
aalgunas delaspreguntas quesehanformulado. LaLeydeMarcas deFábrica odeComercio abrogó
laLeydeMarcas deFábrica odeComercio, Nº62de1963 (ensuforma enmendada), basada, en
líneas generales, enlaLeydeMarcas británica de1938. Asuvez,laLeydeMarcas de1963 había
abrogado laLeydePatentes, Dibujos oModelos, Marcas deFábrica odeComercio yDerecho de
Autor, Nº9de1916. Lasdisposiciones sobre marcas delaLeyde1916, porsuparte, sebasaban
enlasdelaLeydeMarcas británica de1905.
Lareacción delalegislación sudafricana antelaevolución internacional enlaesfera delas
marcas fueprovocada principalmente porlodispuesto enlaDirectiva europea relativa alaarmonización
delderecho demarcas defábrica odecomercio, mediante unadesusmanifestaciones, asaber, elprimer
proyecto delaLeydeMarcas delReino Unido, yporloestipulado enelAcuerdo sobre losADPIC.
Como norma, seconservaron enlaLeydeMarcas deFábrica odeComercio lasdisposiciones delas
1Documento IP/C/W/37.
2Documento IP/C/W/40.
3Documento IP/C/W/39.IP/C/W/47
Página 2
Leyes deMarcas de1916 y1963 quehabían funcionado eficazmente enSudáfrica yparaella,yque
noestaban enconflicto conelAcuerdo sobre losADPIC. Noseinterrumpió, pues, enloposible,
latradición legislativa deSudáfrica.
Sehallaactualmente anteelParlamento, pendiente deaprobación, máslegislación modificativa,
asaber, elProyecto deModificación General delaLegislación sobre laPropiedad Intelectual de1996.
Seprevé queelProyecto, quetieneporobjeto enmendar laLeydeMarcas deFábrica odeComercio
paraarmonizarla completamente conlasdisposiciones relativas amarcas delAcuerdo sobre losADPIC,
entre envigor antes definales de1996.
Sudáfrica seadhirió alConvenio deParís el1ºdediciembre de1947. LaLeydeMarcas de
Fábrica odeComercio seajusta engeneral alasdisposiciones sustantivas delConvenio. ElProyecto
deModificación General delaLegislación sobre laPropiedad Intelectual de1996tienetambién como
finalidad corregir lasdeficiencias aesterespecto.
Respuestas
CE1)Conrespecto alpárrafo 1delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC, ¿podría elGobierno
sudafricano confirmar si,conforme asulegislación sobre marcas defábrica odecomercio, se
presume queexiste laposibilidad deconfusión enelcasodequeseuseunsigno idéntico para
bienes oservicios idénticos?
Lautilización deunsigno idéntico parabienes oservicios idénticos constituye, pordefinición
(apartado a)delpárrafo 1delartículo 34),ensímismo unaacción infractora. Esteartículo noexige,
enelcasodeunamarca idéntica, queelusodeesamarca tenga como resultado laposibilidad de
confusión. Noes,portanto, necesario añadir unapresunción como lacontenida enelpárrafo 1del
artículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
EE.UU. 4)Sírvanse explicar silaLeydeMarcas sudafricana establece unapresunción de
probabilidad deconfusión alosefectos dedeterminar siexiste unasemejanza quepuede inducir
aconfusión porutilizar marcas idénticas para productos idénticos, conforme alodispuesto en
elpárrafo 1delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC. Deserasí,lesrogamos indiquen y
expliquen cuáleselfundamento legal deestapresunción.
Véase larespuesta anterior aCE1).
CE2)¿Setiene encuenta enSudáfrica, aldeterminar siunamarca esnotoriamente conocida,
lanotoriedad deesamarca enelsector pertinente delpúblico (párrafo 2delartículo 16delAcuerdo
sobre losADPIC)?
Elartículo 35delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio, quetratadelaprotección de
lasmarcas notoriamente conocidas conforme alConvenio deParís, noserefiere expresamente aque
setome encuenta lanotoriedad deunamarca enelsector pertinente delpúblico, como lodispone
elpárrafo 2delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
Noobstante, laDivisión deApelaciones delTribunal Supremo deSudáfrica haestimado
recientemente enlacausa McDonald 's(sentencia inédita defecha 27deagosto de1996) queunamarca
sehadeconsiderar notoriamente conocida enSudáfrica cuando laconozca unnúmero sustancial de
personas interesadas enlosbienes oservicios dequesetrate. LaDivisión deApelaciones delTribunal
Supremo hainterpretado, enconsecuencia, elartículo 35demanera compatible conlodispuesto en
elpárrafo 2delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC. Estecriterio esahora obligatorio paratodos
lostribunales sudafricanos.IP/C/W/47
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Sinembargo, elartículo 35seráenmendado porelProyecto deModificación General dela
Legislación sobre laPropiedad Intelectual de1996 (véase supra )paraintroducir expresamente esta
disposición.
EE.UU. 2)Elpárrafo 2delartículo 36delaLeydeMarcas sudafricana parece impedir que
eltitular deunamarca notoriamente conocida pueda hacer valer susderechos contra terceros
quepuedan demostrar elusodelamisma marca conanterioridad al31deagosto de1991. Sírvanse
explicar siestadisposición escompatible conlasobligaciones delartículo 2delAcuerdo sobre
losADPIC, encuanto incorpora elartículo 6bisdelConvenio deParís, ylospárrafos 2y3del
artículo 16delAcuerdo sobre losADPIC.
Elpárrafo 2delartículo 36delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio impide altitular
deunamarca notoriamente conocida hacer valer susderechos contra terceros quepuedan demostrar
elusodebuena fe(nocualquier uso)delamarca desde unafecha anterior al31deagosto de1991.
Larazón principal paraadoptar estadisposición eslanecesidad general entérminos delderecho
común sudafricano derespetar losderechos adquiridos ynolegislar conefecto retroactivo. Además,
Sudáfrica seadhirió alAcuerdo sobre losADPIC sólodespués de1991 ylodispuesto enelAcuerdo
notieneefecto retroactivo.
El31deagosto de1991fuelafecha enqueporprimera vezsecomunicó alpúblico sudafricano
mediante supublicación enelBoletín Oficial laintención deincluir esasdisposiciones enunanueva
LeydeMarcas.
Conforme alartículo 17delAcuerdo sobre losADPIC, losMiembros podrán establecer
excepciones limitadas delosderechos conferidos porunamarca defábrica odecomercio, acondición
dequeenellassetengan encuenta losintereses legítimos deltitular delamarca ydeterceros. Se
considera quelodispuesto enelpárrafo 2delartículo 36tieneencuenta demanera equilibrada esos
intereses.
EE.UU. 1)Elartículo 14delaLeydeMarcas sudafricana parece dejar unagrandiscrecionalidad
alRegistrador pararegistrar marcas que,encasocontrario, nosatisfarían losrequisitos exigidos
para suregistro. Enparticular, esadisposición establece queelRegistrador puede ejercer esa
facultad en"circunstancias especiales" eimponer, paraefectuar lainscripción enelregistro, "las
condiciones ylimitaciones que,ensucaso, considere oportunas". Sírvanse explicar cómo seejerce
estafacultad y,deserposible, denalgún ejemplo. Asimismo sírvanse explicar siestadisposición
escompatible conelpárrafo 1delartículo 16delAcuerdo sobre losADPIC, quedispone que
eltitular delamarca tendrá elderecho exclusivo autilizar éstaconrespecto aterceros.
Elartículo 14delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio noconcede unadiscrecionalidad
general paraadmitir aregistro marcas que,encualquier caso, nosatisfarían losrequisitos exigidos
aesosefectos. Seaplica únicamente enloscasos enquelamarca queseprocura registrar estáen
conflicto conderechos anteriores aunamarca, como seestablece enlospárrafos 6,14,15y17del
artículo 10delaLey.
Ladisposición relativa alas"circunstancias especiales" tienesusorígenes enlaLeydeMarcas
deFábrica odeComercio sudafricana de1963, laLeydeMarcas británica de1938, laLeydePatentes,
Dibujos oModelos, Marcas deFábrica odeComercio yDerecho deAutor sudafricana de1916 yla
LeydeMarcas británica de1905.
Estafacultad hasidoinvocada oaplicada muyraramente. ExParte DeWetBros. (Pty)Limited
1940CPDeselúnico casosudafricano publicado sobre lamateria. Enlacausa, enlaquenosehabíaIP/C/W/47
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usado lamarca registrada, sesostuvo quepodía decirse queelusuario delamarca queseprocuraba
registrar noseríaun"usuario concurrente". Setrataría, enesascondiciones, deuna"circunstancia
especial" yquedaría comprendido dentro delámbito delpárrafo mencionado.
Seestima quelasdisposiciones delartículo 14están comprendidas, enesteaspecto, enla
excepción contenida enelartículo 17delAcuerdo sobre losADPIC.
EE.UU. 3)Elartículo 27delaLeydeMarcas sudafricana permite cancelar elregistro deuna
marca siéstanoseutiliza. Deconformidad conelpárrafo 4deeseartículo, eltitular deuna
marca registrada puede impedir lacancelación delregistro silafalta deuso"sedebe a
circunstancias especiales enelcomercio ynoaintención alguna denoutilizar lamarca ode
renunciar aella". Sírvanse explicar:
- siestadisposición escompatible conelpárrafo 1delartículo 19delAcuerdo sobre
losADPIC; y
- quécircunstancias seconsideran suficientes parapoder invocar estadisposición,
incluida, ensucaso, lacomunicación delasdecisiones administrativas ojudiciales
quesehayan dictado enrelación conestacuestión.
Enlostérminos delpárrafo 1delartículo 19delAcuerdo sobre losADPIC, sereconocerán
como razones válidas defaltadeusolascircunstancias quesurjan independientemente delavoluntad
deltitular delamarca yqueconstituyan unobstáculo alusodelamisma, como lasrestricciones a
lasimportación uotros requisitos oficiales impuestos alosbienes oservicios protegidos porlamarca.
Seconsidera queesascircunstancias constituirían "circunstancias especiales" enelsentido delpárrafo 4
delartículo 27delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio.
Nohaydecisiones administrativas sobre estacuestión.
ElTribunal Supremo deSudáfrica nohatenido aúnocasión deinterpretar oaplicar esta
disposición enelcontexto delascircunstancias expresadas enelpárrafo 1delartículo 19delAcuerdo
sobre losADPIC.
EE.UU. 9)Elapartado a)delpárrafo 1delartículo 27delaLeydeMarcas de1993 autoriza
acancelar elregistro deunamarca encualquier momento sinohayintención deutilizarla. No
seimpone plazo alguno respecto aestadisposición. Sírvanse explicar silacitada disposición es
compatible conelpárrafo 1delartículo 19delAcuerdo sobre losADPIC, queestipula quesi
para mantener elregistro deunamarca seexige eluso,elregistro solopodrá anularse después
deunperíodo ininterrumpido detresañoscomo mínimo defalta deuso.
Elapartado a)delpárrafo 1delartículo 27contempla principalmente unasituación existente
enelmomento enquesepresenta unasolicitud deregistro deunamarca. Serequiere delsolicitante
delregistro deunamarca, enlostérminos delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio, quetenga
intención deusarla enelmomento deformular lasolicitud. Afaltadeesaintención, elapartado a)
delpárrafo 1delartículo 27delaLeypermite eliminar lamarca delregistro encualquier momento,
perosóloenesascircunstancias.
Noseconsidera queelapartado a)delpárrafo 1delartículo 27seaincompatible conelpárrafo 1
delartículo 19delAcuerdo sobre losADPIC, yaqueéstenoserefiere alosrequisitos paraunasolicitud
válida demarca niseorienta enesesentido. Serelaciona conelrequisito delusoparamantener un
registro. Deesasituación seocupa elapartado b)delpárrafo 1delartículo 27delaLeydeMarcas
deFábrica odeComercio.IP/C/W/47
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RESPUESTAS ALASPREGUNTAS SOBRE INDICACIONES
GEOGR ÁFICAS FORMULADAS POR LACOMUNIDAD
EUROPEA YLOSESTADOS UNIDOS
Introducción
Noexiste enSudáfrica legislación queseocupe específicamente delaprotección delas
indicaciones geográficas. Sinembargo, yentérminos generales, elderecho común sudafricano ylas
disposiciones deciertas leyesofrecen ungrado considerable deprotección delasindicaciones geográficas
compatible conlodispuesto enlosartículos 22y23delAcuerdo sobre losADPIC.
Lasdisposiciones legales sonlassiguientes:
Apartado b)delpárrafo 2delartículo 10delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio
de1993:
10. Noseregistrarán como marcas defábrica odecomercio lassiguientes marcas o,en
casodequeseregistren, podrán sereliminadas delregistro, conarreglo alodispuesto
enlosartículos 3y70:
2) unamarca que-
b) consista exclusivamente enunsigno ounaindicación quepueda servir,
enelcomercio, paradesignar eltipo,lacalidad, lacantidad, elfin
aqueestán dedicados, elvalor, elorigen geográfico uotras
características delosbienes oservicios, oelmodo oelmomento de
producción delosbienes odeprestación delosservicios.
Párrafo 12delartículo 10delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio de1993:
10. Noseregistrarán como marcas defábrica odecomercio lassiguientes marcas o,en
casodequeseregistren, podrán sereliminadas delregistro, conarreglo alodispuesto
enlosartículos 3y70:
12) unamarca queseaintrínsecamente engañosa ocuyautilización pudiera engañar
oinducir aconfusión, seacontraria alaLeyoalasbuenas costumbres, o
pudiera resultar injuriosa paradeterminada clase depersonas.
Apartado b)delpárrafo 2delartículo 34delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio
de1993:
34. 2) Noseinfringe unamarca registrada mediante:
b) elusoporcualquier persona deunadescripción oindicación debona
fidedeltipo,lacalidad, lacantidad, elfinaqueestán destinados, el
valor, elorigen geográfico uotras características desusbienes o
servicios, oelmodo oelmomento deproducción delosbienes ode
prestación delosservicios;IP/C/W/47
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Párrafos 1y2delartículo 43delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio de1993:
43. 1) Unamarca quepermita distinguir, enelcurso delcomercio, bienes oservicios
depersonas queseanmiembros deunaasociación delosbienes oservicios
depersonas quenopertenecen aella,podrá, sisesolicita delamanera prescrita
yconforme alodispuesto enelpresente artículo, registrarse como marca
colectiva respecto delosbienes oservicios mencionados enprimer lugar, en
nombre deesaasociación como propietaria delamarca.
2) Losnombres geográficos uotras indicaciones deorigen geográfico podrán
registrarse como marcas colectivas.
Artículo 1(léase conjuntamente conlosartículos 6y7)delaLeydeMarcas deFábrica ode
Comercio deMercancías de1941:
1. Definiciones
Enlapresente Ley,salvo queelcontexto indique otracosa:
por"descripcióncomercialfraudulenta"seentiendetodadescripcióncomercial,consista
onoenunamarca opartedeunamarca olacontenga ono,queseafalsaenunaspecto
sustancial conrespecto alosproductos alosqueseaplica, inclusive cualquier alteración
deunadescripción comercial, porvíadeadición, supresión uotra,cuando esaalteración
convierta ladescripción enfalsaenunaspecto sustancial;
por"descripción comercial" seentiende todadescripción, afirmación uotraindicación
directa oindirecta, relativa alnúmero, lacantidad, lamedida, elcalibre oelpesode
cualquier producto, oalnombre delfabricante oproductor, oallugar delpaísenque
unosproductos sehicieron oprodujeron, oalmodo defabricación oproducción de
unosproductos, oalmaterial enqueunosproductos consisten, oaqueunosproductos
sonobjeto deunapatente, privilegio oderecho deautor vigentes, inclusive cualquier
figura,palabraomarcaque,deacuerdoconlosusosdelcomercio,setengacomúnmente
como indicación dealguno delasantes mencionadas materias;
...
6. Falsificación oaplicación fraudulenta deunamarca odeladescripción deunamarca
Toda persona que:
a) falsifique unamarca; o
b) aplique fraudulentamente unamarca aunosproductos; o
c)
c) bis
c) ter
d)IP/C/W/47
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e) aplique unadescripción comercial fraudulenta deproductos,
incurrirá endelito, amenos que,...
7. Venta deproductos queostenten marcas falsificadas odescripciones comerciales
fraudulentas
Toda persona quevenda productos alosqueseaplique unamarca falsificada ouna
descripción comercial fraudulenta, oalosqueseaplique fraudulentamente unamarca,
incurrirá endelito, amenos que,...
Artículo 9delaLeydePrácticas Comerciales de1976:
9. Prohibición deciertos anuncios, afirmaciones, comunicaciones, descripciones e
indicaciones
Ninguna persona podrá:
a) publicaroexhibirningúnanunciofraudulentooquepuedainduciraerroracerca
deaspectos sustanciales nihacer queeseanuncio sepublique oseexhiba; ni
b) enrelación conlaventa oelpréstamo deproductos, hacer directa ni
indirectamente ninguna afirmación ocomunicación nidarninguna descripción
oindicación fraudulenta oquepueda inducir aerror acerca deaspectos
sustanciales enrelación conlanaturaleza, laspropiedades, lasventajas olos
usosdeesosproductos oconlamodalidad, lascondiciones olosprecios para
lacompra, elarriendo uotraadquisición deesosproductos; ni
c) enrelación conlaprestación osuministro dealgún servicio, hacer directa ni
indirectamente ninguna afirmación ocomunicación nidarninguna descripción
oindicación fraudulenta oquepueda inducir aerror acerca deaspectos
sustanciales enrelación conlanaturaleza, laspropiedades, lasventajas olos
usosdeesosservicios oconlamodalidad, lascondiciones olosprecios para
laprestación osuministro deesosservicios;
Párrafo 1delartículo 12delaLeydeBebidas Alcohólicas Nº60de1989:
12. Prohibiciones dedescripciones fraudulentas oquepuedan inducir aerror debebidas
alcohólicas
1) Ninguna persona utilizará nombres, palabras, expresiones, referencias, detalles
oindicaciones enmanera alguna, porsímismos oencombinación conalgún
otromaterial oral,escrito, impreso, ilustrado ovisual, enrelación conlaventa
deunabebida alcohólica demanera quecomunique, creeopueda comunicar
ocrear unaimpresión fraudulenta oquepueda inducir aerror, enrelación
conlanaturaleza, lasustancia, lacalidad, lacomposición uotraspropiedades,
oconlaclase, lavariedad deplanta cultivada, elorigen, laedad, laidentidad
olamanera oellugar deproducción delabebida alcohólica.IP/C/W/47
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Respuestas
CE3)Hasta ahora Sudáfrica nohatomado ninguna medida para incorporar asulegislación
lasdisposiciones delasección 3delaparte II("Indicaciones geográficas") delAcuerdo sobre
losADPIC. ¿Cuándo ycómo tiene previsto Sudáfrica conceder estaprotección?
Seremite alaIntroducción supra ,donde seindica enquémedida laleysudafricana protege
yalasindicaciones geográficas. En1997 seharán ulteriores modificaciones legislativas.
EE.UU. 5)Sírvanse explicar silaleysudafricana recoge lasobligaciones establecidas enlos
artículos 22y23delAcuerdo sobre losADPIC conrespecto alaprotección delasindicaciones
geográficas.
Seremite alaIntroducción supra ,donde seindica enquémedida laleysudafricana protege
yalasindicaciones geográficas. En1997 seharán ulteriores modificaciones legislativas.
CE4)¿Existe alguna disposición enlalegislación sudafricana quecontenga unadefinición de
lasindicaciones geográficas enelsentido deladefinición quefigura enelpárrafo 1delartículo 22
delAcuerdo sobre losADPIC?
Nohayninguna disposición específica enlalegislación sudafricana quedéunadefinición de
lasindicaciones geográficas acorde conlacontenida enelpárrafo 1delartículo 22delAcuerdo sobre
losADPIC. Noobstante, seconsidera queelámbito deprotección queofrece lalegislación sudafricana
vigente (derecho común yleyes especiales) mencionado enlaIntroducción essuficientemente amplio
paraabarcar lasindicaciones geográficas talcomo sedefinen enlamencionada disposición delAcuerdo
sobre losADPIC.
CE5)¿Puede unaindicación geográfica servir decriterio paraoponerse aunasolicitud deregistro
oinvalidar unamarca defábrica odecomercio registrada quecontengan unaindicación geográfica
oconsista enella(párrafo 3delartículo 22delAcuerdo sobre losADPIC)?
Cabe fundarse enunaindicación geográfica paraoponerse aunasolicitud deregistro, opara
invalidar unamarca registrada enlascircunstancias mencionadas enelinciso b)delpárrafo 2del
artículo 10yelpárrafo 12delartículo 10delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio aquese
hacereferencia enlaIntroducción. Sería elcasodelasindicaciones geográficas quenopermitieran
distinguir losproductos oservicios dequesetratase ointrínsecamente engañosas oquepudieran ser
causa, ensuutilización, deengaño oconfusión.
CE6)¿Protege lalegislación sudafricana unaindicación geográfica enelcasodequeelproducto
correspondiente goce dereputación enSudáfrica pero nohayninguna clientela enestepaís
(artículo 22delAcuerdo sobre losADPIC)?
Lasdisposiciones delderecho común ydelasleyes especiales mencionadas enlaIntroducción
queprotegen lasindicaciones geográficas noexigen laexistencia enSudáfrica deninguna clientela
ligada alaindicación geográfica.
CE7)Conrespecto alpárrafo 1delartículo 23delAcuerdo sobre losADPIC, sírvanse explicar
silalegislación sudafricana protege unaindicación geográfica quesehayautilizado indebidamente
yqueidentifique unvinoounabebida espirituosa decualquier otraMiembro delaOMC aun
cuando:
- seindique elverdadero origen delproducto;IP/C/W/47
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- seutilice laindicación geográfica traducida;
- seutilice laindicación geográfica acompañada deexpresiones talescomo "clase",
"tipo", "estilo", "imitación" uotras análogas.
Cuando seindique elverdadero origen delosproductos conjuntamente conunaindicación
geográfica indebidamente utilizada, lalegislación sudafricana protegerá contra esautilización indebida
siladeclaración delorigen verdadero nodesvanece oanula elefecto engañoso oconfuso delaindicación
geográfica indebidamente utilizada. Ladeclaración delorigen verdadero nodestruirá necesariamente
lailicitud deesaconducta, aunque puede llegar ahacerlo. Estodependerá deloshechos.
Encasos deutilización indebida deunaindicación geográfica traducida, sondeaplicación
consideraciones análogas.
Consideracionesanálogasseaplicantambiénalautilizaciónindebidadeunaindicacióngeográfica
acompañada deexpresiones talescomo "clase", "tipo", "estilo", "imitación" uotras análogas. La
cuestión decisiva serásaber si,apesar delautilización deesaspalabras, subsiste dehecho laposibilidad
deconfusión oengaño.
CE8)¿Prevé lalegislación sudafricana ladenegación oanulación deunamarca defábrica o
decomercio paravinos obebidas espirituosas quecontenga oconsista enunaindicación geográfica
queindique productos deesegénero (párrafo 2delartículo 23delAcuerdo sobre losADPIC)?
Lasmarcas defábrica odecomercio queconsistan únicamente enindicaciones geográficas
queidentifiquen vinos obebidas espirituosas noserían registrables oserían susceptibles deanulación
enlascircunstancias previstas enelinciso b)delpárrafo 2delartículo 10y/oenelpárrafo 12del
artículo 10delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio (véase supra ).
Lasmarcas defábrica odecomercio quecontengan indicaciones geográficas yotrainformación,
queidentifiquen vinos obebidas espirituosas pueden también serdenegadas conforme alosdispuesto
enelinciso b)párrafo 2delartículo 10(silamarca consiste enunaindicación geográfica acompañada
deotrainformación nodistintiva) oelpárrafo 12delartículo 10,cuando esamarca seaintrínsecamente
engañosa opudiera, ensuutilización, engañar ocausar confusión, seacontraria alaleyoalasbuenas
costumbres, opudiera resultar injuriosa paradeterminada clase depersonas.
RESPUESTAS ALASPREGUNTAS SOBRE DIBUJOS YMODELOS
INDUSTRIALES FORMULADAS POR LACOMUNIDAD EUROPEA,
LOSESTADOS UNIDOS YELJAPÓN
Introducción
Elderecho enmateria dedibujos ymodelos industriales serigeenSudáfrica porlaLeyde
Dibujos oModelos, Nº195de1993 ("laLeydeDibujos oModelos"), queentró envigor el1ºde
mayo de1995, yelReglamento deDibujos oModelos de1995.
Históricamente, lalegislación sudafricana sobre dibujos ymodelos haguardado unaestrecha
relación consuhomóloga británica. LaLeydePatentes, Dibujos oModelos, Marcas deFábrica o
deComercio yDerecho deAutor, Nº9de1916, deSudáfrica sebasaba, porloqueserefiere alos
dibujos omodelos, enlaLeydeDibujos oModelos británica de1907. LaLeydeDibujos oModelos,
Nº57de1967, queabrogó laLeydePatentes, Dibujos oModelos, Marcas deFábrica odeComercioIP/C/W/47
Página 10
yDerecho deAutor de1916, sebasaba asuvezentérminos generales enlaLeydeDibujos oModelos
Registrados británica de1949. Lalegislación sudafricana enlamateria hatomado ahora supropio
rumbo conlaactual LeydeDibujos oModelos, Nº195de1993.
LaLeydeDibujos oModelos de1993 abrogó laanterior LeydeDibujos oModelos, Nº57
de1967. Alredactar lanueva Ley,setuvopresente laevolución internacional relativa alaprotección
dedibujos ymodelos industriales, enparticular lasdisposiciones aesterespecto contenidas enlaLey
deDerecho deAutor, Dibujos oModelos yPatentes británica de1988. Ciertos aspectos delalegislación
sudafricana, asaber, eldisponer enmateria deprotección delosdibujos omodelos funcionales, fueron
estimulados poracontecimientos recientes enSudáfrica misma, donde elefecto deunamodificación
legislativa delaLeydeDerecho deAutor fuequeyanosepudiera recurrir alderecho deautor para
impedir lareproducción deartículos tridimensionales decarácter utilitario. Sinembargo, adiferencia
delasolución adoptada enelReino Unido, laLeydeDibujos oModelos de1993 estipula derechos
deregistro conreferencia alosdibujos omodelos funcionales. Alredactar laLeyde1993, setrató
también decumplir conlasdisposiciones delproyecto deAcuerdo sobre losADPIC enlaforma en
queexistía enesemomento. Noobstante, como norma, seconservaron enlaLeydeDibujos oModelos
de1993 lasdisposiciones delaLeyde1967 cuando noestaban enconflicto conelAcuerdo sobre
losADPIC.
Sehallaactualmente anteelParlamento, pendiente deaprobación, máslegislación modificativa,
asaber, elProyecto deModificación General delaLegislación sobre laPropiedad Intelectual de1996.
Seprevé queelProyecto, quetieneporobjeto enmendar, entreotrascosas, laLeydeDibujos oModelos
de1993paraarmonizarlacompletamenteconlasdisposicionespertinentesdelAcuerdosobrelosADPIC,
entrará envigor antes definales de1996.
Sudáfrica seadhirió alConvenio deParís el1ºdediciembre de1947. LaLeydeDibujos
oModelos de1993 seajusta, entérminos generales, alasdisposiciones sustantivas delConvenio.
Respuestas
EE.UU. 6)Sírvanse describir losmétodos utilizados enSudáfrica para proteger losdibujos
industriales, enparticular:
- laforma oformas depropiedad intelectual utilizadas para proteger losdibujos
(porejemplo, patente, derecho deautor, suigeneris);
- lascondiciones quedeben cumplirse para obtener laconcesión deesaprotección
(porejemplo, silosdibujos deben sernuevos uoriginales yloselementos deesos
conceptos), junto conunabreve descripción delprocedimiento deregistro o
concesión;
- lanaturaleza delosderechos concedidos yladuración delaprotección otorgada;
- lanaturaleza delasvíasderecurso dequepuede valerse eltitular decada tipo
deprotección, incluida unadescripción delascondiciones quepueden imponerse
(porejemplo, siseexigen lautilización comercial); y
- siexisten excepciones alaprotección olosderechos paracada tipodepropiedad
intelectual delosdibujos industriales.
a) Losdibujos omodelos industriales pueden protegerse enSudáfrica conarreglo alo
dispuesto enlaLeydeDibujos oModelos, laLeydeDerecho deAutor, Nº98de1978,IP/C/W/47
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laLeydePatentes, Nº57de1978, ylaLeydeMarcas deFábrica odeComercio,
Nº194de1993.
Sudáfrica tieneunaleydedicada alaprotección delosdibujos ymodelos industriales,
asaber, laLeydeDibujos oModelos, Nº195de1993. Elregistro deundibujo o
modelo brinda unaprotección dirigida concretamente alaforma yelaspecto deun
artículofabricadoindustrialmentetalcomoseilustraenlasrepresentacionespresentadas.
Tradicionalmente estaprotección noesextensiva alprincipio quesubyace alartículo
niasufinalidad funcional, enelsentido dequeunartículo quecompita conél,de
forma yaspecto diferentes noconstituiría unainfracción, aunque sirviera parauna
finalidad funcional idéntica. Enconsecuencia, cuando laforma, laconfiguración o
elaspecto deunartículo determine suelección paraunadeterminada aplicación, la
protección ofrecida porlaLeydeDibujos oModelos seríaenprincipio laadecuada
paragarantizar losderechos exclusivos aeseartículo.
LaLeydeDibujos oModelos de1993, adiferencia delaanterior LeydeDibujos o
Modelos, Nº57de1967, prevé dostiposdedibujos omodelos registrables, asaber,
losdibujos omodelos estéticos (quesehandeinscribir enlaParte Adelregistro) y
losdibujos omodelos funcionales (quesehandeinscribir enlaParte Fdelregistro).
Undibujo omodelo estético sedefine como aquel queseaplica aunartículo, con
respecto asupatrón, forma, configuración uornamentación, oconrespecto adoso
másdeesasfinalidades, decualquier modo queseaplique, concaracterísticas que
atraigan alavistayqueúnicamente éstapueda apreciar, prescindiendo desucalidad
estética.
Enelcasodelregistro deundibujo omodelo estético, ninguna característica del
artículo, enlamedida enqueseanecesaria solamente porlafunción queelartículo
hadedesempeñar, niningún método oprincipio deconstrucción, daráalpropietario
registrado derecho alguno respecto deesacaracterística, método oprincipio enlos
términos delaLeydeDibujos oModelos (párrafo 5delartículo 14delaLeydeDibujos
oModelos).
Undibujo omodelo funcional sedefine como aquel queseaplica aunartículo, con
respecto asupatrón, forma oconfiguración, oconrespecto adosomásdeestas
finalidades, decualquier modo queseaplique, concaracterísticas necesarias parala
función queelartículo hadedesempeñar, yabarca lastopografías decircuitos
integrados, losmedios deenmascaramiento ylasseries demedios deenmascaramiento.
Porlotanto, undibujo omodelo funcional tiene porfinbrindar protección a
características necesarias paralafunción queelartículo hadedesempeñar. Cabe
observar quelosmétodos oprincipios deconstrucción noquedan excluidos dela
protección encasodelregistro deundibujo omodelo funcional. LaLeytampoco
requiere expresamente quelascaracterísticas deundibujo omodelo funcional atraigan
alavistayseantalesqueúnicamente éstalaspueda apreciar. Parece, enconsecuencia,
queelregistro deundibujo omodelo funcional puede darunaprotección mayor que
laofrecida tradicionalmente aundibujo omodelo estético.
LaLeyprevé unaexclusión delaprotección como dibujo omodelo funcional: enel
casodeunartículo queconstituya unapieza derepuesto deunamáquina, vehículo
oequipo, ninguna característica desupatrón, forma oconfiguración brindará al
propietario registrado deundibujo omodelo industrial ningún derecho enlostérminosIP/C/W/47
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delaLeydeDibujos oModelos conrespecto aesascaracterísticas (párrafo 6del
artículo 14delaLeydeDibujos oModelos).
Esposible, además, quelaforma, elformato oelaspecto deunartículo queden
protegidos porvíadelderecho deautor odeunapatente, ocomo marca defábrica
odecomercio, sisesatisfacen losrequisitos pertinentes. Ninguna disposición enla
LeydeDerecho deAutor de1978, enlaLeydeDibujos oModelos de1993, enla
LeydePatentes de1978 nienlaLeydeMarcas deFábrica odeComercio de1993
impide unsolapamiento delosderechos obtenidos envirtud dediferentes leyes, aparte
deunaexclusión contenida enlaLeydePatentes (párrafo 2delartículo 25)porlo
queserefiere alasobras literarias yartísticas como tales.
LaLeydeDerecho deAutor confiere unaprotección completa delderecho deautor
relativo aunaobraartística original. Estocomprenderá losdibujos oprototipos de
losquederive undibujo omodelo (definición de"obra artística", "dibujos" y"obras
deartesanía"). Seotorga protección contra lareproducción directa oindirecta dela
obraosuadaptación enforma bidimensional otridimensional. Noseotorga protección
contra laingeniería inversa dereproducciones tridimensionales autorizadas delaobra
original subyacente protegida porunderecho deautor, siempre queesasreproducciones
seanartículos fabricados industrialmente conunafinalidad primordialmente utilitaria
(párrafo 3Adelartículo 15delaLeydeDerecho deAutor).
LaLeydeMarcas deFábrica odeComercio permite registrar como marcas laforma,
laconfiguración, elpatrón ylaornamentación (definición de"marcas" ypárrafo 5
delartículo 10delaLeydeMarcas deFábrica odeComercio). Undibujo omodelo
industrialpodráregistrarsecomomarcadefábricaodecomerciosiemprequedesempeñe
lafunción demarca (esdecir, pueda identificar unproducto ydistinguirlo deproductos
similares quecompitan conél).
LaLeydePatentes prevé laprotección detodainvención queseanueva, noobvia y
aplicable enelcomercio, laindustria olaagricultura. Silaforma, laconfiguración
oelformato deunartículo entraña unacaracterística novedosa einventiva, ounproceso
defabricación novedoso einventivo, ysatisface porlodemás losrequisitos delaLey
dePatentes, puede sersusceptible deprotección porvíadepatente.
También sepuede obtener unaprotección limitada conforme alderecho común
sudafricano, sobre labase deprincipios análogos alosenunciados enlacausa
International News Service v.TheAssociated Press (1918) 248US215.
b) LaLeydeDibujos oModelos cumple perfectamente lodispuesto enelpárrafo 1del
artículo 25delAcuerdo sobre losADPIC. Enrealidad vaaúnmáslejos yhace
extensiva laprotección alosdibujos omodelos funcionales.
Parapoder serregistrado conarreglo alaLeydeDibujos oModelos, undibujo o
modelo estético debesernuevo yoriginal, yundibujo omodelo funcional nuevo y
nocorriente enlatécnica dequesetrate(incisos a)yb)delpárrafo 1delartículo 14).
Enelcasodeunartículo queconstituya unapieza derepuesto paraunamáquina, un
vehículo ounequipo, noexiste protección como dibujo omodelo funcional. LaLey
deDibujos oModelos dispone quelanovedad absoluta seaevaluada conreferencia
al"estado actual delatécnica".IP/C/W/47
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Seestimará queundibujo omodelo esnuevo siesdiferente delestado actual dela
técnica onoforma partedeellainmediatamente antesdelafecha efectiva delasolicitud
deprotección. SibienenlaLeydeDibujos oModelos noseutiliza laexpresión "fecha
efectiva", lafecha efectiva enlacualsehadedeterminar lanovedad deldibujo omodelo
serálaprimera delassiguientes: lafecha depresentación delasolicitud (enelcaso
deunasolicitud noamparada porelConvenio presentada enSudáfrica), ladela
prioridad(enelcasodeunasolicitudamparadaporelConveniopresentadaenSudáfrica)
olallamada fecha depublicación. Lafecha depublicación sedefine como aquella
enqueeldibujo omodelo sepusoporprimera vezadisposición delpúblico (enla
República deSudáfrica oenotraparte) conelconsentimiento delpropietario odequien
lehayaprecedido enlatitularidad. Encasodequecorresponda aplicar unafecha de
publicación, esdecir, sieldibujo omodelo sehizopúblico antes depresentar la
solicitud, noseestimará quesetratadeundibujo omodelo nuevo amenos quela
solicitud deregistro correspondiente sepresente enSudáfrica dentro delosseismeses
siguientes alafecha depublicación.
Elestado actual delatécnica comprenderá:
i) todalainformación puesta adisposición delpúblico enla(República de
Sudáfrica oenotraparte) mediante descripción escrita, porelusoodecualquier
deotramanera; y
ii) todalainformación contenida enlasolicitud deregistro deundibujo omodelo
enlaRepública, oenunasolicitud presentada enunpaísamparado porel
Convenio,quesehayaposteriormenteregistradoenlaRepúblicacomosolicitud
conforme alConvenio.
Porloquerespecta alosconceptos de"original" (empleado enrelación conundibujo
omodelo estético) y"nocorriente enlatécnica dequesetrate" (empleado enrelación
conundibujo omodelo funcional), estos conceptos nohansidodefinidos enlaLey
deDibujos oModelos, porloquelainterpretación judicial quelesdennuestros
tribunales tendrá quellenarlos decontenido jurídico. Lostribunales sudafricanos no
hantenido aúnocasión deinterpretar lasexpresiones "original" y"nocorriente enla
técnica dequesetrate" enelcontexto delartículo 14delaLeydeDibujos oModelos.
Tomarán, sinduda, buena notadelainterpretación quesedéaestasexpresiones en
jurisdicciones extranjeras comparables.
LaLeydeDibujos oModelos prevé unsistema dedepósito delregistro deldibujo
omodelo. Lasolicitud deregistro deundibujo omodelo sehacedelmodo prescrito
porlasreglamentaciones. Hadepresentarse unasolicitud distinta paracadaclasede
productos quesequiera registrar.
Cabe observar quelosproductos sedividen endiferentes clases (deacuerdo conla
Clasificación deLocarno) yqueelderecho demonopolio queotorga elregistro de
undibujo omodelo queda limitado alaaplicación deldibujo omodelo aartículos
comprendidos enlaclaseenqueseharegistrado. Enconsecuencia, cuando senecesita
laprotección deundibujo omodelo respecto deartículos comprendidos enclases
diferentes, handepresentarse solicitudes dedibujo omodelo paralasclases pertinentes.
Enelcasodeunasolicitud amparada enelConvenio, debeproporcionarse unacopia
certificada delasolicitud básica presentada enelpaísdelConvenio, enapoyo dela
pretensión deprioridad conforme alConvenio.IP/C/W/47
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Enelmomento delapresentación, elRegistrador deDibujos yModelos examina la
solicitud encuanto alosrequisitos formales ysiéstossehansatisfecho, seexpide una
notificación delregistro. Elsolicitante puede entonces publicar losdetalles prescritos
relativos alasolicitud enelBoletín dePatentes sudafricano, traslocualelRegistrador
expide elcertificado deregistro.
Noexiste ningún procedimiento deoposición alassolicitudes dedibujo omodelo.
Noobstante, cualquiera puede solicitar alTribunal Supremo querevoque elregistro
deundibujo omodelo.
LaLeydeDerecho deAutor otorga protección atodaobraartística original. Noes
necesario registrarla.
c) Secumple conlodispuesto enelartículo 26delAcuerdo sobre losADPIC. Elregistro
deundibujo omodelo (tanto estético como funcional) otorga alpropietario registrado
elderecho exclusivo afabricar, importar, utilizar oenajenar decualquier artículo
comprendido enlaclaseenqueeldibujo omodelo seregistre queincorpore eldibujo
omodelo oundibujo omodelo nosustancialmente diferente deldibujo omodelo
registrado (párrafo 1delartículo 20). Laenajenación deunartículo queincorpora
undibujo omodelo registrado daráaquien loadquiera derecho autilizar oenajenar
elartículo. Lostribunales sudafricanos nohantenido aúnocasión deinterpretar la
expresión "enajenar" enelcontexto delpárrafo 1delasección 20.Ensusentido
gramatical ordinario laexpresión "enajenar" esmásamplia que"vender" yabarcará
probablemente eldeprestar, distribuir, donar yvender.
Laduración delaprotección deundibujo omodelo estético esde15añosyeldeun
dibujo omodelo funcional de10,acondición dequesepaguen tasasderenovación
cada5años(artículo 22).
Elderecho deautor otorga protección contra lareproducción deunaobraartística
original, directa oindirectamente, ocontra laadaptación deesaobra enforma
bidimensional otridimensional. Laduración delderecho deautor sobre unaobra
artística esde50añoscontados apartir delfinaldelañocivilenquefallezca elautor.
d) Enlostérminos delaLeydeDibujos oModelos, elpropietario cuyodibujo omodelo
registrado hayasidoobjeto deinfracción puede hacerlo valer mediante losmismos
recursos disponibles paratodas lasdemás infracciones dederechos depropiedad
intelectual. Sonellos:
i) interdicto (prohibición bajoapercibimiento);
ii) entrega delproducto infractor odetodoartículo oproducto delqueelproducto
infractor forme parte inseparable;
iii) daños yperjuicios;
iv) ensustitución delosdaños yperjuicios, unacantidad calculada sobre labase
deunaregalía razonable queellicenciatario osublicenciatario hubiera tenido
quepagar poreldibujo omodelo registrado dequesetrate.
Enelcasodelaprotección delderecho deautor, seprevé además lapercepción de
daños yperjuicios adicionales.IP/C/W/47
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e) Sehanestipulado excepciones limitadas como lasprevistas porelpárrafo 2del
artículo 26.Laexcepción referente alaspiezas derepuesto antesmencionada seaplica
únicamente enrelación conlosdibujos omodelos funcionales. Además, sepueden
obtener licencias obligatorias enelcasodeunabuso delosderechos porelpropietario.
Seestima queseabusa delosderechos aldibujo omodelo cuando losartículos alque
éstesehaaplicado nopueden obtenerse enSudáfrica encantidad razonable oaescala
comercial, ocuando secobran precios excesivos porartículos protegidos.
Porloquehacealaprotección delderecho deautor, sehahecho referencia ala
excepción delaingeniería inversa.
JPN1)Puesto quenoestáclaramente estipulado enlaLeydeDibujos yModelos quelosdibujos
ymodelos textiles estén protegidos deconformidad conelAcuerdo sobre losADPIC, seruega
explicar envirtud dequédisposición delaLeyuotraleyconexa dederecho deautor están
protegidos esosdibujos omodelos. Además, seruega expliquen elsistema olapráctica seguidos
ensupaís, particularmente enloqueserefiere acosto, examen ypublicación, para asegurarse
dequelasposibilidades debúsqueda yobtención deprotección delosdibujos omodelos textiles
nosevean dificultadas injustificablemente (véase elpárrafo 2delartículo 25delAcuerdo sobre
losADPIC).
EE.UU. 7)Sírvanse explicar dequéprotección gozan enlaLeysudafricana losdibujos textiles.
LaLeydeDibujos oModelos seajusta perfectamente alodispuesto enelpárrafo 2del
artículo 25delAcuerdo sobre losADPIC. Losdibujos omodelos textiles sepueden registrar como
dibujos omodelos estéticos conarreglo aestaLey,concretamente dentro delaclase5delaClasificación
deProductos quefigura enelAnexo 3delReglamento. Están también protegidos ygozan delaplena
protección delderecho deautor (incluso contra laingeniería inversa) como obras artísticas originales
deconformidad conlodispuesto enlaLeydeDerecho deAutor (véase DaGama Textile Co.Ltd.
v.Vision Creations CC1995 (1)SA398(D)).
Lasolicitud deundibujo omodelo debehacerse dentro delosseismeses apartir delafecha
enqueeldibujo omodelo sepusoporprimera vezadisposición delpúblico (enSudáfrica oenotra
parte) conelconsentimiento delpropietario. Conforme alodispuesto enelConvenio deParís, la
LeydeDibujos oModelos establece underecho deprioridad durante seismeses acontar desde lafecha
depresentación delaprimera solicitud deundibujo omodelo odeunderecho análogo enunpaís
delConvenio. Lastasasoficiales pararegistrar undibujo omodelo deacuerdo conlaLista deTasas
(Anexo 1delReglamento), sincontar loshonorarios delagente, sonde100rands porsolicitud. Puede
quesetengan quepagar además otrastasasenciertas circunstancias, porejemplo, encasodereclamación
tardía delaprioridad conforme alConvenio. Yasehantratado anteriormente elexamen ylapublicación
delregistro deundibujo omodelo.
Laprotección delderecho deautor norequiere ningún registro nientraña costo alguno.
CE9)Sírvanse explicar silaLeyNº195de1993 deDibujos oModelos sudafricana confiere
altitular deundibujo omodelo industrial protegido elderecho deimpedir queterceros, sinsu
consentimiento, fabriquen, vendan oimporten artículos queostenten oincorporen undibujo o
modelo queseaunacopia, ofundamentalmente unacopia, deldibujo omodelo protegido, cuando
esosactos serealicen confines comerciales, talcomo dispone elpárrafo 1delartículo 26del
Acuerdo sobre losADPIC, independientemente delanaturaleza delosartículos queostenten o
incorporen eldibujo omodelo.IP/C/W/47
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Elpárrafo 1delartículo 20delaLeydeDibujos oModelos esperfectamente compatible con
elpárrafo 1delartículo 26delAcuerdo sobre losADPIC. Otorga alpropietario registrado elderecho
aimpedir aterceros fabricar, importar, utilizar oenajenar todoartículo comprendido enlaclase en
queeldibujo omodelo seregistró queincorpore eldibujo omodelo registrado oundibujo omodelo
nosustancialmente diferente delregistrado. Estederecho secircunscribe alosartículos comprendidos
enlaclaseenqueeldibujo omodelo seregistra. Sinembargo, conforme alodispuesto enelProyecto
deModificación General delaLegislación sobre laPropiedad Intelectual de1996, elpropietario puede
ampliar elalcance desusolicitud osuregistro paraqueabarque otras clases, siempre queeldibujo
omodelo nosehayapuesto antes adisposición delpúblico enrelación conartículos comprendidos
enlaclase oclases adicionales aquedebaextenderse lasolicitud alregistro.
Elderecho exclusivo concedido alpropietario delregistro deldibujo omodelo noselimita
alosactos efectuados confines comerciales; lasacciones infractoras pueden prohibirse
independientemente delmotivo olascircunstancias enquesehayan llevado acabolosactosprohibidos.
Conotraspalabras, elpropietario registrado puede impedir quesefabriquen, seimporten osedisponga
deotromodo delosartículos infractores, prescindiendo desiesosactos seefectúan confines
comerciales.
JPN2)Eltérmino "vendan" nofigura dentro delámbito delderecho exclusivo estipulado en
elartículo 20delaLeydeDibujos yModelos. Silaexpresión "disposing of"equivale altérmino
"vendan" seruega explicar lasdiferencias entre esosdostérminos.
Aestoyaseharespondido antes.