RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q3/AUS/1
22 de octubre de 1997
(97-4625)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y
CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
Australia1
El presente documento reproduce la declaración preliminar hecha por la delegación de
Australia en el examen de la legislación sobre patentes, esquemas de trazado (topografías) de los
circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas
anticompetitivas en las licencias contractuales efectuado en la reunión del Consejo celebrada del 26 al
30 de mayo de 1997,2 las preguntas formuladas y las respuestas que recibieron.
_______________
I. DECLARACIÓN PRELIMINAR
Australia participa con sumo placer en este examen en materia de patentes, esquemas de
trazado de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las
prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.  Vemos en estos exámenes una parte
importante del mecanismo de los ADPIC en cuanto ayuda a afianzar la comprensión y latransparencia en los regímenes de protección de la propiedad intelectual de los países Miembros.
Las materias a que nos referiremos durante el examen de esta semana son partes muy
importantes del Acuerdo sobre los ADPIC.  Australia ha notificado sus principales leyes y
reglamentos en las materias a que se refiere el examen de esta semana.  En particular deseamos
señalar la Ley de Patentes de 1990 y la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados
de 1989.  La información no divulgada se resuelve principalmente a través de la jurisprudencia, y
deseamos señalar las respuestas que hemos presentado a las preguntas formuladas por el Japón y losEstados Unidos acerca de ese tema para una información más detallada.
En relación con este examen, Australia también desea hacer referencia a la decisión adoptada
por su Gobierno en diciembre pasado, de introducir un nuevo régimen de exclusividad de datos en
virtud del cual todo nuevo producto químico farmacéutico, agrícola o veterinario que contenga una
                                                     
1En lo que respecta a las leyes y reglamentos correspondientes a las materias en examen que Australia
notificó con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Ac uerdo, corresponde hacer referencia a los documentos
IP/N/1/AUS/1/Rev.1, IP/N/1/AUS/P/1-3, IP/N/1/AUS/I/1-2 e I/1/Add.1, IP/N/1/AUS/L/1-2 e IP/N/1/AUS/O/1.
2Las actas de la reunión se han distribuido en el documento IP/C/M/13.IP/Q3/AUS/1
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entidad química nueva estará protegido durante un plazo de cinco años.  Se encuentra en preparación
un proyecto de Ley destinado a aplicar el nuevo régimen, que estará en plena conformidad connuestras obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
Observaciones particulares sobre las patentes
Australia también desearía presentar una breve reseña de la protección que con arreglo a su
legislación se otorga a las patentes.
La legislación de Australia acerca de la protección otorgada por las patentes comprende la
Ley de Patentes de 1990.  Se trata de una Ley Federal que rige en la totalidad de Australia.  Esta Ley
ya cumplía en gran medida los requisitos del Acuerdo sobre los ADPIC.  Sin embargo, para ajustarla
totalmente a esos requisitos, la Ley fue modificada en julio de 1995 por la Ley de Patentes
(Enmiendas relativas a la Organización Mundial del Comercio) de 1994.
Los cambios de importancia introducidos en la legislación comprenden los siguientes:
- el plazo de las patentes normales aumenta de 16 a 20 años;
- en las acciones por infracción referentes a procedimientos patentados, se traslada al
demandado la carga de probar que no ha habido infracción;
- se amplían las condiciones actualmente vigentes que los tribunales deben tomar en
consideración al resolver si ha de concederse una licencia obligatoria para explotar la
invención;  y
- se imponen nuevas condiciones que debe cumplir la Corona (representada por el
Commonwealth o por un Estado) si utiliza una invención patentada.
II. RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE DERECHOS DE PRIORIDAD3
¿Reconoce su país un derecho de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de
patente presentada en cualquier otro país Miembro de la OMC por un nacional de un Miembro
de la OMC?
Actualmente Australia otorga derechos de prioridad sobre la base de una anterior solicitud de
patente únicamente a los países enumerados en la lista del Reglamento de la Ley de Patentes de 1990.
En la lista figuran los países miembros del Convenio de París y los países con los que Australia ha
concluido acuerdos bilaterales sobre la prioridad de las solicitudes.  Australia va a adoptar medidas
para hacer extensivo el derecho de prioridad a todos los Miembros de la OMC.
III. RESPUESTAS A PREGUNTAS FO RMULADAS POR LAS COMUNIDADES
EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS
1. ¿Concede Australia protección temporal a las invenciones patentables respecto de los
productos que figuren en las exposiciones ofic iales organizadas en Australia, de conformidad
con el artículo 11 del Convenio de París (1967)?  (Párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC.)
                                                     
3En la reunión del Consejo de los ADPIC celebrada el 27 de febrero de 1997, los Miembros
convinieron en responder a esta pregunta como parte de este examen (párrafo 18 del documento IP/C/M/12).IP/Q3/AUS/1
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Sí.  Véase el párrafo 1) a) del artículo 24 de la Ley de Patentes de 1990 junto con los
artículos 2.2 2) a) y b), 2.2 3) y 2.3 1) a) de la reglamentación.
2. ¿En qué circunstancias y condiciones ordenará el Commonwealth de Australia la
adquisición de una patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de
Patentes?  (Artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
No podemos dar una respuesta precisa a esta pregunta, ya que no se ha recurrido en ningún
caso a las disposiciones del artículo 171 (ni a las del artículo 129 de la Ley de 1952).  No obstante, si
se adquiere una patente, el artículo 51 xxxi) de la Constitución australiana exige que esa adquisición
se haga en condiciones justas.
[Pregunta complementaria de la CE]
¿En qué condiciones está destinado a aplicarse el artículo 171 de la Ley de Patentes
de 1990?  Sírvanse explicar cuáles son las salvaguardias que ofrece la legislación de Australia,
en caso de que exista alguna, para impedir que tales adquisiciones causen un perjuicioinjustificado al interés del titular de la patente.
Las circunstancias en que se aplicaría el artículo 171 comprenden las situaciones de
emergencia nacional y los fines de defensa.  Como se indica en nuestra respuesta a la pregunta inicial,
el párrafo xxxi) del artículo 51 de la Constitución de Australia exige que cualquier adquisición de ese
tipo se efectúe en condiciones justas.  Además, el párrafo 4) del artículo 171 de la Ley de Patentesobliga al Commonwealth a indemnizar a toda persona que tenga derecho a ello.
3. La exclusión de una invención, utilizada de forma secreta, de la definición de "invención
patentable" ("patentable invention") que figura en la Ley de Patentes ¿limita de algún modo las
circunstancias en que podrán obtenerse las patent es, en el sentido del párrafo 1 del artículo 27
del Acuerdo sobre los ADPIC?
La exclusión de las invenciones que hayan sido utilizadas de forma secreta de la definición de
"invención patentable" impide solamente que la persona que utilice de forma secreta una invención
con fines comerciales obtenga posteriormente una patente, independientemente de cuál sea la materia.
[Véase también el apartado c) del artículo 9.]  La exclusión no impide que se conceda una patente
para esa invención por cualesquiera de las razones previstas en el párrafo 1 del artículo 27 delAcuerdo sobre los ADPIC.
4. Según lo dispuesto en el párrafo 1) a) del artículo 51 de la Ley de Patentes, ¿tiene el
Comisionado la facultad de denegar la concesión de una patente cuando no sea necesario
impedir su explotación para proteger los intereses enunciados en el párrafo 2 del artículo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC?
Se interpreta que el párrafo 1) a) del artículo 51 de la Ley de Patentes se refiere únicamente a
las invenciones cuyo único uso descrito constituye un delito.  Por ejemplo, las pistolas son
patentables, ya que pueden utilizarse tanto con fines lícitos como ilícitos.  En consecuencia, no
pueden darse casos de exclusión aparte de los previstos en el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
[Pregunta complementaria de la CE]
¿Debe interpretarse el apartado a) del párrafo 1) del artículo 51 de la Ley de Patentes
de 1990 en el sentido de que la denegación del otorgamiento de una patente no se fundará
únicamente en que su explotación está prohibida por la Ley?IP/Q3/AUS/1
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La aplicación del apartado a) del párrafo 1) del artículo 51 dará lugar a la denegación de una
patente en caso de que su única utilización sea violatoria de las leyes penales.  La disposición essimilar al fundamento de "orden público" que rige en la CE en el párrafo a) del artículo 53 del
Convenio sobre la Patente Europea.
5. La concesión de una licencia obligatoria de conformidad con el artículo 133 de la Ley de
Patentes, modificada, ¿estará sujeta a las prescripciones de los párrafos c) y f) del artículo 31
del Acuerdo sobre los ADPIC?  En caso afirmativo, sírvanse explicar.
La prescripción prevista en la primera parte del párrafo c) del artículo 31 figura en el
párrafo 6) del artículo 133, que dispone que puede revocarse la licencia si las circunstancias que la
justificaban han dejado de existir y no es probable que vuelvan a presentarse.  El párrafo f) del
artículo 31 está incorporado en el párrafo 2) a) del artículo 133, que establece como condición que no
se hayan satisfecho las exigencias razonables del público;  por "el público" se entienden las personas
situadas en Australia, y la expresión excluye a las personas que están fuera del ámbito de aplicación
de la Ley.
Entendemos que la tecnología de semiconductores que se menciona en la segunda parte del
párrafo c) del artículo 31 se refiere a los esquemas de trazado de los circuitos integrados, que están
protegidos en Australia por una ley especial, la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados de 1989.
6. Antes de la explotación de las invenciones por la Corona, de conformidad con el
artículo 163 de la Ley de Patentes de 1990, modificada, ¿tiene el Gobierno de Australia la
obligación de intentar obtener la autorización  del titular de los derechos en términos y
condiciones comerciales razonables?  (Párrafos k) y b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC.)
No está establecido por ley que el Gobierno deba intentar obtener la autorización del titular de
los derechos antes de la explotación.  El Gobierno está obligado a avisar a las personas
correspondientes una vez que haya comenzado la explotación (artículo 164).
[Pregunta complementaria de la CE]
¿Sobre qué base considera el Gobierno de Australia que el artículo 164 de la Ley de
Patentes de 1990 es compatible con los párrafos k) y b) del artículo 31 del Acuerdo sobre losADPIC?
El uso por la Corona se considera un uso público no comercial.  En consecuencia, conforme a
lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 31, no es preciso que la notificación se efectúe antes de la
explotación de la invención, sino únicamente "sin demora".  Las exclusiones del artículo 31
establecidas en el párrafo k) no se plantean con arreglo a las disposiciones australianas.
7. ¿Permite el artículo 163 de la Ley de Patentes la explotación de la tecnología de
semiconductores por la Corona?
El artículo 163 no está limitado en forma alguna por la materia de la invención.
8. ¿Tendrá la explotación de una patente por la Corona de conformidad con el artículo 163
de la Ley de Patentes carácter no exclusivo en todas las esferas?  En caso afirmativo, indíquese
en virtud de qué.  (Párrafo d) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
La explotación de una patente por la Corona de conformidad con el artículo 163 es de carácter
no exclusivo en todas las esferas.IP/Q3/AUS/1
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[Pregunta complementaria de la CE]
¿Podría el Gobierno de Australia aclarar el fundamento legal por el que la explotación
por la Corona, con arreglo al artículo 163, se efectuaría con carácter no exclusivo en todas las
esferas?
El artículo 163 dispone que la explotación por la Corona no constituye infracción si se efectúa
para los servicios de la Corona.  Si bien tal acto no constituye infracción, no se deduce de ello que laCorona tenga un uso exclusivo;  el titular de la patente conserva su libertad para explotar la invención.
El artículo 163 contrasta con el artículo 171, en virtud del cual la Corona asume todos los
derechos relativos a la invención.  El artículo 163 dispone únicamente una excepción especial a la
infracción, pero no se asumen los derechos generales del titular de la patente.
9. ¿Puede cederse la explotación de una patente por la Corona de conformidad con el
artículo 163 de la Ley de Patentes?  Sírvanse explicar.  (Párrafo e) del artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC.)
El artículo 163 estipula que una persona autorizada por escrito por el Gobierno puede hacer
uso de la invención, pero el uso debe seguir teniendo como fin los servicios del Gobierno.  La Ley no
permite que se confiera a una persona el derecho de explotar la invención en su propio beneficio.
10. El uso de una patente para los servicios de la Corona de conformidad con el artículo 163
de la Ley de Patentes ¿sirve principalmente para abastecer el mercado australiano, habidacuenta en particular del artículo 168 de la Ley?  (Párrafo f) del artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC.)
El párrafo 3) del artículo 163 impone como condición que la explotación sea necesaria para el
suministro adecuado de esos servicios en Australia.  De hecho, esto significa que el uso de la
invención debe estar destinado predominantemente al mercado australiano.
[Pregunta complementaria de la CE]
¿Debe interpretarse el concepto que figura en el párrafo a) del artículo 168 de la Ley de
Patentes de 1990, conforme al cual el suministro de productos por el Commonwealth a países
extranjeros a los fines del capítulo 17 ha de considerarse un uso de los productos por el
Commonwealth en su propio beneficio, en el sentido de que el uso se autoriza principalmentepara abastecer el mercado interno de conformidad con el párrafo f) del artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC?
Sí.
11. ¿Prevé Australia la revisión judicial de la validez jurídica de toda decisión relativa a la
autorización de uso por la Corona de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Patentes o selimita esto a la solicitud al tribunal de una declaración de que la explotación ha dejado de ser
necesaria, como se estipula en el artículo 165A de la Ley?  Sírvanse explicar.  (Párrafo i) del
artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Todas las decisiones administrativas adoptadas en virtud del capítulo 17 de la Ley pueden ser
objeto de revisión judicial por el Tribunal Federal de Australia de conformidad con la Ley sobre la
Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas.  Todas las sentencias de los tribunales de
primera instancia son apelables.IP/Q3/AUS/1
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[Pregunta complementaria de la CE]
Rogamos al Gobierno de Australia que de scriba qué clase de procedimientos se
aplicarían a tal revisión judicial, incluyendo los tipos de medidas que podrían obtenerse.
La revisión judicial supone que la persona agraviada solicite a los tribunales una revisión de
la decisión.  El tribunal examina si se han seguido procedimientos correctos y si se han tomado en
consideración adecuadamente, de conformidad con la ley, todos los aspectos pertinentes.  Si el
tribunal declara que existen vicios, el asunto se devuelve a la autoridad que adoptó la decisión paraque efectúe una reconsideración conforme a la ley.  El tribunal no sustituye la decisión original por
otra propia.
12. ¿Observa Australia las condiciones que se establecen en el párrafo l) del artículo 31 del
Acuerdo sobre los ADPIC en los casos de uso po r la Corona, conforme a lo dispuesto en el
artículo 163 de la Ley de Patentes, de una patente que no pueda ser explotada sin infringir otra
patente?  Sírvanse explicar.
Los requisitos estipulados en el apartado l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se
han recogido en el artículo 133, que trata de las licencias obligatorias cuyo titular no sea la Corona.  Si
la explotación de una invención de conformidad con el artículo 163 implica necesariamente la
explotación de otra invención, es evidente que esa otra invención estará amparada también por el
artículo 163 y no es aplicable el párrafo l) del artículo 31.
[Pregunta complementaria de la CE]
Rogamos al Gobierno de Australia que expliq ue por qué estima que no se aplica el
párrafo l) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Nuestra respuesta a la pregunta 12 no tenía por objeto indicar que el párrafo l) del artículo 31
del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplicara en el contexto australiano.  Lo que quisimos decir es que,
habida cuenta de las disposiciones sobre el uso por la Corona, no existe necesidad de otrasdisposiciones específicas correspondientes al párrafo l) del artículo 31.  Las disposiciones de los
artículos 133 y 163 de la Ley de Patentes de Australia, tomadas globalmente, ponen en práctica los
requisitos del párrafo l) del artículo 31.
13. ¿Aplica Australia su legislación en materia de esquemas de trazado (topografías) de los
circuitos integrados a los nacionales de todos los Miembros de la OMC?  (Párrafo 3 delartículo 1 y párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
Sí.  La Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados de 1989 confiere derechos al
titular de un esquema de trazado que admite protección (véase el artículo 17).  Los esquemas de
trazado que admiten protección están definidos en el artículo 5 como aquellos esquemas de trazado de
circuitos originales cuyo realizador es una persona acreedora de protección, o que fueron explotadoscomercialmente por primera vez en Australia o en un país extranjero acreedor de protección.  En el
artículo 5 están igualmente definidos los países extranjeros acreedores de protección y las personas
acreedoras de protección.  Estas disposiciones tienen por efecto que los derechos previstos en la Ley
alcanzan a los ciudadanos, nacionales y residentes de los países extranjeros declarados acreedores de
protección en los reglamentos dictados en virtud de la Ley (y a las sociedades constituidas por esos
países o en ellos).
El Reglamento sobre los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados (artículo 3)
contiene una lista de los países extranjeros acreedores de protección.  Esa lista se modificó en
diciembre de 1995 para incluir a los Miembros de la OMC y se modificará cuando corresponda paraIP/Q3/AUS/1
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tener en cuenta las nuevas adhesiones a la Organización.  El artículo 42 de la Ley de Esquemas de
Trazado de los Circuitos Integrados restringe la declaración de países extranjeros acreedores de
protección, entre otros, a los países que sean partes en un convenio sobre la protección de los
esquemas de trazado de los circuitos integrados en que también Australia sea parte.
[Pregunta complementaria de la CE]
¿Aplicará el Gobierno de Australia su legislación sobre esquemas de trazado de los
circuitos integrados a los nacionales de todos lo s Miembros de la OMC, incluso cuando se trate
de países que no son partes en un acuerdo relativo a la protección de los esquemas de trazado de
los circuitos integrados en que también Australia sea parte?
El Gobierno de Australia estima que el Acuerdo de la OMC constituye un acuerdo relativo a
la protección de los esquemas de trazado de los circuitos integrados.  Se ha modificado con ese fin el
Reglamento sobre Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, por el que se extiende la
aplicación de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados a los ciudadanos yresidentes de los Miembros de la OMC.
14. ¿Exige Australia que la explotación por la Corona del esquema de trazado de un
circuito integrado, de conformidad con el artículo  25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los
Circuitos Integrados, tenga un carácter no exclusi vo en todos los casos?  (Párrafo d) del artículo
31 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
El párrafo 4) del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados no
deniega el derecho del titular a otorgar licencias a terceros además del Commonwealth.
15. ¿Puede cederse la explotación por la Corona del esquema de trazado de un circuito
integrado de conformidad con el artículo 25 de la  Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados?  (Párrafo e) del artícu lo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
El artículo 25 establece que, en determinadas circunstancias, un acto realizado por el
Commonwealth o por una persona autorizada por el Commonwealth no constituye una infracción de
los derechos sobre esquemas de trazado que admiten protección si el acto se realiza por razones de
seguridad o defensa del Commonwealth.  Solament e el Commonwealth puede realizar el acto en
cuestión o conceder autorización a otro para hacerlo.  Por lo tanto, el derecho reconocido o lainmunidad concedida al Commonwealth no puede cederse aunque, como ya se ha señalado, el
artículo 25 permite que el Commonwealth autorice a otra persona a realizar actos que, de lo contrario,
constituirían infracción de derechos sobre esquemas de trazado que admiten protección.
[Pregunta complementaria de la CE]
La autorización otorgada a terceros en virtud del artículo 25 de la Ley de Esquemas de
Trazado de los Circuitos Integrados ¿no toma la forma de una cesión?
La disposición del artículo 25 se refiere a la autorización relativa al uso para la defensa o la
seguridad nacionales.  Como esa autorización se otorga por el Gobierno de Australia, y no por el
titular del derecho sobre el esquema de trazado que admite protección, el acto no constituye una
cesión.
16. ¿Puede retirarse el uso por la Corona del esquema de trazado de un circuito integrado
de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los CircuitosIntegrados de 1989 si las circunstancias que dieron origen a ese uso han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir?  ¿Hay una autoridad competente facultada para confirmar,IP/Q3/AUS/1
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previa petición, el uso del esquema de trazado?  Sírvanse explicar.  (Párrafo g) del artículo 31
del Acuerdo sobre los ADPIC.)
El titular de derechos sobre un esquema de trazado que admite protección a quien perjudica
una decisión del Commonwealth de usar el esquema de trazado podría pedir la revisión judicial de la
decisión al amparo de la Ley sobre la Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas de 1977, o
del artículo 39B de la Ley sobre el Poder Judicial de 1903.  En tales procedimientos se consideraría la
cuestión de si las facultades atribuidas se han ejercido lícitamente.
Aunque no se indique expresamente, un tribunal consideraría implícito el requisito de que
siguiera habiendo razones de defensa o seguridad.  Esto se aplicaría también en relación con las
condiciones acordadas o impuestas de conformidad con el párrafo 4) del artículo 25.
[Pregunta complementaria de la CE]
Rogamos al Gobierno de Australia que confirme la posibilidad de revisión judicial
cuando el uso por la Corona de un esquema de trazado de un circuito integrado, en aplicación
del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, se ejercióinicialmente en forma lícita pero las circunstancias que dieron lugar a ese uso ha dejado de
existir.
La revisión judicial sobre la licitud en el ejercicio lícito de las facultades legales puede
solicitarse por las personas que tengan un interés legítimo en el resultado de tal revisión, tanto en
virtud de las doctrinas del common law  como de las disposiciones de la Ley sobre la Revisión Judicial
de las Decisiones Administrativas de 1977.  Esa revisión requeriría como medida inicial que se
solicitara un nueva decisión acerca de la persistencia en el uso.
17. ¿Exige Australia que el titular de los derechos exclusivos de un esquema de trazado
reciba una remuneración adecuada en todos los casos de uso por la Corona de conformidad con
el párrafo 4) del artículo 25 de la Ley de Es quemas de Trazado de los Circuitos Integrados?
Sírvanse explicar.  (Párrafo h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.)
El párrafo 3) del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados
dispone que debe notificarse el uso al titular lo antes posible, a no ser que esto comprometa la defensa
o la seguridad de Australia.  El párrafo 4) del artículo 25 dispone que el Commonwealth y el titular
deben acordar condiciones que sean mutuamente aceptables para ellos.  En ausencia de tal acuerdo, elTribunal Federal de Australia se encargará de establecer las condiciones.
Del párrafo 4) del artículo 25 se deduce claramente que debe pagarse una remuneración
adecuada u ofrecerse otra compensación al titular.  Esto se haría incluso si no se le ha notificado el
uso con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3) del artículo 25.
[Pregunta complementaria de la CE]
En la práctica, ¿otorga la Corona remuneración u otra compensación adecuada al
titular de derechos exclusivos en relación con esquemas de trazado de circuitos integrados en
todos los casos de uso por la Corona por aplicación del párrafo 4) del artículo 25 de la Ley de
Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados?
La Fiscalía General no tiene conocimiento de ningún caso en que se hayan ejercido las
facultades previstas en el artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados.IP/Q3/AUS/1
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18. ¿Prevé Australia un derecho general de revisión de la decisión del Commonwealth de
Australia de realizar un acto en relación con un esquema de trazado acreedor a la protección,
de conformidad con el párrafo 4) del artículo 25 de la Ley de Esquemas de Trazado de los
Circuitos Integrados?  Sírvanse explicar.  (Párrafos i) y j) del artículo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC.)
Véase la respuesta a la pregunta 16 supra .
19. ¿Protege Australia:  i) el tipo de información a la que se refiere el párrafo 3 del
artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC y ii) ofrece esa protección de conformidad con las
prescripciones que se establecen en esa disposic ión del Acuerdo?  En caso afirmativo, ¿cuál es el
fundamento jurídico?  De no ser así, ¿tiene Australia la intención de adoptar disposiciones
legales que permitan ofrecer la protección necesaria?  En caso afirmativo, ¿cuándo se
adoptarán y cuál será su contenido?
Australia anunció en diciembre de 1996 su propósito de introducir un nuevo régimen de
exclusividad de los datos.  Con arreglo a ese régimen, los datos confidenciales presentados a la
Administración de Productos Terapéuticos o a la  Autoridad Nacional de Registro de Productos
Químicos Agrícolas y Veterinarios para inscribir un nuevo producto químico farmacéutico, agrícola o
veterinario que contenga nuevas entidades químicas estarán protegidos durante un período de cinco
años contados a partir de la fecha de inscripción del producto original.  Actualmente se estáelaborando un proyecto de Ley para aplicar el nuevo régimen que se ajustará plenamente al párrafo 3
del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las nuevas disposiciones legislativas se notificarán al
Consejo de los ADPIC una vez que se defina su formulación.
[Pregunta complementaria de la CE]
¿Cuál es el calendario para la redacción definitiva de esas normas legislativas de
aplicación?
El calendario para la puesta en práctica del nuevo régimen está sujeto al programa
parlamentario habitual para el examen de nuevos proyectos de ley o enmiendas legislativas.
Esperamos que ello tenga lugar a fines de este año o comienzos de 1998.
IV. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR EL JAPÓN
1. Sírvanse indicar si en su país son materia patentable:  1) las plantas y los animales;  y 2)
las obtenciones vegetales y las variedades animales.
Sí, con los mismos requisitos que cualquier otra materia.
2. Sírvanse indicar si en su país el acto de oferta para la venta está incluido entre los
derechos exclusivos que confieren las patentes.
El acto de oferta para la venta es un derecho expresamente conferido por la patente,
establecido en la definición de "explotación" que figura en la Ley.
3. Sírvanse indicar qué tipos de actos se reconocen en su país como excepciones a los
derechos exclusivos que confiere la patente .
En Australia, los derechos de patente se definen en un sentido inclusivo.  No existen
exclusiones generales o específicas.  Sin embargo, los derechos de patente pueden resultar afectados
por el otorgamiento de una licencia obligatoria si no se usa la invención (artículo 133), y la CoronaIP/Q3/AUS/1
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tiene ciertos derechos a usar de una invención sin licencia, pero pagando una indemnización adecuada
(artículo 163).
4. Sírvanse indicar en qué casos está permitido en su país el uso de la patente sin
autorización de su titular, incluido su uso por el Gobierno o por terceros autorizados por el
Gobierno.
Véase la respuesta a la pregunta 3.
5. Sírvanse indicar cómo se aplica en su país la obligación establecida por los párrafos 1
y 2 del artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la carga de la prueba en los
procedimientos civiles por infracción de patentes relativas a procedimientos.
El artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplica en virtud del artículo 121A de la Ley.
6. Sírvanse explicar en qué forma se protege en su país la información no divulgada, como
lo requiere el párrafo 2 del artículo 39 sobre los ADPIC.
La protección de la información no divulgada está regida en Australia por las normas
legislativas sobre el abuso de confianza y los secretos comerciales.  Esto no está previsto en lalegislación, aunque algunas medidas legislativas se refieren a personas que tienen relaciones de
confianza en ciertas condiciones, en las que pueden surgir obligaciones de no divulgar información
debido a dicha relación (por ejemplo, administrador es fiduciarios, abogados, contables, liquidadores
de empresas, agentes de bolsa, empleados).
La doctrina del abuso de confianza y los secretos comerciales ha formado parte de nuestro
derecho desde hace muchos años.  Se deriva primordialmente del derecho inglés elaborado en los
tribunales de equidad.  Todavía se considera en Australia que la jurisprudencia inglesa ofrece una
orientación pertinente para la aplicación del derecho en Australia.  También puede tenerse presente la
jurisprudencia de otras jurisdicciones de common law .
En Inglaterra uno de los casos más antiguos es el de Morison vs. Moat , decidido en 1851.
El caso se refería al secreto de la preparación de un compuesto medicinal inventado por
James Morison, quien lo comunicó a su asociado el Sr. Moat.  La comunicación se hizo con arreglo a
un contrato en el cual se prohibía a Moat divulgar el secreto a otras personas.  Después de terminada
la asociación, el hijo de Moat presentó la fórmula como si fuera inventada por él y la utilizó.  Morison
emprendió una acción judicial para solicitar un mandamiento que prohibiera el uso de la invención.El Tribunal dictó el mandamiento y se pronunció contra el hijo, aduciendo el abuso de confianza y el
incumplimiento del contrato de parte del padre.
A lo largo de los años la jurisprudencia no siempre ha sido enteramente consecuente, pero
desde comienzos del decenio de 1960 la obligación de basarse en una relación contractual implícita
para probar la existencia de una obligación de no divulgar la información ha sido reemplazada por unprincipio más amplio de equidad, en virtud del cual se trata de garantizar que nadie se perjudique
como consecuencia de un acto de mala fe realizado por otra persona.
La jurisprudencia ha establecido en gran medida una serie de criterios que dan fundamento a
las sentencias sobre la protección de la información confidencial.  Estas disposiciones no están
limitadas a un contexto comercial.
Para que una persona tenga éxito en una acción encaminada a proteger su información
confidencial, deberá demostrar ante el tribunal que:IP/Q3/AUS/1
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i) la propia información tenía la cualidad necesaria de confianza o secreto
(véase Saltman Engineering and Others vs. Campbell Engineering Co Ltd  [1948] 65
RPC 203 y Coco vs. AN Clarke (Engineering) Ltd  [1969] RPC 41, página 47;
ii) la información se comunicó en condiciones que entrañaban una obligación de
confianza  (véase Coco vs. AN Clarke (Engineering) , página 47);  (se ha discutido la
necesidad del tercer factor que se expone a continuación, pero en general se encuentrapresente en los casos que se han llevado ante los tribunales);  y
iii) que ha existido, o puede existir, un uso no autorizado de información en detrimento o
perjuicio del titular de los derechos.
Como el tribunal se pronuncia por razones de equidad, hará lugar a la demanda si se establece
que su autor ha sufrido o puede sufrir un detrimento o daño como resultado de la divulgación o el uso
de la información por el demandado.
La materia de la acción emprendida para reprimir un abuso de confianza o la divulgación de
un secreto comercial "puede ser, en potencia, cualquier hecho, idea, invención, mecanismo,
procedimiento o artículo que posea una cualidad necesaria de confianza o secreto" (McComas,
Davison, Gonski, The Protection of Trade Secrets, Butterworths 1981, página 7).
Entre los ejemplos de lo que se ha considerado constituye la materia de una acción
encaminada a proteger una información confidencial o un secreto comercial, figuran los siguientes:
i) la información obtenida por un geólogo consultor y sus asociados en un programa de
perforación geológica;
ii) la información proporcionada a la otra parte acerca de un sujetador invisible para
alfombras durante las negociaciones realizadas para que el demandado comercializara
dicho artículo ( Seager vs. Copydex Ltd  [1967] 1 All ER);
iii) la información relativa al diseño, la construcción y el funcionamiento de máquinas
para fabricar guantes de goma ( Ansell Rubber Co vs. Allied Rubber Co [1967] VR 37)
(se trata de un caso australiano del Estado de Victoria);
iv) la negativa de dar a conocer o la revelación en procedimientos prejudiciales, y los
interrogatorios tendientes a conocer los secretos y métodos comerciales deldemandado, en relación con la fabricación de "cierres" ( American Flange and
Manufacturing Co. Inc vs. Rheem  (Australia)   Pty Ltd (Nº 2) [1965] NSWLR 193);
v) la lista de clientes e información relativa al contenido propuesto de un catálogo para
la venta por correo ( Robb vs. Green  [1995] 2 QB 1;  Littlewoods Organisation Ltd
vs. Harris [1977] 1 WLR 1472);  y
vi) la información con algún valor económico intrínseco, como los manuscritos,
argumentos de obras teatrales, conferencias y cotizaciones de bolsa ( Duke of
Queensbury vs. Shebbeare  [1758] 2 Eden 329;  Macklin vs. Richardson  [1770] Amb
694;  Caird vs. Sime  [1887] 12 App Cass 326;  Exchange Telegraph Co Ltd vs.
Gregory  [1896] 1 QB 147).IP/Q3/AUS/1
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Para tener el elemento necesario de secreto no es necesario que la información sea inédita.
Por ejemplo, las distintas características de un procedimiento pueden haberse publicado, o pueden ser
comprobadas en una inspección que lleve a cabo cualquier persona, pero si no se ha conseguido todo
el resultado, y no puede conseguirse sin utilizar el mismo tipo de procedimiento que el titular de los
derechos, la información estará protegida a pesar de haberse publicado por separado las diversas
características.  La información puede provenir de un fabricante de otro país sin perder su carácter, siha sido utilizada o debe ser utilizada exclusivamente por el titular de los derechos en el país donde
éste actúa.  No existe ninguna indicación de que sea necesaria la existencia de una invención
(Gowans J. en Ansell Rubber Co Pty Ltd vs. Allied Rubber Industries Co Pty Ltd  [1967] VR 37,
página 49).
El caso Ansell Rubber supra  es uno de muchos en los cuales se ha aceptado en Australia la
definición del secreto comercial que figura en el artículo 757 de la Ley sobre Indemnización por
Daños de los Estados Unidos.  En ella se establecen un criterio de seis requisitos para que se proteja lainformación confidencial.  Debe tratarse de información:
i) que puede ser utilizada en la actividad comercial de una persona;
ii) que ofrece a una persona la oportunidad de conseguir una ventaja sobre los
competidores que no la conocen ni la usan;
iii) que es secreta, es decir, no es de conocimiento común en la actividad comercial;iv) que ha sido mantenida en secreto por el titular de los derechos;
v) que es de valor para el competidor;  y
vi) que ha sido adquirida a costa de cierto gasto o esfuerzo por el titular de los derechos.
(Véase también Re Organon (Australia) Pty Ltd vs. Department of Community Services
and Health  [1987] 13 ALD 558;  Mense and Ampere Electrical Manufacturing Co
vs. Milenkovic [1973] VR 784, pero obsérvese que la información no tiene por qué ser de
carácter técnico, Searle Australia Ltd vs. Public Interest Advocacy Centre and Department of
Community Services and Health  [1992] 108 ALR 168.)
Pueden imponerse interdictos contra terceros cuando la información ha sido obtenida
indebidamente y también se han dictado mandamientos para prohibir que se hagan copias de lainformación, y si ya se han hecho copias, para impedir que se hagan otras nuevas y que las personas
en cuya posesión se encuentra la información confidencial la divulguen o propaguen a su vez (véase
Swifden-Eady J. en Ashburton vs. Pape  [1913] 2 Ch 469).
El nivel de secreto, y las medidas necesarias para que el poseedor de la información tenga
derecho a la protección del secreto, son cuestiones determinadas por los hechos.  Sin embargo, lassentencias dictadas en diversas jurisdicciones de common law  muestran que el poseedor de un secreto
comercial no tiene por qué adoptar medidas extremas a fin de mantener su carácter confidencial;
basta con que haya adoptado todas las medidas apropi adas y razonables a fin de mantener su posesión
exclusiva ( USM Corp vs. Marston Fastener Corps  204 USPQ 233 (Mass Sup Crt, 1979)).
De lo que antecede se puede apreciar que el derecho australiano protege la información no
divulgada conforme se requiere en el párrafo 2 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.IP/Q3/AUS/1
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V. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Sírvanse explicar si alguna de las siguientes invenciones, fuera de las especificadas en el
párrafo 2) del artículo 18, se considera no patentable con arreglo a la legislación de Australia, a
pesar de cumplir los requisitos de ser nueva y útil y entrañar una actividad inventiva.  Sírvanse
explicar a la vez el significado de la expresión "constituye una fabricación en el sentido del
artículo 6 de la Ley sobre los Monopolios", y si conforme a esa definición se considera que no espatentable en Australia alguna de las siguientes invenciones:
a) las invenciones de procedimiento que consistan, total o parcialmente, en actos
cumplidos por un ordenador y dirigidos por un programa de ordenador;
b) las invenciones de productos consistentes en elementos de una invención de
ejecución informatizada, incluyendo en particular:
i) los códigos de programas legibles por máquina almacenados en un medio
material como un disco flexible, un disco rígido de ordenador o unamemoria de ordenador;  y
ii) los ordenadores de uso general cuya novedad respecto al estado anterior
de la técnica resida fundamentalmente en su combinación con
determinado programa de ordenador;
c) los métodos de tratamiento o diagnóstico de seres humanos o animales;  od) los microorganismos, plantas o animales que no se manifiestan naturalmente y
han sido producidos mediante algún acto de intervención humana.
La expresión "constituye una fabricación en el sentido del artículo 6 de la Ley sobre los
Monopolios" es una definición no prescriptiva de lo que es patentable.  Fundamentalmente, la
jurisprudencia establece que la distinción es la diferencia entre las artes aplicadas y las bellas artes.Con referencia específica a los cinco ejemplos presentados en la pregunta, las materias de a), b) ii), c)
y d) son claramente patentables.  La materia de b) i) es discutible, pero en la práctica está
comprendida en nuestras disposiciones relativas a la infracción.
2. Los artículos 133 a 140 de la Ley de Patentes de Australia de 1990, modificada por la
parte 4 de la Ley de Patentes (modificaciones relativas a la Organización Mundial delComercio) de 1994, permiten el otorgamiento de licencias obligatorias de patentes en Australia
en ciertas condiciones, en particular en los ca sos en que una rama de producción de Australia
está siendo injustamente perjudicada, o no se satisface la demanda australiana en la invención
patentada, o ésta no es objeto de explotació n comercial en Australia.  Las disposiciones no
establecen diferencias en cuanto a la aplic ación según los campos tecnológicos a que
corresponden las invenciones.  Sírvanse explicar cómo cumplen estas disposiciones lo
establecido en el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, que especifica que
sólo pueden otorgarse licencias obligatorias de  patentes correspondientes a invenciones en el
campo de la tecnología de semiconductores para hacer de ellas un uso público no comercial o
rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o
administrativo.
La tecnología de semiconductores a que se hace referencia en la segunda parte del párrafo c)
del artículo 31 se refiere al trazado de circuitos.  Entendemos que no existe ningún requisito de que las
disposiciones de los artículos 133 a 140 de la Ley de Patentes de 1990 establezcan diferencias en
cuanto a su aplicación según los campos tecnológicos a que corresponden las invenciones.IP/Q3/AUS/1
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[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]
En su respuesta a la pregunta 2 de los Estados Unidos, Australia indicó que a su
entender no existe ningún requisito de que las disp osiciones de los artículos 133 a 140 de la Ley
de Patentes de 1990 establezcan diferencias en cuanto a su aplicación según los campos
tecnológicos a que corresponden las invenciones.  El fundamento de la pregunta de los
Estados Unidos era que en el párrafo c) del artículo 31 se estipula que sólo se admitirán las
licencias obligatorias en el campo de la tecnología de semiconductores para "un uso público nocomercial" o para "rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un
procedimiento judicial o administrativo".  Sírvanse aclarar en qué fundó el Gobierno de
Australia su respuesta a esta pregunta.
Nuestra respuesta a la pregunta 2 (original) de los Estados Unidos se fundaba en nuestra
interpretación de que la referencia que figura en el párrafo c) del artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC a los casos en que "se trata de tecnología de semiconductores" supone una referencia
limitada al artículo 6.  Esto se basó en las negociaciones realizadas en la época en que esos términosse incorporaron en el Acuerdo.
3. El capítulo 17 de la Ley de Patentes de 1990, modificada por la parte 4 de la Ley de
Patentes (modificaciones relativas a la Organización Mundial del Comercio) de 1994, permite al
Gobierno de Australia o a quienes hayan sido designados por él utilizar una invención descrita
en una patente solicitada u otorgada.  Debe darse aviso en cuanto resulte posible desde el punto
de vista práctico después del comienzo de la utilización, y debe otorgarse una remuneración.
Con respecto al llamado "uso por la Corona", sírvanse explicar:
a) si alguna de las condiciones estipuladas en el artículo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC está incorporada o se aplica en el régimen de autorización del uso por
la Corona de invenciones patentadas;
b) en qué forma funcionan en la práctica las disposiciones del artículo 167, que
autoriza la Corona o quiénes han sido designados en virtud de la facultad de uso
por la Corona no sólo utilizar la invención, sino también a vender al público
productos comprendidos en la patente, y de qué modo puede conciliarse esa
facultad con las disposiciones del artículo 31;  y
c) con qué frecuencia y en qué condiciones se autoriza el uso por la Corona en
Australia.
a) Párrafo a) del artículo 31:  cada autorización de uso por la Corona es considerada
necesariamente según sus circunstancias propias, puesto que el párrafo 3) del
artículo 163 estipula que el uso por la Corona sólo puede ocurrir si es necesario parala adecuada prestación de esos servicios en Australia.
Párrafo b) del artículo 31:  se entiende que el uso por la Corona será un "uso público,
no comercial";  en el artículo 164 se requiere que se informe sin demora al titular de
los derechos.
Párrafo c) del artículo 31:  véase nuestra respuesta a la pregunta 2 supra .
Párrafo d) del artículo 31:  la explotación por la Corona con arreglo al artículo 163
tiene carácter no exclusivo en todas las esferas.IP/Q3/AUS/1
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Párrafo e) del artículo 31:  en el artículo 163 se estipula que el uso puede realizarse
por una persona autorizada por escrito por el Gobierno;  pero el uso debe tener
siempre como fin los servicios del Gobierno.  La Ley no permite que el derecho de
explotar la invención se ceda a una persona en su propio beneficio.
Párrafo f) del artículo 31:  en el párrafo 3) del artículo 163 se impone el requisito de
que la explotación sea necesaria para suministro adecuado de servicios en Australia.
Párrafo g) del artículo 31:  igual que para el apartado f) supra .
Párrafo h) del artículo 31:  en el artículo 51 xxxi) de la Constitución de Australia se
requiere que toda adquisición de bienes se haga en condiciones justas.
Párrafo i) del artículo 31:  todas las decisiones administrativas con arreglo al
capítulo 17 de la Ley pueden ser objeto de revisión judicial por el Tribunal Federal de
Australia de conformidad con la Ley sobre la Revisión Judicial de las Decisiones
Administrativas.  Todas las sentencias de los tribunales de primera instancia sonapelables.
Párrafo j) del artículo 31:  previsto en el artículo 165.
Párrafo k) del artículo 31:  las exclusiones del artículo 31 previstas en este párrafo no
son pertinentes con arreglo a la disposición australiana.
Párrafo l) del artículo 31:  si la explotación de una invención con arreglo al
artículo 163 entraña necesariamente la explotación de otra invención, es evidente que
la explotación de esa otra invención estará comprendida asimismo en el artículo 163.
b) Como se indica en la respuesta de la pregunta siguiente, las condiciones y las
disposiciones detalladas para el uso por la Corona son responsabilidad de los
organismos de la Corona y del titular de la patente.  Como es muy poco frecuente quese empleen las disposiciones relativas al uso por la Corona, la Oficina de Patentes de
Australia no dispone de una base de datos que permita hacer una generalización sobre
la aplicación práctica del artículo 167.  No tenemos conocimiento de que se haya
expresado ninguna inquietud referente a la aplicación de dichas disposiciones.
c) Si se invocaran las disposiciones sobre el uso por la Corona se trataría de un caso
entre los organismos pertinentes de la Corona y el titular de la patente, en el que no
participarían los órganos administrativos responsables.  En consecuencia es difícil
determinar la frecuencia del uso, aunque suponemos que éste ha sido mínimo.
[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]
En su respuesta al punto a) de la pregunta 3 de los Estados Unidos, correspondiente al
párrafo l) del artículo 31, el Gobierno de Australia indicó que esta última norma está atendida a
través del funcionamiento del conjunto general de restricciones que el derecho australiano
impone al otorgamiento de licencias obligato rias.  Sírvanse indicar si, con arreglo a esas
disposiciones, se cumplen los requisitos de que la patente dependiente ha de suponer un avance
técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente y de que el titular de ésta tendrá derecho a una licencia
cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segundapatente.IP/Q3/AUS/1
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La respuesta que se dio en relación con el párrafo l) del artículo 31 se refería al uso por la
Corona.  Sin embargo, en lo que respecta a las licencias obligatorias esta cuestión está resuelta por elpárrafo 3B) del artículo 133.  Conforme a esta disposición, la segunda patente debe corresponder a
una invención que suponga un avance técnico importante de una importancia económica considerable
con respecto a la invención reivindicada en la primera patente, y el titular de ésta puede, si lo desea,
solicitar una licencia cruzada en condiciones razonables.
4. Sírvanse indicar cuántas licencias obligatori as se han otorgado anualmente en Australia
desde el 1º de enero de 1993.
Por lo que sabemos, no se han expedido nunca licencias obligatorias con arreglo al
capítulo 17 ni a las disposiciones correspondientes de la Ley anterior (aunque se ha registrado un
pequeño número de solicitudes con arreglo a la antigua Ley).
5. Sírvanse indicar de qué modo se protegen en Australia las informaciones no divulgadas,
y la base jurídica de esa protección.
Sírvanse consultar la respuesta sobre este tema presentada al Japón.
6. Sírvanse indicar la naturaleza de las medidas que adoptan las autoridades judiciales de
Australia, si existe alguna, para proteger la co nfidencialidad de las informaciones no divulgadas
(por ejemplo, los secretos comerciales o de negocios) suministradas por las partes en los
procedimientos judiciales, cuando esa información se ha proporcionado para hacer valer
derechos relativos a ella o con otros fines.
i) Se observa que esta pregunta, aunque se halla en relación con la información
confidencial, se refiere a la obligación prevista en el artículo 42 en el contexto de los
procedimientos judiciales.
ii) Existen varias maneras por las que el material que es objeto de un secreto comercial
puede someterse a divulgación como resultado de un procedimiento judicial.Por ejemplo, la información puede obtenerse como resultado de la ejecución de una
orden de búsqueda y confiscación de prue bas (por ejemplo, la Orden Anton Piller).
iii) Los tribunales australianos han aplicado directrices estrictas en cuanto a la ejecución
de las órdenes Anton Piller, y requieren inclusive compromisos asumidos por el
solicitante al momento de dictarse la orden.  Aun en ese caso, si el material quecontiene la información confidencial no se trata debidamente, el demandado puede
reclamar daños y perjuicios u otra indemnización, por la divulgación que ha sido
resultado del acceso a la información concedido en virtud de la ejecución de la orden.
Se trata de un riesgo grave.  Por lo general, los asesores jurídicos aconsejan a los
demandantes que tomen medidas para asegurarse de que el material confidencial, opresuntamente confidencial, quede en poder de los abogados del demandante y no del
propio demandante y que, en ejecución de la Orden Anton Piller, se ofrezca al
demandado oportunidad de indicar durante la búsqueda cuáles son los documentos
que a su juicio contienen información confidencial a fin de asegurar que estén
debidamente custodiados.
iv) La información confidencial puede ser divulgada en un escrito de demanda u otro
procedimiento, en particular en los procedimientos de información judiciales oprejudiciales.IP/Q3/AUS/1
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v) En todos los procedimientos seguidos en Australia existe un compromiso implícito de
no usar los materiales y documentos confiscados con cualquier propósito que no sea
el de los procedimientos en curso.  En el caso de las órdenes Anton Piller, por lo
general se asume el compromiso expresamente y lo mismo puede solicitarse en
relación con los procedimientos de información.  En los escritos de demanda puede
solicitarse asimismo que se dicte una orden para proteger las informaciones.  Porejemplo, la demanda puede incluir una enumeración de materiales confidenciales que
se presentarán al demandado "con cargo a lo que el Tribunal estime conveniente para
la protección de la confidencialidad" (véase el apéndice C de The Law of Trade
Secrets, R. Dean, The Law Book Co. 1989).
vi) Con respecto a la divulgación, una vez que han comenzado los procedimientos
judiciales, conforme al derecho de Australi a la revelación de documentos o de hechos
nunca se efectúa con alcance general, sino limitado siempre a lo que es pertinente alas cuestiones debatidas entre las partes.
vii) En lo que respecta a la revelación, no existe ninguna categoría de privilegio basada en
la confidencialidad (como lo admitió Lord Denning en Riddick vs.
Thames Board Mills Ltd  [1977] QB 881, páginas 895 a 896;  véase también
Australian Broadcasting Commission vs. Parish  [1980] 43 FLR 129).  Sin embargo,
el criterio de la jurisprudencia es que la confidencialidad de la información puede ser
un factor para determinar si debe limitarse la divulgación (véase, por ejemplo,
Lord Evershed MR en Printers and Finishers Ltd vs. Holloway  [1961] RPC 71,
página 79).
viii) La misma norma se aplica en relación con la inspección.  La inspección puede estar
limitada a peritos y a los asesores jurídicos de una de las partes o a un determinado
empleado o agente de la parte interesada.  Véase Warner-Lambert Co vs.
Glaxo Laboratories Ltd  [1975] RPC 354 y los casos citados en ese juicio.
ix) Los Tribunales Supremos y el Tribunal Federal también están facultados a celebrar
sus deliberaciones a puerta cerrada.  En Law of Trade Secrets, The Law Book
Co, 1990, el autor, Robert Dean, observa (página 498):
"Con el propósito de garantizar la justicia hay algunos casos en que puede ser
necesario permitir las audiencias a puerta cerrada ( David Syme and Co Ltd vs. GMH
[1984] 2 NSWLR 294, página 300).  La clase más importante de casos es la de
aquellas cuyo objeto quedaría destruido por la publicidad.  El elemento más ampliode esta clase comprende los casos que entrañan secretos comerciales ( Scott vs. Scott
[1913] AC 417, Halsbury's Laws of England (cuarta edición, volumen 10,
párrafo 705))."
x) En consecuencia, existen diversas maneras de proteger la información confidencial
durante los procedimientos judiciales.  La medida en que lo haga un tribunal
dependerá de las circunstancias propias del caso.  En las decisiones registradas en
Australia no se advierte que se haya presentado ningún problema claramente definidocon la divulgación durante el juicio, o en las alegaciones pertinentes.
xi) Aunque las partes son naturalmente reacias a correr ningún riesgo con la información
de valor comercial que se encuentra cuidadosamente protegida, las amplias facultades
discrecionales de que disponen los tribunales superiores les permiten imponer, si lo
creen necesario, restricciones a la divulgación de la información a una u otra de laspartes.  En particular, puede designarse a peritos a fin de que examinen losIP/Q3/AUS/1
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documentos que son objeto del procedimiento de revelación y comprueben su
pertinencia;  el acceso puede estar limitado a los asesores jurídicos de las partes o auno o más de ellos;  puede designarse a un determinado empleado como única
persona a quien se permite el acceso y es posible restringir la copia de documentos.
En casos extremos, las deliberaciones pueden llevarse a cabo a puerta cerrada.
(Véase Dean, R., The Law of Trade Secret s, apéndice E, The Law Book Co, 1989.)
xii) Estas restricciones no se imponen a la ligera ni sin debate.  Lo normal en todos los
tribunales es que los procedimientos se lleven a cabo abiertamente y en público,
(véase, por ejemplo, Russell vs. Russel  [1976] 134 CLR 495 per Gibbs J.,
página 520).  Pero los tribunales reconocen, como dijo Dean J. (más adelante
Presidente del Tribunal Superior) en ABC vs. Parish , que:  "es probable que el hecho
de rechazar indebidamente las peticiones legítimas de confidencialidad tengan por
resultado disuadir a los interesados de que recurran a los tribunales de justicia".  Estas
consideraciones se tienen en cuenta en cada caso que se presenta ante los tribunales.
7. Sírvanse explicar las medidas que se haya aplicado en Australia, si se ha aplicado
alguna, para proteger contra la competencia desleal a las partes que han presentado a las
autoridades de reglamentación de Australia, en relación con un pedido de aprobación de la
comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas, datos de
pruebas u otros no divulgados.  Sírvanse explicar de qué modo son compatibles esas medidas, siexisten, con el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Australia anunció en diciembre de 1996 su propósito de introducir un nuevo régimen de
exclusividad de datos.  Con arreglo a este régimen, los datos confidenciales presentados a la
Administración de Productos Terapéuticos o a la  Autoridad Nacional de Registro de Productos
Químicos Agrícolas y Veterinarios a fin de registrar un nuevo producto químico farmacéutico,agrícola o veterinario que contenga nuevas entidades químicas estarán protegidos durante un período
de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del producto original.  Actualmente se está
elaborando un proyecto de Ley para aplicar el nuevo régimen que se ajustará plenamente al párrafo 3
del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC.  Las nuevas disposiciones legislativas se notificarán al
Consejo de los ADPIC una vez que se defina su formulación.
8. El artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de Circuitos de 1989 autoriza al
Gobierno de Australia a otorgar licencias no voluntarias de certificados de protección a un
organismo gubernamental o a un tercero autorizado por el Gobierno de Australia.  El párrafo 2
del artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC que permiten el
otorgamiento de licencias no voluntarias de medios de enmascaramiento a ajustarse a lascondiciones aplicables a las licencias no voluntari as de patentes que figuran en los apartados a)
a k) del artículo 31.  Sírvanse explicar de qué modo cumple la Ley australiana los requisitos de
dichos artículos del Acuerdo sobre los ADPIC.
i) En general, sírvanse consultar las respuestas de Australia a las preguntas de la
Comisión Europea acerca del artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de
los Circuitos Integrados de 1989.
ii) En resumen, el artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de los Circuitos
Integrados de 1989 es conforme a los diversos párrafos del artículo 31 del Acuerdo
sobre los ADPIC.  Debido a su aplicación a un propósito específico o limitado, la
licencia obligatoria sólo se aplica cuando no han tenido éxito todas las medidas
razonables adoptadas para obtener la licencia del titular de los derechos que admiten
protección, el uso está sujeto a una remuneración razonable, y la obligación se refiereIP/Q3/AUS/1
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sólo al uso del propio esquema de trazado.  Es importante señalar que la Ley sobre los
Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados no impone ninguna restricción a
que el titular de derechos que admiten protección haga uso de ellos.
Artículo 31 - Otros usos sin autorización del titular de los derechos
Párrafo a) del artículo 31iii) En este párrafo se estipula que la "autorización de dichos usos será considerada en
función de sus circunstancias propias".  El párrafo parece referirse a una situación en
la que un país Miembro aplica un sistema amplio de licencias reglamentarias que
permite la utilización de un diseño de trazado por el Gobierno o por un tercero
autorizado por el Gobierno, sobre todo puesto que las referencias a "otros usos" y a
"dichos usos" que figuran en el párrafo no están limitadas de manera alguna.
iv) El sistema de licencias del artículo 25 de la Ley sobre Esquemas de Trazado de los
Circuitos Integrados se limita al uso por el Commonwealth en actos para la defensa o
seguridad de Australia lo cual es, en sí mismo, una limitación importante.  Entre las
circunstancias propias a la expedición de una licencia figura también el requisito delos "esfuerzos razonables" que deben realizarse para obtener la autorización del titular
de derechos que admiten protección.  Este requisito de un esfuerzo razonable en la
disposición del párrafo 1) del artículo 25 garantiza que cada caso se trate según sus
circunstancias propias, puesto que lo razonable sólo puede determinarse teniendo en
cuenta los hechos de cada caso.
Párrafo b) del párrafo 31
v) En este párrafo se estipula que un gobierno puede usar de un diseño de trazado sin
obtener la autorización del titular de los derechos (antes de dicho uso), cuando sehaya intentado obtener la autorización pero dichos intentos no hayan surtido efecto en
un plazo prudencial.  En caso de emergencia nacional, en otras circunstancias de
extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial no existe la obligación
de hacer intentos razonables de obtener la autorización.  La última oración del
artículo se refiere al uso público no comercial de patentes (véase el apartado c) del
párrafo 31) y se requiere que el Commonwealth informe sin demora de dicho uso al
titular de los derechos.
vi) La Ley sobre los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados se ajusta a este
párrafo pues fija límites al tipo y a las condiciones del uso de diseños de trazado por
el Commonwealth.  En el párrafo 1) del artículo 25 se estipula que un acto realizadopor el Commonwealth en relación con un esquema de trazado que admite protección
no constituye infracción de los derechos del titular si:  a) se realiza por razones de
seguridad o defensa de Australia;  y b) se han tomado medidas razonables para tratar
de obtener la licencia del titular en condiciones razonables.  Por consiguiente, el
Commonwealth está limitado por la Ley en su uso de los esquemas de trazado sin
autorización por razones de defensa o de seguridad y el carácter razonable de los
esfuerzos realizados para obtener el consentimiento comprenderá un factor de tiempo.En el párrafo b) del artículo 31 se permite una exención de estos requisitos en caso de
uso público no comercial o de extrema urgencia, y ambas condiciones son
potencialmente aplicables a una medida adoptada por razones de defensa o seguridad.
De esta manera, el párrafo 2) del artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado
de los Circuitos Integrados, al permitir la autorización después de que ha comenzadoIP/Q3/AUS/1
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el uso, también es conforme a las condiciones previstas en la disposición del Acuerdo
sobre los ADPIC.
Párrafo c) del párrafo 31
vii) En el párrafo c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se dice que "el alcance
y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan sido autorizados".
También se estipula en el artículo que, si se trata de tecnología de semiconductores,
"sólo podrá hacerse de ella un uso público no comercial".  En la medida en que seaplique ese párrafo o el párrafo b) del mismo artículo, la condición determinante del
uso es "la defensa o seguridad de Australia".
viii) En el párrafo 4) del artículo 25 de la Ley sobre los Esquemas de Trazado de los
Circuitos Integrados se dice que las condiciones para que se lleve a cabo un acto (por
el Commonwealth) serán las convenidas entre las partes (ya sea antes o después de
realizado el acto) o determinadas por el Tribunal Federal.  Como se ha señalado en la
respuesta de Australia a las preguntas de la CE sobre este párrafo, los usos de unesquema de trazado por el Commonwealth con arreglo a esta disposición se limitan a
los usos autorizados por ley.  Es decir, debe tratarse de razones de defensa y seguridad
de Australia.  Es difícil imaginar casos más claros de uso público no comercial.  En el
párrafo 5) del artículo 25 se prevé la eventual venta de artículos que contengan
esquemas de trazados que puedan haber sido usados de manera obligatoria.  Sinembargo esta disposición no entraña un consentimiento implícito de la utilización
comercial de derechos que admiten protección.  Establece una facultad legal expresaque habilita para enajenar el artículo que lleva incorporado un circuito con un
esquema de trazado que admite protección.  No afecta al requisito inicial de que el
uso del derecho que admite protección ha de realizarse con fines de defensa oseguridad.
ix) De esta manera, la Ley es conforme al párrafo c) del artículo 31.  Obsérvese también
que no se conceden al Gobierno de Australia otros derechos además de los previstos
en el párrafo 4) del artículo 25 para usar un esquema de trazado con fines que no sean
la defensa y seguridad, con lo cual se cumple el objetivo del párrafo c) delartículo 31.
Párrafos d) a h) del artículo 31
x) Estos párrafos imponen nuevas limitaciones al uso de esquemas de trazado, a saber
que esos usos serán de carácter no exclusivo, que no podrán cederse, que se
autorizarán principalmente para abastecer el mercado interno, que la autorización dedichos usos podrá retirarse y que se pagará al titular de los derechos una
remuneración adecuada.
xi) La Ley no menciona específicamente ninguna de las condiciones de los párrafos d) a
h) del artículo 31, pero los comentarios hechos anteriormente en relación con el
párrafo c) son igualmente aplicables en este caso, sobre todo porque no se otorga al
Commonwealth ningún derecho exclusivo ni que pueda cederse, lo cual sería
contrario a estos párrafos.  Obsérvese nuevamente que el ejercicio del derecho estárelacionado con la defensa y la seguridad, no con el comercio ni la actividad
comercial, y que está sujeto a condiciones razonables convenidas por las partes o
determinadas por la autoridad judicial especificada, a saber el Tribunal Federal de
Australia.IP/Q3/AUS/1
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Párrafos i) y j) del artículo 31
xii) Estos párrafos establecen que la validez jurídica de toda decisión relativa a la
autorización y remuneración estará sujeta a revisión judicial.  En el párrafo 4) del
artículo 25 de la Ley se prevé un derecho de petición ante el Tribunal Federal ya sea
por el Commonwealth o por el titular de los derechos cuando no se ha llegado a unacuerdo sobre las condiciones del uso.  Probablemente se dispone también de un
derecho de revisión con arreglo al artículo 5 de la Ley sobre la Revisión Judicial de
las Decisiones Administrativas de 1977, cuando se aduce que las condiciones que dan
lugar al ejercicio del derecho no se han cumplido o no podían cumplirse.
Párrafo k) del artículo 31
xiii) Este párrafo hace una excepción en el caso del uso por el Gobierno cuando "se hayan
permitido esos usos para poner remedio a prácticas que, a resultas de un procesojudicial o administrativo, se haya determinado que son anticompetitivas".  No existe
ninguna disposición de la Ley que trate del uso por el Gobierno con tal objeto.
VI. RESPUESTAS A PREGUNTAS FORMULADAS POR LA INDIA
1. ¿Están comprendidos los procesos microbiológicos en el alcance del párrafo 2) del
artículo 18 de la Ley de Patentes de 1990?
Los procesos microbiológicos no están excluidos en virtud del párrafo 2) del artículo 18.
2. Con respecto al artículo 6, ¿qué definición y alcance tiene la expresión
"microorganismos"?
El término "microorganismos", empleado en la Ley de Patentes de Australia, aún no ha sido
objeto de interpretación judicial.  Sin embargo, se da al término una interpretación amplia al basarlaen el depósito a los efectos de la descripción de una invención, lo que permite basarla en cualquier
depósito que pueda efectuarse con arreglo a las disposiciones del Tratado de Budapest.