RESTRICTED
ORGANIZACI ÓNMUNDIAL IP/Q3/ITA/1
14denoviembre de1997
DEL COMERCIO(97-5015)
Original: inglés/francés Consejo delosAspectos delosDerechos dePropiedad
Intelectual relacionados conelComercio
EXAMEN DELALEGISLACI ÓNSOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAF ÍAS)DELOSCIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCI ÓNDELAINFORMACI ÓNNODIVULGADA Y
CONTROL DELASPRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
ENLASLICENCIAS CONTRACTUALES
Italia1
Enelpresente documento sereproducen laspreguntas formuladas aladelegación deItalia
ylasrespuestas dadas enelexamen delalegislación sobre patentes, esquemas detrazado (topografías)
deloscircuitos integrados, protección delainformación nodivulgada ycontrol delasprácticas
anticompetitivas enlaslicencias contractuales enlareunión delConsejo celebrada losdías26a30de
mayo de1997.2
__________________
I. RESPUESTAALAPREGUNTAGENERALSOBRELOSDERECHOSDEPRIORIDAD3
¿Reconoce supaísunderecho deprioridad sobre labasedeunaanterior solicitud depatente
presentada encualquier otropaísMiembro delaOMC porunnacional deunMiembro dela
OMC?
Sí.Enloqueaellorespecta, envirtud delartículo 11delReglamento deAplicación dela
LeydePatentes, aprobado mediante elDecreto Nº244,de5defebrero de1940, conlasmodificaciones
introducidas porelartículo 44delDecreto Nº338,de22dejunio de1979, quien presente unasolicitud
depatente enItalia puede reivindicar laprioridad deunasolicitud "presentada enlascondiciones y
conlosefectos previstos enlosconvenios internacionales vigentes". Paraquesereconozca estederecho
deprioridad, elsolicitante debeaportar pruebas documentales delaprioridad invocada, coninclusión,
cuando proceda, depruebas quedemuestren queeselcausahabiente delprimer solicitante. Estaprueba,
quepuede adoptar laforma deuncertificado firmado porlaOficina dePatentes ytraducido alitaliano,
debemencionar elnombre deltitular delderecho ylafecha depresentación paralaquesereivindica
laprioridad, asícomo eltítulo, ladescripción ylosplanos delainvención dequesetrate. Lapersona
quepresenta lasolicitud depatente enItalia esresponsable delaplena exactitud delatraducción de
loscertificados relativos alaprioridad entregados alaOficina italiana.
1Porloqueserefiere alasleyes yreglamentos pertinentes paralossectores enexamen ynotificados por
Italia deconformidad conelpárrafo 2delartículo 63delAcuerdo, sehace referencia alosdocumentos
IP/N/1/ITA/1 yAdd.1-2, IP/N/1/ITA/1/P/1-2, IP/N/1/ITA/I/1 eIP/N/1/ITA/L/1, IP/N/1/ITA/G/1
eIP/N/1/ITA/O/1.
2Sehadistribuido elactadelareunión eneldocumento IP/C/M/13.
3Enlareunión delConsejo delosADPIC celebrada el27defebrero de1997, losMiembros acordaron
responder aestapregunta enelcontexto delpresente examen (documento IP/C/M/12, párrafo 18).IP/Q3/ITA/1
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II. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR ELJAPÓN
1. Sírvanse indicar siensupaíssonmateria patentable: 1)lasplantas ylosanimales; 2)las
variedades vegetales ylasvariedades animales.
EnItaliasólopueden estarprotegidas porpatente lasvariedades vegetales conforme alasnormas
delDecreto Nº974,de12deagosto de1975, queexcluyen lapatentabilidad delasplantas encuanto
tales. Lasrazas animales, asícomo losprocedimientos esencialmente biológicos deobtención de
animales, nosonpatentables; noobstante, esaprohibición noesaplicable alosprocedimientos
microbiológicos nialosproductos obtenidos mediante esosprocedimientos (véase elartículo 13del
Decreto Nº1127, de29dejunio de1939, queseajusta alasdisposiciones delartículo 53delConvenio
sobre lapatente europea).
2. Sírvanse indicar siensupaíselactodeoferta paralaventa estáincluido entre losderechos
exclusivos queconfieren laspatentes.
Sí.Losactos deoferta comercial, incluido elactodeoferta paralaventa, están incluidos en
elámbito deaplicación delderecho exclusivo deltitular delapatente (véase elapartado a)delpárrafo 1
delartículo 1bis)delDecreto Nº1127, de29dejunio de1939, conlasmodificaciones introducidas
porelartículo 12delDecreto Nº198,de19demarzo de1996).
3. Sírvanse indicar quétiposdeactos sereconocen ensupaíscomo excepciones alosderechos
exclusivos queconfiere lapatente.
Elderecho exclusivo noesaplicable
a) alosactos realizados enunlugar privado yconunfinnocomercial;
b) alosactosdeexperimentación (véase elartículo 1delDecreto Nº1127, de29dejunio
de1939).
4. Sírvanse indicar enquécasos estápermitido ensupaíselusodelapatente sinautorización
desutitular, incluido elusoporlaAdministración oporterceros autorizados porésta.
Lautilización deunapatente sinlaautorización deltitular sóloestápermitida araízdela
concesión deunalicencia obligatoria odeunaexpropiación (véanse losartículos 54ysiguientes del
Decreto Nº1127, de29dejunio de1939), conlasmodificaciones introducidas porlosartículos 17,
18,19,20,21y22delDecreto Nº198,de19demarzo de1996). Porloqueserefiere alaconcesión
deunalicencia obligatoria noexclusiva, esaplicable elDecreto Nº360,de18deabrilde1994, que
simplificó elprocedimiento delmodo siguiente: laspersonas interesadas deben presentar unainstancia
alaOficina Italiana dePatentes yMarcas eindicar, enparticular, laremuneración porlalicencia
solicitada; laOficina notifica lainstancia, incluida laoferta deremuneración, altitular delapatente,
asícomo alosderechohabientes cuyainscripción figure enelRegistro, dentro delplazo de60días
apartir dedicha notificación; eltitular olosderechohabientes pueden presentar unaoposición
debidamente motivada antelaOficina; laOficina, después deunintento obligatorio deconciliación
entrelaspartes, decide sobre laoposición yconcede odeniega lalicencia; elprocedimiento debehaber
concluido enunplazo de180días;contra ladecisión delaOficina laspersonas interesadas pueden
promover acciones legales.
5. Sírvanse indicar cómo seaplica ensupaíslaobligación establecida porlospárrafos 1
y2delartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC respecto delacarga delaprueba enlos
procedimientos civiles porinfracción depatentes relativas aprocedimientos.IP/Q3/ITA/1
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Lasobligaciones queimponen lospárrafos 1y2delartículo 34delAcuerdo sobre losADPIC
seaplican conforme alodispuesto enelartículo 2delDecreto Nº1127, de29dejunio de1939, con
lasmodificaciones introducidas porelartículo 13delDecreto Nº198,de19demarzo de1996.
III. RESPUESTAS ALASPREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS
1. Elartículo 54delRealDecreto Nº1127, de29dejunio de1939, conlasmodificaciones
enélintroducidas, dispone laconcesión obligatoria depatentes endeterminadas circunstancias.
Noparece quelaleylimite dicha concesión enrelación conlatecnología delossemiconductores
para usopúblico nocomercial opara reparar unainfracción, determinada judicialmente, dela
legislación relativa alacompetencia. Sírvanse explicar cómo seajusta laaplicación delaleyal
párrafo c)delartículo 31delAcuerdo sobre losADPIC .
EnItalia,lastopografíasylosproductossemiconductoresnosepuedenprotegermediantepatente,
sinomediante underecho suigeneris concedido conarreglo aunprocedimiento deregistro. La
LeyNº70,de21defebrero de1989, nopermite laconcesión delicencias obligatorias sobre dichos
derechos, salvo enelcasoexcepcional deactos deexplotación consumados poruntercero antes del
registro deesederecho suigeneris oantes delapresentación poreltitular delasolicitud deregistro.
Enestecaso, sieltitular deniega laconcesión deunalicencia contractual, laAdministración otorga
alosterceros unalicencia obligatoria noexclusiva, conlacondición deunaremuneración equitativa
ydentro deloslímites delaexplotación antesdelregistro (véase elartículo 18delaLeyNº70,de21de
febrero de1989, conlasmodificaciones introducidas porelartículo 29delDecreto Nº198,de19de
marzo de1996).
2. Italia haindicado quelaleyitaliana recoge directamente lasobligaciones queimpone el
Acuerdo sobre losADPIC mediante undecreto de1996. Ciertos elementos delAcuerdo sobre
losADPIC sonfacultativos yobligan alMiembro delaOMC aadoptar ladecisión deaplicar
onoelelemento facultativo. Sírvanse explicar si,deconformidad conlaleyitaliana,
a) unapersona puede basarse directamente enelementos delAcuerdo sobre losADPIC
para hacer valer losderechos relativos aunapatente;
b) excluye Italia laprotección mediante patente delasplantas ylosanimales ode
lasobtenciones vegetales ylasvariedades animales, envirtud delapartado b)del
párrafo 3delartículo 27.
Deconformidad conlaLeyNº747,de29dediciembre de1994, Italia ratificó elActade
Marrakech, incluido elAcuerdo sobre losADPIC, cuyaentrada envigor entrañó lainclusión, enel
ordenamiento jurídico interno, delasnormas obligatorias dedicho Acuerdo. Encambio, loselementos
facultativos dedicho Acuerdo sólopueden serobligatorios deconformidad conunaleynacional por
laqueseejercen lasopciones establecidas pordicho Acuerdo sobre losADPIC.
Porconsiguiente, sólosepuede invocar laaplicación delasnormas obligatorias delAcuerdo
enelmarco deunlitigio cuyas partes pueden impugnar uncumplimiento erróneo delasobligaciones
ydelasdisposiciones delAcuerdo. Sieljuezconsidera pertinentes esasimpugnaciones delaspartes,
remitelacausaalTribunalConstitucional,quepuedeanularlaleyinternanoconformealasdisposiciones
delAcuerdo. EnItalia sólosepueden proteger mediante patente lasvariedades vegetales conforme
alasnormas delDecreto Nº974,de12deagosto de1975, queexcluyen lapatentabilidad delasplantas
encuanto tales. Nosepueden proteger mediante patente lasrazas animales nilosprocedimientos
esencialmente biológicos deobtención deanimales; noobstante, esaprohibición noesaplicable alos
procedimientos microbiológicos nialosproductos obtenidos mediante dichos procedimientos (véaseIP/Q3/ITA/1
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elartículo 13delDecreto Nº1127, de29dejunio de1939, queseajusta alasdisposiciones del
artículo 53delConvenio sobre lapatente europea).
3. Sírvanse explicar sihayalguna invención quenoseapatentable conforme alaleyitaliana,
auncuando satisfaga loscriterios deseroriginal, representar unainnovación yserútil,en
particular enrelación conlasinvenciones especificadas acontinuación:
a) invenciones deprocesos que, ensutotalidad oenparte, estén compuestos de
operaciones ejecutadas deforma escalonada porunacomputadora ydirigidas por
unprograma informático;
b) invenciones deproductos compuestos deelementos deunainvención ejecutada
mediante computadora, incluidos, enparticular,
i) uncódigo deprograma informático legible pormáquina enunmedio
tangible, como, porejemplo, undisquete, undisco duro ounamemoria
decomputadora; y
ii) unacomputadora deusogeneral cuya novedad respecto delatecnología
anterior sedeba primordialmente asucombinación conunprograma
informático determinado.
Deconformidad conlaleyitaliana (véanse losartículos 12a16delDecreto Nº1127, de23de
junio de1939, conlasmodificaciones introducidas porelDecreto Nº198,de13demarzo de1996),
sepuede patentar todainvención quecumpla lascondiciones denovedad einnovación ypueda tener
unaaplicación industrial. Loscasos nopatentables sonexcepcionales ylaleylosespecifica. Ello
entraña queunprocedimiento deinvención espatentable auncuando estéejecutado odirigido porun
programa informático, dadoquelaprotección mediante patente delprocedimiento, ydelosproductos
fabricados mediante dicho procedimiento, noesincompatible conlaprotección delderecho deautor
relativo alprograma informático encuanto tal.Encambio, lascreaciones intelectuales quesedeban
esencialmenteaprogramasinformáticosconcretos,aunqueseannuevasyoriginales,sólopuedenacogerse
alaprotección delderecho deautor.
4. Sírvanse indicar sisehaconcedido enItalia alguna licencia obligatoria desde el1ºdeenero
de1993.
Desde el1ºdeenero de1993 hasta elpresente, nosehaconcedido enItalia ninguna licencia
obligatoria depatentes deinvención.
5. SírvanseexplicarlasmedidasquesehanadoptadoenItalia-siesquesehaadoptadoalguna-
paraproteger contra lacompetencia desleal aquienes hanfacilitado alosorganismos australianos
encargados delareglamentación datos confidenciales deensayos -odeotraíndole- yrelativos
aunproducto farmacéutico ounproducto químico paralaagricultura envirtud deunasolicitud
deaprobación desucomercialización.
EnItalialaprotección delasinformaciones confidenciales, conforme alpárrafo 3delartículo 39
delAcuerdo sobre losADPIC, estágarantizada porelartículo 6bisdelDecreto Nº1127, de29de
junio de1939, conlasmodificaciones introducidas porelartículo 14delDecreto Nº198,de19de
marzo de1996. Elapartado 2dedicho artículo prohíbe divulgar losdatos confidenciales comunicados
alasautoridades encargadas deautorizar lacomercialización delosproductos químicos, farmacéuticos
oagrícolas.IP/Q3/ITA/1
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[Pregunta complementaria delosEstados Unidos]
Reconocemos queItalia protege, para impedir sudivulgación, losdatos confidenciales
relativos aensayos presentados asusorganismos encargados delareglamentación enapoyo de
unasolicitud deautorización delacomercialización deunproducto farmacéutico odeunproducto
químico para laagricultura. Sírvanse explicar cómo protege Italia dichos datos contra eluso
comercial indebido, incluido, entre otros, elprocedimiento deimpedir alossolicitantes posteriores
quesebasen directa oindirectamente enlosdatos originales para apoyar sussolicitudes de
autorización convistas alacomercialización.
Como yahemos explicado alresponder alapregunta 5delosEstados Unidos, nuestras leyes
prohíbenladivulgacióndelosdatosconfidencialescomunicadosalasautoridadesencargadasdeautorizar
lacomercialización delosproductos químicos, farmacéuticos oagrícolas (véase elpárrafo 2del
artículo 6bisdelDecreto Nº1127, de29dejunio de1939, conlasmodificaciones introducidas por
elartículo 14delDecreto Nº198,de19demarzo de1996).
Además, según elpárrafo 1dedicho artículo 6bis,lasmismas informaciones confidenciales
estánprotegidasdeformageneralporlaprohibiciónatodotercero,incluidanaturalmentelacompetencia,
deadquirir, utilizar directamente odivulgar aterceros dichas informaciones ydatos confidenciales,
conlacondición dequedichos datos oinformaciones: a)seansometidos porlaspersonas quelos
controlen legalmente amedidas encaminadas apreservar sucarácter confidencial; b)nosean
notoriamente conocidos ofácilmente cognoscibles porlosexpertos ylasempresas delsector deque
setrate.
Deconformidad conelartículo 2598 delCódigo Civil, recogido enelartículo 6bisantes
mencionado, encasodeinfracción dedichas prohibiciones, lapersona perjudicada puede presentar
unademanda judicial contra elautor delainfracción ysolicitar aljuez
a) laprohibición delosactos infractores;
b) elresarcimiento pordaños yperjuicios;
c) lapublicación deladecisión judicial enlaprensa cotidiana concargo alresponsable.