RESTRICTEDORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOIP/Q3/USA/1/Add.1
30 de septiembre de 1998
(98-3788)
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el ComercioOriginal:  inglés
EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES, ESQUEMAS DE
TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS,
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y
CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES
ESTADOS UNIDOS
Addendum
En el presente documento se reproducen las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas
complementarias formuladas a ese país por el Japón en el contexto de la reunión de examen que el
Consejo celebró del 26 al 30 de mayo de 1997.  Por motivos prácticos, en el presente documento se
reproducen también las preguntas y respuestas iniciales, ya distribuidas en el documento
IP/Q3/USA/1.
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RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS
DEL JAPÓN
Pregunta inicial del Japón
9. De conformidad con el párrafo e) del artículo 102 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarse
si, en el momento de la invención, era evidente  para una persona capacitada en la técnica o era
idéntica a una invención de otra persona que estaba descrita en una patente otorgada osolicitada antes que la primera invención.  En ese caso, si en la solicitud de otra persona se
invoca un derecho de prioridad, ¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad?  Si
no ocurre así (Hilmer I), sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el artículo 4B del
Convenio de París, aplicable en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre
los ADPIC, que establece que la solicitud formulada por un tercero entre la fecha de prioridad yla fecha efectiva no da lugar a ningún derecho en favor de ese tercero.  Por otra parte, de no ser
así, las invenciones patentadas que son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y
ejercer una influencia recíproca restrictiva de los derechos exclusivos.  Sírvanse explicar si esta
situación perjudica de manera injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad
con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
El párrafo e) del artículo 102 no puede ser invocado para impedir la concesión de una patente
en respuesta a una solicitud respecto de la cual el solicitante haya establecido, mediante una demanda
válida de prioridad en favor de una solicitud presentada en el extranjero, una fecha de presentación
efectiva que sea anterior a la fecha de presentación de la solicitud de una patente otorgada en los
Estados Unidos.  Limitándonos a esta base, el párrafo e) del artículo 102 es compatible conIP/Q3/USA/1/Add.1
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el artículo 4B del Convenio de París, ya que cualquier parte que haya presentado una demanda
efectiva de prioridad no perderá sus derechos debido a que un tercero presente durante el año de
prioridad una solicitud en los Estados Unidos que dé lugar a una patente.
La segunda cuestión que plantea la pregunta es la fecha que define el estado anterior de la
técnica en una patente de los Estados Unidos en la que se ha incluido una demanda de prioridad enfavor de una solicitud presentada en el extranjero.  La fecha efectiva de presentación de tal solicitud a
los efectos del párrafo e) del artículo 102 será la fecha efectiva de presentación de la solicitud en los
Estados Unidos, no la fecha a la que se remontaría la prioridad reclamada en la solicitud.  La
consideración de la fecha efectiva como definitoria del estado anterior de la técnica de conformidad
con la llamada cláusula "Hilmer" no es incompatible con las obligaciones del artículo 4B del
Convenio de París ya que no influye sobre la capacidad de un solicitante de obtener una patente si
presenta una demanda de prioridad en la que establece una fecha efectiva de presentación que seaanterior a la fecha efectiva de la patente que defina el estado anterior de la técnica.
La última cuestión que plantea esta pregunta es si los derechos exclusivos que garantiza a los
titulares de patentes el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC resultan perjudicados por el efecto de
la cláusula Hilmer.  El eje de la cuestión parece ser la suposición de que los solicitantes que hayan
obtenido una patente en la que se incluya una demanda válida de prioridad no podrán impedir, debidoa las disposiciones del párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103, la concesión de una segunda
patente sobre la misma invención, o una variante evidente de ésta, en favor de otra persona que haya
presentado una solicitud después de la fecha que establece el plazo de prioridad del primer titular de la
patente pero antes de la fecha de presentación de la solicitud en los Estados Unidos.  A consecuencia
de eso, se supone que se concederán patentes que son evidentes para ambos.
Esta suposición no es correcta ya que el párrafo e) del artículo 102 y el artículo 103 no son las
únicas disposiciones legales que regulan la situación de las dos solicitudes en el caso antes descrito.
El párrafo g) del artículo 102 permite garantizar también que sólo se concederá una patente por cada
invención.  En el gráfico que figura a continuación se muestra cómo entra en funcionamiento el
párrafo g) del artículo 102 cuando el párrafo e) por  sí solo no basta para impedir la concesión de
dos patentes.
fecha de Fecha de 102 (e)
invención (A) prioridad fecha
Solicitante A |  -  -  -  | | Patente
Solicitante B     |  -  -  -  | X No Patente
Fecha de Fecha de petición en
invención (B) los Estados Unidos
Los cambios introducidos por la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, de 1994,
permiten a los nacionales de cualquier Miembro de la OMC que establezcan la fecha de una invención
aportando pruebas sobre esa invención fuera de los Estados Unidos.  Teniendo en cuenta estas
observaciones, la respuesta a la pregunta acerca de si la legislación sobre patentes de los Estados
Unidos, debido a la situación antes descrita, "perjudica de manera injustificada los derechosexclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC" claramente
es no.IP/Q3/USA/1/Add.1
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[Pregunta complementaria del Japón]
La respuesta de los Estados Unidos parece regir únicamente con respecto a un caso en el
que las reclamaciones de los dos solicitantes se constata que interfieren entre sí y se concede un
derecho de patente al primer inventor a través de un procedimiento para resolver la
contradicción.  Este principio no rige para el ca so en que la solicitud A con derecho de prioridad
describe dos invenciones X e Y y las reclamaciones sólo X, en tanto que la solicitud B tramitada
entre la fecha de prioridad y la fecha real de la solicitud A reclama la invención Y.
El procedimiento mencionado tal vez no se inicie y pueda concederse un derecho de patente a X
e Y (Hilmer).  Se ruega explicar si esa práctica es compatible con el artículo 4B del Convenio de
París, que estipula que todas las actividades llevadas a cabo en el intervalo no pueden dar lugar
a un derecho de un tercero o a ningún derecho de posesión personal.  Aun cuando el solicitante
de la petición A no alegue derecho alguno sobre la invención Y, tendrá derecho a excluir a todatercera parte de la obtención de un derecho de patente en relación con la invención Y puesto
que ha divulgado la invención Y.  Sírvanse también explicar la conformidad del artículo 28
del Acuerdo sobre los ADPIC en el caso en que la explotación de X se ve indebidamente
perjudicada por la existencia de Y que tiene un a relación económica con X (ejemplo:  X e Y son
componentes complementarios del mismo producto).
1
La afirmación hecha por el Japón en su pregunta complementaria, según la cual "[l]a
respuesta de los Estados Unidos parece regir únicamente con respecto a un caso en el que las
reclamaciones de los dos solicitantes se constata que interfieren entre sí y se concede un derecho de
patente al primer inventor a través de un procedimiento para resolver la contradicción" no constituye
una exposición fidedigna de la ley en lo que respecta al párrafo g) del artículo 102 del Título 35 delCódigo de los Estados Unidos.  El Tribunal Federal de Apelación ha establecido que la aplicación del
párrafo g) del artículo 102 no se limita a los procedimientos iniciados para resolver la contradicción, y
que constituye también la base para algún tipo de anterioridad.  New Idea Farm Equip. Corp. v.
Sperry Corp. , 916 F.2d 1561, 16 USPQ2d 1424 (Fed. Cir. 1990);  Hybritech Inc. v. Monoclonal
Antibodies , Inc., 802 F.2d 1367, 231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986).  En ese entendimiento de la
aplicación del párrafo g) del artículo 102, nos atenemos a nuestra respuesta original a las preguntas 9
y 10.
Pregunta inicial del Japón
10. De conformidad con el párrafo g) del artículo 102 del Título 35 del Código de los
Estados Unidos y con su artículo 103, la solicitud de patente de una invención debe rechazarse
si, en el momento de la invención, era evidente  para una persona capacitada en la técnica o era
idéntica a una invención de otra persona que se efectuó antes que la primera invención y no fueabandonada.  En ese caso, si en la solicitud de  otra persona se invoca un derecho de prioridad,
¿se retrotrae ese efecto invalidante a la fecha de prioridad?  Si no ocurre así (Hilmer II),
sírvanse explicar la compatibilidad de ello con el  artículo 4B del Convenio de París, aplicable en
virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece que la solicitud
formulada por un tercero entre la fecha de prioridad y la fecha efectiva no da lugar a ningúnderecho en favor de ese tercero.  Por otra parte, de no ser así, las invenciones patentadas que
son evidentes una respecto de otra podrían coexistir y ejercer una influencia recíproca
restrictiva de los derechos exclusivos.  Sírvanse explicar si esta situación perjudica de manera
injustificada los derechos exclusivos otorgados de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
                                                     
1 La delegación del Japón ha indicado que esta pregunta complementaria se aplica también a su
pregunta original Nº 10.IP/Q3/USA/1/Add.1
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La cuestión que aborda el párrafo g) del artículo 102 es la fecha de la invención.  Las pruebas
que pueden aducirse para demostrar la fecha de una invención no se limitan a las pruebas de que se ha
presentado una solicitud anterior en otro país, sino que pueden ser todo tipo de pruebas que sean
convincentes para que el solicitante establezca la fecha de la invención.  Teniendo en cuenta los
cambios que la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay ha introducido en el artículo 104 delTítulo 35 del Código de los Estados Unidos, si un solicitante puede demostrar que la fecha de la
invención es anterior a la fecha efectiva de presentación de la solicitud establecida mediante una
demanda de prioridad presentada al amparo del artículo 119 del Título 35 del Código de los Estados
Unidos, al aplicarse el párrafo g) del artículo 102 se utilizará esa fecha de invención y no la fecha de
la prioridad.  Por tanto, la cuestión que plantea la segunda parte de la pregunta carece de contenido
habida cuenta de las enmiendas introducidas en la legislación estadounidense para atender a las
obligaciones que corresponden a los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
La respuesta ofrecida a la pregunta 9 sobre los perjuicios a los derechos exclusivos que
reconoce el artículo 28 es trasladable a esta cuestión.
[Pregunta complementaria del Japón]
A tenor de la respuesta de los Estados Unidos, la fecha de invención en otro país
Miembro de la OMC puede utilizarse en el contexto de aplicación del párrafo g) delartículo 102.  Sírvanse indicar si se trata de un caso de novedad de una invención incluso si no
existe reclamación de solicitud de patente en los Estados Unidos ni ésta es objeto de un
procedimiento contradictorio.  En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo este entendimiento se
acomoda al texto del párrafo g) del artículo 102 que limita el efecto de novedad de invención al
existente "en este país" (es decir los Estados Unidos de América).
La anterior respuesta a la pregunta complementaria de las preguntas 9 y 10 es también
aplicable a esta pregunta complementaria.  Asimismo, cabe observar que en la Declaración de Acción
Administrativa que acompaña a la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay se aborda la última
cuestión planteada en la pregunta complementaria.  Es decir, en la Declaración se afirma:
Como la actividad inventiva en el extranjero puede tenerse ya en cuenta en la determinación
del primer autor de la invención, la equidad para con los inventores tanto estadounidenses
como extranjeros exige cierta identidad de trato en la aplicación del criterio de actividad
inventiva dentro y fuera de los Estados Unidos.  En consecuencia, el principio que impide a
un inventor basarse en una fecha de invención en los Estados Unidos en caso de que la
invención haya sido posteriormente abandonada, suprimida o encubierta con arreglo a los
criterios de determinación de la patentabilidad previstos en el párrafo g) del artículo 102
debería aplicarse por igual al inventor que se basase en la actividad inventiva en el extranjero.Véase la Declaración de Acción Administrativa, parte B 1) f).
Pregunta inicial del Japón
11. El apartado 3) del párrafo c) del artículo 154 del Título 35 del Código de los Estados
Unidos permite que los terceros sigan explotando una invención cuando la explotación se inició,
o se efectuaron para ella inversiones de import ancia, antes de la fecha en que se cumplieron seis
meses de la promulgación de la Ley sobre los Acuerdos de la Ronda Uruguay, mediante el pago
de una remuneración equitativa al titular de la patente.  El párrafo 4 del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, a su vez, autoriza a los Miembros de la OMC a establecer una
limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de
tales actos únicamente después de la fecha de  aplicación del Acuerdo de la OMC para ese
Miembro.  Sírvanse explicar si estas dos disposiciones son o no equivalentes.  En caso negativo,
sírvanse explicar la compatibilidad entre las dos disposiciones.IP/Q3/USA/1/Add.1
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El párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:
"En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia
protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación
conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho
una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobrela OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los
recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales
actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro.  Sin
embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una
remuneración equitativa."
El Acuerdo sobre la OMC debe ser aplicado por los Estados Unidos, lo mismo que por todos
los países desarrollados, desde el 1º de enero de 1996.  La fecha en que los Estados Unidos"aceptaron" el Acuerdo sobre la OMC es el 30 de diciembre de 1994.  De conformidad con los
términos del párrafo 4 del artículo 70, los actos que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho
una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por los Estados
Unidos pueden servir de fundamento para limitar la responsabilidad en caso de infracción de una
patente cuyo plazo de vigencia se haya prorrogado en virtud de las disposiciones del párrafo 2 delartículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.  El párraf o a) 3) del artículo 154 reconoce los actos que se
produjeron seis meses antes de la fecha de aprobación de la legislación, es decir, cinco meses y nueve
días después de haber sido aceptado el Acuerdo sobre la OMC por los Estados Unidos.  En nuestra
opinión, esta concesión de un tiempo adicional mínimo no ha tenido efectos comerciales.
[Pregunta complementaria del Japón]
En lo que concierne al párrafo 4 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
Gobierno de los Estados Unidos reconoce un plazo mayor que el estipulado en el párrafo 4 del
artículo 70 sólo porque los actos realizados durante ese período más largo no han tenido un
efecto comercial.  Se ruega explicar si el párrafo 4 del artículo 70, que especifica la excepción a
un derecho de patente, deberá prevalecer con respecto a la disposición general del artículo 30.En caso afirmativo, sírvanse explicar si esa ampliación es conforme al párrafo 4 del artículo 70.
Los Estados Unidos han respondido a la pregunta 11 con claridad.  No comprendemos la
pregunta hipotética del Gobierno del Japón respecto de la prevalencia del artículo 30 sobre el
párrafo 4 del artículo 70.  Por ello, no podemos responder.
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