RESTRICTEDORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCEIP/Q3/USA/1
1er mai 1998
(98-1763)
Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerceOriginal:  anglais
EXAMEN DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX BREVETS, AUX SCHÉMAS
DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIES) DE CIRCUITS INTÉGRÉS, À
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS ET
AU CONTRÔLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
DANS LES LICENCES CONTRACTUELLES
ÉTATS-UNIS1
Le présent document contient les questions qui ont été posées à la délégation des États-Unis et
les réponses2 qu'elle a fournies dans le cadre de l'examen des législations relatives aux brevets, aux
schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, à la protection des renseignements non
divulgués et au contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles, auquel le
Conseil a procédé à sa réunion du 26 au 30 mai 1997.3
_______________
I. RÉPONSE À LA QUESTION GÉNÉRALE CONCERNANT LES DROITS DE
PRIORITÉ4
Votre pays reconnaît-il un droit de priorité sur la base d'une demande de brevet
antérieure déposée par le ressortissant d'un Membre de l'OMC dans un autre pays Membre
de l'OMC?
Selon l'article 119 du Titre 35 du Code des États-Unis, une demande de brevet d'invention
déposée aux États-Unis par une personne ayant auparavant déposé une demande de brevet pour la
même invention dans un pays étranger accordant des privilèges de même nature à l'égard des
demandes déposées aux États-Unis ou à l'égard des citoyens des États-Unis a le même effet que si elleavait été déposée aux États-Unis à la date à laquelle la demande de brevet pour la même invention a
été déposée pour la première fois dans ledit pays ét ranger.  Historiquement, les États-Unis ont reconnu
que la qualité de membre de l'Union de Paris ou l'existence d'un accord bilatéral était une preuve
                                                     
1 S'agissant des lois et réglementations applicables aux domaines examinés qui ont été notifiées par les
États-Unis en vertu de l'article 63:2 de l'Accord, il convient de se reporter aux documents IP/N/1/USA/1,IP/N/1/USA/P/1-4, IP/N/1/USA/L/1-2 et IP/N/1/USA/U/1.
2 Les États-Unis ont fait savoir au Secrétariat qu 'ils fourniraient en temps utile les réponses aux
questions complémentaires posées par le Japon à la suite des questions initiales 9, 10 et 11.
3 Le compte rendu de la réunion a été distribué sous la cote IP/C/M/13.
4 À la réunion que le Conseil des ADPIC a tenue le 27 février 1997, les Membres sont convenus de
répondre à cette question dans le cadre du présent examen (document IP/C/M/12, paragraphe 18).IP/Q3/USA/1
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suffisante de l'octroi de privilèges de même nature à l'égard des demandes déposées aux États-Unis ou
des citoyens des États-Unis.  Les États-Unis reconnaissent aussi que leur qualité de partie à l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce se traduira, pour les ressortissants des États-Unis et
les demandes déposées aux États-Unis, par un traitement équivalent dans tous les Membres de l'OMC.
En conséquence, les États-Unis sont en mesure de confirmer qu'ils feront droit aux revendications depriorité formulées dans une demande de brevet déposée aux États-Unis par les ressortissants de tout
Membre de l'OMC sur la base d'une demande déposée précédemment dans un Membre de l'OMC.
II. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LA NOUVELLE -ZÉLANDE
1. Veuillez donner des précisions sur la portée de la procédure de contestation prévue dans
37 CFR 1.291, et indiquez en particulier s'il se peut qu'une demande par ailleurs valide soit
rejetée à ce titre.
La procédure de contestation établie par l'article 1.291 du Titre 37 du Code des règlements
fédéraux a pour objet de porter à l'attention de l'Office des brevets et des marques des États-Unis
(USPTO) des renseignements qui peuvent justifier le refus d'un brevet (37 CFR 1.291 a) (1996)).  La
procédure de contestation n'équivaut pas à une opposition formelle;  une fois que le contestant a
fourni des renseignements conformément à l'article 1 .291, il ne recevra plus d'informations, si ce n'est
un avis écrit que ces renseignements ont bien été reçus et sont ou non conformes aux prescriptions de
l'article 1.291.  Ainsi, le contestant ne participe pas à l'évaluation des renseignements qu'il a fournis et
ne peut former de recours contre la décision de l'Office si celui -ci conclut que les renseignements
communiqués ne font pas obstacle à la délivrance d'un brevet.
Pour être examinée au fond, la contestation doit contenir:  1) la liste des brevets, publications
ou autres informations que le contestant estime pertinents pour apprécier la brevetabilité de
l'invention;  2) un mémoire expliquant la pertinence de chacun des éléments d'information invoqués;
3) le texte de chacun des documents énumérés ou des passages pertinents de ceux -ci;  et 4) la
traduction en langue anglaise des passages pertinents des documents invoqués qui seraient rédigésdans une autre langue (37 CFR 1.291 b) (1996)).  Toutes les contestations présentées en application
de l'article 1.291 b) du Titre 37 du Code des règlements fédéraux sont transmises à l'examinateur
chargé de la demande en instance, qui étudiera toutes les questions soulevées par le contestant
(Manuel des procédures d'examen des demandes de brevet (MPEP) 1901.06 (1996)).  Toute décision
écrite de l'examinateur traitant du fond d'une contestation régulièrement présentée doit aborder
expressément les points soulevés par le contestant et faire apparaître, par une argumentation détaillée,
la position de l'examinateur sur ces points (MPEP 1901.06 (1996)).
La procédure de contestation ayant pour seul objet de porter à l'attention d'un examinateur de
l'USPTO des renseignements pouvant être utiles pour apprécier la brevetabilité d'une invention, elle
est neutre quant à sa relation avec le processus d'examen et de délivrance du brevet.  Une contestation
régulièrement présentée peut contenir des renseignements, par exemple des documents attestant l'étatde la technique ou des éléments de preuve d'une utilisation publique antérieure, sur la base desquels
l'invention revendiquée sera éventuellement déclarée non brevetable.  La procédure de contestation
elle-même ne peut avoir pour effet d'invalider une demande de brevet recevable, puisqu'elle ne fait
que porter des informations à l'attention d'un examinateur.  Si, après les avoir évaluées, l'examinateur
estime que ces informations ne font pas obstacle à la brevetabilité, la contestation sera sans effet sur ladélivrance du brevet.
2. Selon la loi des États-Unis, quelles sont les exceptions prévues en ce qui concerne les
droits exclusifs des titulaires de brevets (cf. article 30 de l'Accord sur les ADPIC)?
Que ce soit dans la Loi sur les brevets ou en common law , les États-Unis reconnaissent très
peu d'exceptions aux droits exclusifs attachés à un brevet.IP/Q3/USA/1
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Dans le Titre 35 du Code des États-Unis, des exceptions entrant dans le champ de l'article 30
de l'Accord sur les ADPIC sont énoncées:
- à l'article 271 e), qui concerne les actes se rapportant à certains types de produits
brevetés accomplis uniquement aux fins de recueillir des informations dont il sera fait
usage ultérieurement, une fois le brevet expiré, pour obtenir l'approbation prévue par
la réglementation de ces produits;  et
- à l'article 287 c), qui concerne certains actes médicaux pratiqués par un médecin.En outre, les tribunaux, aux États-Unis, reconnaissent la possibilité d'opposer une exception
de procédure de portée limitée à une accusation de contrefaçon de brevet dans les cas où la
technologie brevetée est utilisée à des fins expérimentales non commerciales.  Cette exception, dite
exception d'utilisation expérimentale ( experimental use defense ), est rarement soulevée et, lorsqu'elle
est admise, est interprétée de façon très restrictive.  Les tribunaux ont rarement eu l'occasion d'en
préciser la nature, ne serait -ce que parce qu'il est peu fréquent de voir invoquer des droits de brevet
contre des membres du public utilisant une technologie brevetée à des fins purement expérimentales.
Dans les affaires de ce genre, l'exception sera déclarée irrecevable si la personne accusée de
contrefaçon a entrepris d'utiliser l'invention brevetée non pas pour accroître sa compréhension de
celle-ci, mais à des fins d'exploitation commerciale.  Dans les affaires où l'exception a été soulevée
avec succès, il s'agissait d'une utilisation à titre expérimental destinée à élucider le mode defonctionnement de l'invention ou effectuée pour des raisons purement philosophiques ou à des fins de
recherche.   Cette exception n'est pas codifiée par la Loi des États-Unis sur les brevets, si ce n'est dans
les limites de l'article 271 e).
3. Veuillez confirmer si l'emploi d'expressi ons comme "l'utilisation de X pour faire Y"
(par exemple, l'utilisation de l'aspirine pour traiter les maux de tête) dans une demande de
brevet de procédé est autorisé eu égard aux articles 27 et 29 de l'Accord sur les ADPIC.
Les revendications rédigées sous la forme "l'utilisation de X pour faire Y" sont ordinairement
rejetées en vertu de l'article 101 du Titre 35 du Code des États-Unis, comme ne portant pas sur un
objet légalement brevetable.  L'article 101 dispose que "quiconque invente ou découvre un procédé,
une machine, un article manufacturé ou une composition de matières, nouveau et utile, ou unperfectionnement nouveau et utile de ceux -ci, peut obtenir un brevet pour cette invention ou
découverte ...".  Un procédé se définit comme une série d'actes accomplis sur l'objet qui aboutissent à
une certaine transformation de cet objet.  Les revendications qui consistent en un simple énoncé de
l'usage d'un produit, sans indication des étapes successives du processus de transformation, ne sont
pas recevables au titre de l'article 101.
Cette exclusion de certaines formes de revendications de procédé ne signifie pas que les
inventions de procédés ne puissent pas être brevetées aux États-Unis.  En effet, tout procédé
comportant une série d'étapes distinctes et satisfaisant aux critères de nouveauté, de non -évidence et
d'utilité peut être breveté.  Ainsi, une méthode de traitement d'une personne atteinte d'une affection  Y
par l'utilisation du composé X pourrait être valablement revendiquée aux États-Unis, dès lors que le
procédé revendiqué serait nouveau et non évident.  Par conséquent, le droit américain des brevets, s'il
n'autorise pas la simple formule "l'utilisation de" dans les revendications, permet bien de breveter tout
procédé nouveau et utile fondé sur le mode d'utilisation d'un produit.
[Questions complémentaires de la Nouvelle-Zélande]
Les États-Unis pourraient-ils préciser si l'expression "ordinairement rejetées" (voir la
première phrase de la réponse à la question n° 3) signifie qu'une demande de ce type estIP/Q3/USA/1
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toujours rejetée ou que certaines demandes peuvent être acceptées dans certains cas, dans les
conditions mentionnées au second paragraphe de la réponse?
Dans leur réponse, les États-Unis ont indiqué que les revendications rédigées sous la forme
"l'utilisation de X pour faire Y" sont ordinairement rejetées en vertu de l'article 101 du Titre 35 duCode des États-Unis.  La première question complémentaire de la Nouvelle -Zélande vise à préciser si
cela sous-entend que des revendications présentées sous cette forme peuvent donner lieu à la
délivrance d'un brevet dans certains cas.  La réponse est fournie dans la dernière phrase du premier
paragraphe de la réponse à la question initiale n° 3, à savoir que les revendications consistant en un
simple énoncé de l'usage d'un produit, sans indication des étapes successives du processus de
transformation, ne sont pas recevables au titre de l'article 101.  L'emploi du mot "ordinairement" dans
la réponse initiale indique que les examinateurs rejettent une revendication au titre de l'article 101lorsqu'elle est présentée sous cette forme par un déposant et que des motifs de refus supplémentaires
peuvent être invoqués en vertu du premier ou du deuxième paragraphe de l'article 112 selon les
circonstances particulières de la demande.
D'après le second paragraphe de la réponse à la question n° 3, les revendications
relatives à un procédé peuvent être acceptées si le procédé satisfait aux critères de nouveauté, de
non-évidence et d'utilité, ainsi, apparemment, qu'à un autre critère qui est de comporter une
"série d'étapes distinctes".  En quoi ce critère supplémentaire est-il conforme à l'article 27 de
l'Accord sur les ADPIC qui n'impose pas une telle condition pour qu'une revendication relative
à un procédé soit acceptée?
Cette question complémentaire vise à élucider les raisons pour lesquelles le "procédé" a été
défini en tant que "série d'étapes distinctes" et à préciser si la loi des États-Unis est conforme à
l'article 27 de l'Accord s'agissant des conditions que doit remplir un procédé pour être protégé par un
brevet.
Dire qu'un procédé est une "série d'étapes distinctes" était une façon de définir le mot
"procédé" de manière informelle.  En vertu de la législation des États-Unis, un procédé doit consister
en au moins une étape ou opération qui a pour effet une transformation physique quelconque.  Cette
définition, bien qu'elle soit assez large, doit donc être considérée comme nécessaire pour faire la
distinction, d'un point de vue sémantique, entre un procédé et des "produits" tels que des machines,
des articles manufacturés ou des compositions de matières.  Elle ne limite en aucune manière lapossibilité pour un procédé d'être breveté aux États-Unis et ne soulève donc pas de problème de
conformité avec l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC.
III. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES
1. Aux termes de l'article 102 a) du Titre 35 du Code des États-Unis, une personne a droit
à un brevet sauf si a) "l'invention était connue d'autres personnes ou utilisée par d'autres
personnes dans ce pays  ... avant que le déposant n'ait fait l'invention".  Le fait que l'invention
soit connue ou utilisée en dehors des États-Unis n'est pas suffisant à cet égard.  Veuillez
expliquer en quoi cette disposition est conforme à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC quistipule, notamment, que l'invention doit être "nouvelle [et] qu'elle implique une activité
inventive" pour qu'un brevet puisse être obtenu et  que "il sera possible de jouir de droits de
brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention".  En outre, veuillez expliquer
en quoi cette disposition est compatible avec les obligations incombant aux États-Unis en
matière de traitement national en vertu de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et del'article III de l'Accord général, étant donné qu'elle accorde pour des inventions faites aux
États-Unis des droits qu'elle n'accorde pas pour les autres inventions, et que ces droits
représentent un avantage écrasant pour les ressortissants des États-Unis.IP/Q3/USA/1
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L'article 102 a) de la Loi des États-Unis sur les brevets inclut dans sa définition de l'état de la
technique, applicable à toute demande de brevet américain, certains types d'information qui ne sont
généralement pas matérialisés sous forme imprimée.  Plus précisément, il résulte de l'article 102 a)
qu'une invention revendiquée dans une demande de brevet américain ne sera pas considérée commenouvelle si l'invention a été divulguée ou est connue d'autres personnes aux États-Unis.
Le premier élément de la question concerne le point de savoir en quoi cette définition de la
nouveauté est conforme à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, dans la mesure où il stipule qu'un
brevet doit pouvoir être obtenu pour une invention qui est nouvelle et implique une activité inventive.
Cette disposition de l'Accord est assortie d'une note de bas de page précisant que les expressions
"activité inventive" et "non évidente" doivent être considérées comme équivalentes.  Le terme"nouveau" n'est défini ni dans l'Accord sur les ADP IC ni dans la Convention de Paris.  En outre,
l'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC indique que "[L]es Membres seront libres de déterminer la
méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs
propres systèmes et pratiques juridiques".  Il découle de ces considérations que rien n'est prescrit
quant à la manière dont les Membres de l'OMC doivent définir les inventions à considérer comme"nouvelles" dans le cadre de leur propre système juridique.  Si cette partie de la question a pour objet
de demander aux États-Unis de justifier de la compatibilité de la définition qu'ils donnent de la
nouveauté dans l'article 102 a) avec les obligations qu'établit l'Accord sur les ADPIC, la réponse est
que cette définition est parfaitement compatible avec les dispositions de l'Accord régissant la manière
dont un Membre peut définir ce qui relève de l'état de la technique faisant échec à la nouveauté d'uneinvention.
Le deuxième élément de la question concerne le point de savoir en quoi l'article 102 a) est
compatible avec l'obligation qu'impose l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC de ne pas établir de
discrimination dans l'octroi des droits ou leur jouissance selon le lieu d'origine de l'invention.L'article 102 a) n'établit pas de distinction entre les demandes selon qu'elles portent sur des inventions
faites aux États-Unis ou en dehors des États-Unis;  toute demande de brevet qui, par l'effet de
l'article 102 a), ne satisfait pas au critère de nouveauté est considérée comme portant sur un objet non
brevetable.  Puisque l'article 102 a) s'applique de manière identique  aux demandes concernant des
inventions faites aux États-Unis et à celles qui concernent des inventions faites en dehors des
États-Unis, cette disposition est parfaitement compatible avec les obligations de non-discrimination
découlant de l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC.  En outre, puisque, dans les cas où
l'article 102 a) de la Loi sur les brevets des États-Unis est opposé avec succès à une demande, il n'est
pas accordé de brevet, aucune question ne se pose alors quant à la jouissance de droits de brevet.
Le troisième élément de la question concerne le point de savoir en quoi l'article 102 a) est
compatible avec les obligations incombant aux États-Unis en matière de traitement national en vertude l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.  Les prescriptions de l'article 3 de l'Accord en la matière ont
pour objet de faire en sorte que les ressortissants étrangers bénéficient d'un "traitement non moins
favorable" que le traitement accordé aux ressortissants des États-Unis "en ce qui concerne la
protection de la propriété intellectuelle". Puisque l'article 102 a) s'applique avec une force égale aux
demandes de brevet déposées par des ressortissants des États-Unis et à celles qui sont déposées par lesressortissants de tout autre Membre de l'OMC, il est pleinement compatible avec les obligations
imposées par l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC en matière de traitement national.
Le quatrième élément de la question 1 concerne le point de savoir en quoi l'article 102 a) est
compatible avec les obligations incombant aux États-Un is en vertu de l'article III de l'Accord général
de 1994.  Selon le passage pertinent de l'article III du GATT (le paragraphe 4), les produits du
territoire d'une partie contractante importés sur le territoire  d'une autre partie contractante ne doivent
pas être soumis à un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires
d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant laIP/Q3/USA/1
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vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché
intérieur.  Ces obligations sont sans pertinence quant à l'effet sur la brevetabilité de la connaissance
publique ou l'utilisation publique  d'un produit pour lequel est demandée la protection d'un brevet.
C'est cette connaissance ou utilisation publique du produit, qu'il soit fabriqué ou importé aux
États-Unis, qui est le critère opérant pour l'application de l'article 102 a).  Ainsi, un produit importéqui devient connu du public par le fait de son utilisation pourra mettre en échec la nouveauté d'une
invention revendiquée dans une demande de brev et exactement comme s'il s'agissait d'un produit
fabriqué aux États-Unis.  L'article 102 a), par conséquent, est pleinement compatible avec les
obligations incombant aux États-Unis en vertu du pa ragraphe 4 de l'article III de l'Accord général.
Il est dit dans la question que l'application de l'article 102 a) a pour effet d'avantager les
ressortissants des États-Unis.  Cette affirmation est totalement infondée.  Comme indiqué ci-dessus, sil'article 102 a) est appliqué avec succès à une demande de brevet, celle-ci n'aboutira pas à la
délivrance d'un brevet.  Il ne peut être porté atteinte à des droits quelconques puisque, dans les cas où
l'article 102 a) entre en jeu, il n'est pas accordé de droits.
2. Aux termes de l'article 102 e) du Titre 35 du Code des États-Unis, une personne a droit
à un brevet sauf si "l'invention a été décrite dans un brevet délivré sur la base d'une demande
de brevet déposée par un tiers aux États-Unis avant que le déposant n'ait fait l'invention".  Cet
article dispose en outre qu'une demande internat ionale ne constitue pas un état de la technique
avant la date de dépôt aux États-Unis.  Veuillez expliquer en quoi cette disposition est conforme
à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, aux termes duquel, notamment, il faut qu'uneinvention soit "nouvelle [et] qu'elle implique une activité inventive" pour qu'un brevet soit
obtenu et selon lequel "il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au
lieu d'origine de l'invention".  Veuillez expliquer en quoi la législation des États-Unis est
conforme à l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC, étant entendu que les normes régissant
l'obtention d'une date de dépôt au sens de "l'article 102 e)" pour les demandes de brevetémanant essentiellement de ressortissants des États-Unis (selon le Titre 35 du Code des
États-Unis, article 111) sont différentes des normes applicables au titre du Traité de coopération
en matière de brevets (c'est-à-dire celles qui concernent essentiellement les déposants d'une
demande internationale).  En outre, veuillez expliquer en quoi cette disposition est conforme aux
obligations des États-Unis en matière de traitement national au titre de l'article 3 de l'Accord
sur les ADPIC et de l'article III de l'Accord général, étant donné qu'elle confère pour les
inventions ayant leur origine aux États-Unis des droits qu'elle ne confère pas pour les autresinventions et que ces droits représentent un avantage écrasant pour les ressortissants des
États-Unis.
Un bref rappel des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) peut être
utile pour mieux faire comprendre les bases de la procédure internationale en matière de brevets.Selon la pratique normale découlant du PCT - auquel l'Accord sur les ADPIC n'impose pas  d'être
partie -, le déposant commence par déposer une demande nationale dans son pays d'origine ou auprès
de l'office de son choix.  Beaucoup d'inventeurs européens choisissent de déposer leur demande
auprès de l'Office européen des br evets (OEB) ou de leur office national des brevets.  Dans un délai
de un an à compter de ce premier dépôt, le déposant peut choisir de déposer une "demandeinternationale" au titre du PCT.  S'il le fait, il peut différer, pendant un laps de temps qui est fixé, la
décision de demander la protection d'un brevet dans les pays qui ont été désignés dans cette "demande
internationale".
Pour finir, à l'expiration du délai applicable en vertu du PCT, le déposant doit déposer une
demande dans chacun des systèmes nationaux où il souhaite obtenir la protection d'un brevet.  Par
exemple, si un déposant français souhaite obtenir un brevet américain sur la base de la "demande
internationale" qu'il a déposée au titre du PCT, il déposera une demande, relevant de la "phase
nationale", auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) et accomplira lesIP/Q3/USA/1
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formalités prescrites pour la "phase nationale" de la procédure PCT.  Une fois que le déposant passe
ainsi de la "demande internationale" à la "phase nationale" du système PCT, la demande est traitée
selon la procédure d'examen interne du pays considéré.  Telle est la base de ce système, qui a été
accepté comme tel par toutes les parties au PCT (au nombre desquelles figurent les 15 États membres
de la Communauté européenne - mais non la Comm ission européenne ni l'Organisation européenne
des brevets, qui n'ont pas qualité pour devenir parties au PCT).
Il est à noter que la procédure du système PCT n'est que l'une des voies ouvertes à une entité
désireuse d'obtenir un brevet américain;  celle-ci peut toujours choisir de déposer une demande
directement auprès de l'USPTO à n'importe quel moment après la date de l'invention.  A cet égard, un
déposant étranger peut même profiter de la procédure américaine de demande provisoire, qui élimine
pratiquement toutes formalités et dont le coût peut ne pas dépasser 75 dollars EU.
L'article 102 e) dispose que si un particulier opte pour la procédure PCT (c'est-à-dire fait un
premier dépôt à l'étranger, puis dépose une demande selon le PCT et, enfin, accède à la phase
nationale sur la base de la "demande internationale" au titre du PCT), l'effet d'état de la technique du
contenu d'un brevet délivré comme suite à la demande déposée au stade de la "phase nationale")s'appréciera à la date où le déposant aura rempli les conditions des sous-alinéas 1), 2) et 4 de
l'article 371 c).  Les conditions prescrites par ces dispositions de l'article 371 c) sont le paiement de la
taxe prévue pour l'ouverture de la phase nationale américaine au titre du PCT, le dépôt d'une copie de
la demande internationale et celui d'un serment ou d'une déclaration.  A partir de la date où ces
exigences sont satisfaites, la demande produit effet comme étant de l'état de la technique au titre del'article 102 e).  Il est évident que l'entité qui désire bénéficier plus tôt d'une date d'antériorité effective
pour son brevet peut, soit déposer sa demande directement auprès de l'USPTO, sans passer par la
procédure PCT, soit décider d'accomplir les formalités des trois étapes de cette procédure avant la
date limite qu'impose le système PCT.
L'Accord sur les ADPIC n'établissant pas d'obligation d'être partie au Traité de coopération en
matière de brevets, on ne voit pas clairement l'intérêt que peuvent avoir la Communauté européenne et
ses États membres à évaluer cette procédure de dépôt facultative au regard des obligations incombant
aux États-Unis en vertu de l'Accord sur les ADPIC.  Quoi qu'il en soit, outre que la voie offerte par le
PCT pour l'obtention d'un brevet aux États-Unis est une procédure facultative, l'application de
l'article 102 e) ne peut en aucune façon être considérée comme susceptible d'avoir des effets
préjudiciables selon le lieu d'origine de l'invention.  Comme dans le cas de l'application del'article 102 a), les effets de l'article 102 e) s'exerceront de façon identique  sur la demande, que
celle-ci concerne une invention faite aux États-Unis ou en dehors.  S'il est constaté qu'en vertu de
l'article 102 e) la demande ne présente pas un caractère de nouveauté parce que l'invention qui y est
revendiquée a déjà été divulguée dans un brevet américain antérieur, la demande sera rejetée et il ne
sera pas délivré de brevet.  Le lieu où l'invention revendiquée dans la demande de brevet a été faite estabsolument sans pertinence pour l'application de l'article 102 e).  Et, comme nous l'avons indiqué plus
haut dans notre réponse à la question 1, si, à cause du défaut de nouveauté, il n'est pas accordé de
droits de brevet, il ne saurait y avoir de discrimination dans la jouissance de tels droits.
Les réponses aux éléments de la question 1 qui concernent le traitement national sont
applicables, mutatis mutandis , aux éléments correspondants de la présente question.
3. Aux termes de l'article 102 g) du Titre 35 du Code des États-Unis, une personne a droit
à un brevet sauf si "avant que le déposant n'ait fait l'invention, cette dernière a été faite dans ce
pays par une autre personne qui ne l'a pas ab andonnée, supprimée ou dissimulée".  Veuillez
expliquer en quoi cette disposition est conforme à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC aux
termes duquel, entre autres, il faut qu'une invention soit "nouvelle [et] qu'elle implique une
activité inventive" pour qu'un brevet soit obtenu et selon lequel "il sera possible de jouir de
droits de brevet sans discrimination quant au li eu d'origine de l'invention".  Veuillez égalementIP/Q3/USA/1
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expliquer en quoi cette disposition est compatib le avec les obligations incombant aux États-Unis
en matière de traitement national aux termes de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC et de
l'article III de l'Accord général, étant donné qu'elle confère pour les inventions faites aux
États-Unis des droits qu'elle ne confère pas aux autres inventions et que ces droits représentent
un avantage écrasant pour les ressortissants des États-Unis.
L'article 102 g) vise un troisième cas où une demande de brevet peut être rejetée pour défaut
de nouveauté, à savoir celui où une invention revendiquée par un déposant avait déjà été faite
antérieurement aux États-Unis par quelqu'un d'autre, qui ne l'a pas abandonnée, supprimée ou
dissimulée.  Comme dans le cas des articles 102 a) et 102 e), l'article 102 g) fera échec à la délivrance
du brevet demandé de façon identique quel que soit le lieu où l'invention revendiquée dans la
demande a été faite.  Ainsi, une invention faite à Bonn (Allemagne) pour laquelle un brevet estdemandé aux États-Unis sera soumise à l'application de l'article 102 g) de la même façon qu'une
invention faite à Houston, au Texas.  Dans l'un comme dans l'autre cas, la demande sera rejetée si elle
ne satisfait pas au critère de l'article 102 g);  le lieu d'origine de l'invention revendiquée dans la
demande n'entre pas en considération pour l'application de l'article 102 g).  Comme on l'a noté à
propos des alinéas a) et e) de l'article 102, s'il est constaté qu'en vertu de l'alinéa g) que la demande nesatisfait pas à l'exigence de nouveauté, il ne sera pas accordé de droits de brevet;  et s'il n'est pas
accordé de droits de brevet en raison du défaut de nouveauté, il ne saurait y avoir de discrimination
dans la jouissance de tels droits.  Eu égard à ces considérations, il est clair que l'article 102 g) est
parfaitement conforme aux deux dispositions de l'ar ticle 27:1 de l'Accord sur les ADPIC interdisant la
discrimination.
Les réponses aux éléments de la question 1 qui concernent le traitement national sont
applicables, mutatis mutandis , aux éléments correspondants de la présente question.
4. Veuillez expliquer en quoi les dispositions de la Loi sur l'énergie atomique (Atomic
Energy Act   Titre 42 du Code des États-Unis, article 2183) concernant l'utilisation d'un brevet
"d'intérêt général" sont conformes à l'Accor d sur les ADPIC, notamment à l'article 31.
La question 4, telle qu'elle est formulée, ne reflète pas la véritable nature du pouvoir conféré à
la Commission de la réglementation nucléaire ( Nuclear Regulatory Commission ) (la Commission) par
l'article 2183 du Titre 42 du Code des États-Unis, ni les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut
être exercé.  Aux termes de l'article 2183, la Commi ssion ne peut déclarer qu'un brevet "est d'intérêt
général" que si 1) l'invention ou la découverte revendiquée dans le brevet revêt une importance
primordiale pour la production ou l'utilisation de matières nucléaires spéciales
5 ou d'énergie
atomique6, et 2) la concession d'une licence d'exploitation d'une telle invention ou découverte au titre
de l'article 2183 revêt une importance primordiale pour la mise en œuvre des politiques et objectifs de
la Loi sur l'énergie atomique.  Avant de décider qu'un brevet répondant à ces critères "est d'intérêtgénéral", la Commission doit donner au titulaire du brevet la possibilité d'être entendu.
                                                     
5 La délégation des États-Unis a indiqué que les "matières nucléaires spéciales" sont définies comme
étant:
1) le plutonium, l'uranium enrichi en isotope 233 ou en isotope 235 et toute autre matière, à
l'exception des matières brutes, que le Commissaire, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par
la loi, décide d'inclure dans la définition, ou
2) toute autre matière artificiellement enrichie en l'un quelconque des éléments ci-dessus, à
l'exclusion des matières brutes.
6 La délégation des États-Unis a précisé que l'expression "énergie atomique" s'entendait de toutes les
formes d'énergie libérées au cours d'une fissio n nucléaire ou d'une transformation nucléaire.IP/Q3/USA/1
Page 9
La question ne relève pas non plus que, selon l'article:
1) tout tiers doit remplir certaines conditions pour pouvoir présenter à la Commission
une demande de licence d'exploitation de l'invention7;
2) le tiers doit indiquer dans sa demande les mesures qu'il a prises pour obtenir une
licence du titulaire du brevet et sa propre estimation des effets que la non-obtention
comme l'obtention de cette licence auront sur les activités pour lesquelles elle est
demandée;
3) la Commission doit tenir une audition après en avoir avisé le titulaire du brevet et lui
avoir communiqué tous les renseignements contenus dans la demande;  et
4) si la Commission accorde une licence à la fin indiquée dans la demande, ou si elle
utilise l'invention ou la découverte, il devra être versé au titulaire du brevet une
redevance raisonnable (dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, sera fixé
par la Commission), compte tenu de facteurs spécifiés dans l'article, notamment de
l'importance de l'invention ou de la découverte et du coût de sa mise au point ou de
son acquisition.
Les décisions prises par la Commission sur ces points peuvent faire l'objet d'un recours devant
une instance judiciaire indépendante, en vertu de la Loi des États-Unis sur la procédure administrative
(U.S. Administrative Procedure Act) .  Dans ces conditions, les États-Unis estiment que la disposition
en question est pleinement conforme aux obligations établies par l'article 31 de l'Accord sur les
ADPIC.
En outre, les États-Unis notent qu'aux termes de l'article 73 b) i) de l'Accord sur les ADPIC
aucune disposition dudit accord n'empêche un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimerait
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux matières fissiles ou
aux matières qui servent à leur fabrication.  La disposition précitée de la Loi sur l'énergie atomique
représente les mesures que les États-Unis d'Amérique estiment nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de leur sécurité, s'agissant de l'utilisation des matières fissiles et des matières qui servent àleur fabrication.
5. La Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique (Clean Air Act   Titre 42 du Code
des États-Unis, article 7608) dispose que le Minist re de la justice des États-Unis peut ordonner
qu'en vertu d'une décision judiciaire le titu laire d'un brevet soit tenu de concéder à "toute
personne" une licence pour exploiter une invention brevetée jugée "nécessaire" pour permettre
à la personne en question de se conformer à la législation sur les émissions de polluants
atmosphériques, notamment à la réglementation sur les émissions provenant des automobiles ou
de sources stationnaires.  Veuillez expliquer en quoi ces dispositions sont conformes à l'Accord
sur les ADPIC (notamment à l'article 31).
Comme la question 4, la question 5 ne reflète pas avec exactitude le pouvoir conféré par
l'article de loi cité et les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé.
                                                     
7 La délégation des États-Unis a précisé que le requérant doit avoir demandé ou doit détenir une
licence, un permis, une concession ou [… concernant] des activités soumises au contrôle de la Commission en
vertu de la Loi sur l'énergie atomique, telle que modifiée.IP/Q3/USA/1
Page 10
L'article 7608 du Titre 42 du Code des États-Unis habilite l'Administrateur de l'Agence de
protection de l'environnement ( Environmental Protection Agency ) à demander au Ministre de la
justice des États-Unis de déclarer:
a) que l'invention revendiquée dans un brevet des États-Unis:
1) est employée ou destinée à une utilisation commerciale publique,2) n'est pas autrement disponible à des conditions raisonnables, et
3) est nécessaire pour permettre à toute personne de se conformer aux
prescriptions établies en matière de contrôles concernant les émissions depolluants atmosphériques dangereux provenant de sources stationnaires
8 ou la
production de nouveaux véhicules automobiles,
b) qu'il n'existe pas d'autres méthodes raisonnables pour arriver à cette fin, et
c) que le fait de ne pas pouvoir utiliser l'invention revendiquée se traduirait par une
réduction substantielle de la concurrence ou une tendance à la création d'un
monopole  dans une branche commerciale quelconque dans une partie quelconque du
pays.
Si le Ministre de la justice estime que toutes  ces conditions sont réunies, il peut établir une
attestation en ce sens à l'intention d'un tribunal de district fédéral du district où le titulaire du brevet
est domicilié, exerce une activité commerciale ou est présent et le tribunal peut, après une audition où
le titulaire du brevet ait la possibilité de comparaître et de se faire entendre, ordonner à ce dernier de
concéder une licence d'exploitation de l'invention selon des conditions et modalités raisonnables.  La
décision du tribunal est susceptible d'appel.
Le pouvoir d'ordonner une concession de licence conféré par l'article 7608 entre dans le
champ d'application de l'article 31 k) de l'Accord sur les ADPIC.  En effet, ce pouvoir n'est utilisé que
pour remédier à des actes qui ont été jugés anticonc urrentiels à l'issue d'une procédure judiciaire ou
administrative.  A ce titre, la disposition prévue doit être conforme aux alinéas a), c) à e), g) à j) et l)
de l'article 31 de l'Accord.  La procédure d'octroi de licence décrite ci-dessus comporte implicitement
les aspects suivants:
- chaque cas sera évalué sur la base des circonstances qui lui sont propres;
- une procédure ne sera engagée qu'une fois que le Département de l'énergie aura
essayé d'obtenir la possibilité d'utiliser l'invention brevetée pour répondre à ses
besoins par les voies commerciales normales (par exemple en essayant d'obtenir dutitulaire du brevet une licence volontaire);
- l'obligation d'accorder la licence selon des conditions et modalités raisonnables
garantit que toute licence accordée sera non exclusive et incessible, qu'elle sera
révocable au cas où les circonstances ayant justifié initialement l'octroi de la licenceauraient cessé d'exister et qu'une rémunération adéquate sera versée au titulaire du
brevet;  et
                                                     
8 La délégation des États-Unis a indiqué qu'il s'agissait de bâtiments, de structures, d'équipements ou
d'installations.IP/Q3/USA/1
Page 11
- toute décision rendue par un tribunal à l'issue de la procédure prévue à l'article 7608,
ou tout aspect d'une telle décision, sera susceptible d'appel devant une juridiction
supérieure aux fins de révision et/ou de modification.
Enfin, il est à noter que le pouvoir conféré par l'article 7608 n'a jamais été exercé par les
États-Unis .  Eu égard à ces considérations, les États-Unis estiment que la disposition en cause est
pleinement conforme aux obligations établies par l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.
6. Aux termes de l'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis, il est possible
d'engager une procédure judiciaire devant la Cour d'appel fédérale (Court of Federal Claims)
des États-Unis contre une atteinte portée par le gouvernement des États-Unis à une invention
brevetée.  Les tribunaux des États-Unis ne permettent pas aux titulaires de brevets d'obtenirune rémunération "adéquate" et refusent, par exemple, d'attribuer des dommages-intérêts pour
le manque à gagner.  En outre, les événements montrent que de telles atteintes restent le plus
souvent méconnues, étant donné qu'elles se produisent dans le cadre de programmes
confidentiels ou secrets des États-Unis.  Veuillez expliquer en quoi cette pratique et cette
réglementation, notamment les dispositions de l'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis,sont compatibles avec l'Accord sur les ADPIC (notamment l'article 31).  Veuillez expliquer en
particulier en quoi ces dispositions satisfont à l'ex igence énoncée à l'article 31 h) de l'Accord sur
les ADPIC, selon laquelle le détenteur du droit recevra "une rémunération adéquate ... compte
tenu de la valeur économique de l'autorisation".
L'article 44:2 de l'Accord sur les ADPIC autorise les Membres à limiter au versement d'une
rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures correctives possibles contre une
utilisation non commerciale d'un droit par les pouvoirs publics.  Les États-Unis limitent bien de la
sorte les mesures correctives pouvant être obtenues.
Cependant, l'affirmation de la Commission des Communautés européennes selon laquelle les
tribunaux des États-Unis ne permettent pas aux titulaires de brevets d'obtenir une rémunération
"adéquate" parce qu'ils refusent, par exemple, d'attribuer des dommages-intérêts pour le manque à
gagner est inexacte.  Comme l'a montré une affaire récente, Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, Inc . c.
États-Unis , Cour d'appel fédérale des États-Unis, 37 Fed. Cl. 95 (n° 342-88C), 2 janvier 1997), les
tribunaux tiennent compte de divers éléments pour déterminer si un titulaire de brevet peut prétendre à
des dommages-intérêts pour manque à gagner.  Selon ce qu'a indiqué la Cour dans son résumé:
Pour pouvoir, d'une manière générale, recouvrer le montant de son manque à gagner, le
titulaire de brevet lésé doit prouver:
1) que le produit breveté fait l'objet d'une demande;2) qu'il n'existe pas de produits de substitution acceptables ne constituant pas des
contrefaçons;
3) qu'il a la capacité de production et de commercialisation nécessaire pour exploiter la
demande, et
4) qu'il aurait réalisé un gain d'un montant déterminé.Voir Panduit Corp . c. Stahlin Bros. Fibre Works , 575F.2d 1152, 1156 ( 6
th Cir . 1978)
(Markey, C.J., siégeant par désignation).
La Cour a, d'autre part, souligné que si le demandeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe
à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner , il lui sera attribué le montantIP/Q3/USA/1
Page 12
d'une redevance raisonnable.  S'il n'existe pas de licences sur lesquelles se fonder pour déterminer ce
qu'aurait été une redevance raisonnable, la Cour prendra en considération les 15 éléments ci-après
(énoncés dans l'affaire Georgia-Pacific Corporation  c. États-Unis , 318 F Suppl. 1116, p. 1120
(S.D.N.Y. 1970), arrêt modifié et confirmé , 446 F.2d 295 (2d Cir.), cert. refusé , 404 U.S. 870,
30 L. Ed. 2d 114, 92 S. Ct. 105 (1971):
1) les redevances perçues par le breveté pour la concession d'une licence d'exploitation
du brevet en litige, prouvant ou tendant à prouver l'existence d'une redevance établie;
2) les montants payés par le preneur de licence pour l'utilisation d'autres brevets
comparables au brevet en litige;
3) la nature et l'étendue de la licence, selon qu'elle est exclusive ou non exclusive, ou
qu'elle est limitée ou non limitée quant à son champ d'application territorial ou aux
personnes à qui le produit fabriqué peut être vendu;
4) la politique établie et le programme de commercialisation du donneur de licence,
tendant à maintenir le monopole que lui confère le brevet, en vertu desquels il
s'abstient de concéder des licences autorisant autrui à utiliser l'invention ou en
concède à des conditions spéciales destinées à préserver ce monopole;
5) la relation commerciale existant entre le donneur et le preneur de licence, selon qu'ils
sont, par exemple, concurrents sur un même territoire et dans la même branche, ou
qu'ils sont respectivement inventeur et promoteur;
6) l'effet de promotion des ventes d'autres produits du preneur de licence que peut avoir
la vente de la spécialité brevetée, la valeur que présente l'invention pour le donneur delicence en tant que moyen de générer des ventes de ses articles non brevetés et
l'ampleur de ces ventes dérivées ou induites;
7) la durée du brevet et celle de la licence;8) la rentabilité établie du produit fabriqué  sous brevet, son succès commercial et sa
popularité présente;
9) l'utilité et les avantages de l'objet du brevet par rapport à d'anciens procédés ou
dispositifs ayant été utilisés, le cas échéant, pour produire des résultats similaires;
10) la nature de l'invention brevetée, le caractère de l'article commercial appartenant au
preneur de licence et produit par lui dans lequel cette invention est incorporée et les
avantages retirés par ceux qui ont utilisé l'invention;
11) la mesure dans laquelle le contrefacteur a utilisé l'invention et tout élément de preuve
permettant d'établir la valeur de cette utilisation;
12) la fraction du bénéfice ou du prix de vente qu'il peut être d'usage d'allouer, dans la
branche d'activité considérée ou des branches comparables, à l'utilisation de
l'invention ou d'inventions analogues;
13) la fraction du bénéfice réalisable à mettre au crédit de l'invention, par opposition à
celle qui peut être imputée à des éléments non brevetés, au procédé de fabrication,
aux risques commerciaux ou à des caractéristiques ou perfectionnements significatifs
introduits par le contrefacteur;IP/Q3/USA/1
Page 13
14) l'avis d'experts qualifiés cités comme témoins;
15) le montant dont un donneur de licence (tel que le breveté) et un preneur de licence (tel
que le contrefacteur) seraient convenus (à la date où la contrefaçon a commencé) si
l'un et l'autre avaient fait volontairement des efforts raisonnables pour s'entendre;c'est-à-dire le montant qu'un preneur de licence prudent - désirant, à des fins
commerciales, obtenir une licence pour fabriquer et vendre un article particulier
mettant en oeuvre l'invention brevetée - aurait été disposé à payer à titre de
redevance, montant qui lui aurait laissé une marge de bénéfice raisonnable et qu'un
breveté prudent disposé à concéder une licence aurait été en mesure d'accepter.
La prise en considération de ces éléments par la Cour d'appel fédérale, selon chaque cas
d'espèce, garantit aux détenteurs de droits le paiement d'une rémunération adéquate, tenant compte de
la valeur économique de l'autorisation et des circonstances de l'espèce.
La Commission européenne affirme, d'autre part, dans cette question, que les événements
montrent que les utilisations par le gouvernement restent souvent méconnues car elles se produisentdans le cadre de programmes confidentiels ou secrets des États-Unis, mais elle n'apporte aucune
preuve des activités auxquelles elle fait allusion.  Il est donc impossible aux États-Unis d'apprécier la
valeur de son affirmation et de déterminer si elle appelle une réponse précise.  On notera cependant
que l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC reconnaît expressément que les Membres de l'OMC
peuvent prendre certaines mesures se rapportant à l'utilisation d'objets protégés - y compris desinventions brevetées - qu'ils estimeraient nécessaires à la protection des intérêts de leur sécurité
nationale.
[Questions complémentaires des CE]
Les critères permettant d'établir le "manque à gagner" aux termes de l'article 1498 du
Titre 28 du Code des États-Unis et le niveau de preuve exigé sont-ils identiques à ceux appliqués
dans une action ordinaire pour atteinte à un brevet intentée devant un District ou un Circuit
Court (tribunal d'arrondissement ou tribunal itinérant)?  S'il existe des différences, comment se
justifient-elles?
Les critères permettant d'établir le "manque à gagner"
9 qui ont été appliqués par la Cour
d'appel fédérale des États-Unis dans l'affaire Gargoyles, Inc. and Pro-Tec, Inc ., c. United States , citée
dans la réponse à la question n° 6 des CE, sont les mêmes que ceux qui s'appliquent dans les
procédures opposant des particuliers.  Ces critères ont été définis dans une décision qu'une cour
d'appel (la " 6th Circuit ") a rendu à l'issue d'un procès pour atteinte à un brevet intenté par des
personnes privées.  Les critères utilisés dans l'affaire Panduit  ont été par ailleurs rappelés par la Cour
d'appel pour le circuit fédéral dans de récents appels contre des décisions rendues dans des procès en
contrefaçon entre des personnes privées, lors de l'application du " but for test " (critère du "si ce
n'était") pour prouver l'existence d'un "manque à gagner".
                                                     
9 La délégation des États-Unis a fait savoir que, pour pouvoir d'une manière générale recouvrer le
montant de son manque à gagner, le titulaire de brevet lésé doit prouver:
1) que le produit breveté fait l'objet d'une demande;
2) qu'il n'existe pas de produits de substitution acceptables ne constituant pas des contrefaçons;3) qu'il a la capacité de production et de commercialisation nécessaire pour exploiter la demande;
et
4) qu'il aurait réalisé un gain d'un montant déterminé.
Voir Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works , 575 F.2d 1152, 1156 (6
th Cir. 1978) (Markey, C.j., siégeant
par désignation).IP/Q3/USA/1
Page 14
L'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis est-il applicable dans d'autres
secteurs que celui de la sécurité nationale?  Dans l'affirmative, quels sont ces secteurs?  Cet
article vise-t-il par exemple les bâtiments publics, les routes, les aéroports ou les ports?  Est-il
applicable à des entités se situant au-dessous du niveau fédéral?
Ainsi que les articles 31 h) et 44:2 de l'Accord sur les ADPIC l'autorisent, l'article 1498 du
Titre 28 du Code des États-Unis limite les voies de recours ouvertes aux titulaires de brevets, de droit
d'auteur ou de certificats de protection de variétés végétales, à une action devant la Cour d'appel
fédérale des États-Unis en vue d'obtenir "une rémunération raisonnable et intégrale" en cas
d'utilisation non commerciale des droits par les États-Unis ou pour leur compte.  Cette disposition
n'est pas applicable à des "secteurs" particuliers.  Elle ne vise que l'utilisation non commerciale de
droits par le gouvernement des États-Unis ou pour le compte de celui-ci.
Prière d'expliquer si, en vertu de l'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis  et
des paragraphes 27.1 et 27.2 de la réglementation fédérale sur les marchés publics, le
gouvernement des États-Unis a le pouvoir de délivrer à des entrepreneurs des autorisations
générales leur permettant d'utiliser des inventions brevetées sans le consentement des titulairesdes brevets dans le cadre de l'exécution de co ntrats publics, ou si les autorisations ne sont
accordées que pour des brevets déterminés.  Dans la première hypothèse, prière d'expliquer
comment est respectée la prescription de l'article  31 a) de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle
chaque autorisation doit être examinée sur la base  des circonstances qui lui sont propres.  De la
même façon, si le gouvernement indemnise un entrepreneur amené à porter atteinte à un brevet
aux fins de l'exécution d'un contrat public, le gouvernement est-il tenu de préciser à quel brevet
l'indemnité se rapporte.  Si tel n'est pas le cas, comment est respectée la prescription de
l'article 31 a) de l'Accord sur les ADPIC selon laquelle chaque autorisation doit être examinée
sur la base des circonstances qui lui sont propres?
10
Prière de se reporter aux réponses fournies aux questions complémentaires se rapportant à la
question no 6 ci-dessus.  Veuillez noter, en outre, qu'en vertu du paragraphe 27.209 de la
réglementation fédérale sur les marchés publics les responsables de la passation des marchés doivent
consulter un conseiller juridique avant de passer des contrats donnant lieu à une utilisation non
commerciale sans licence, par le gouvernement des États-Unis ou pour le compte de celui-ci, d'une
technologie protégée par un brevet dont le titulaire est un ressortissant d'un pays Membre de l'OMC.
Il appartient à ces conseillers juridiques de veiller à ce que les prescriptions de l'article 31 de l'Accordsur les ADPIC soient respectées.
7. L'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis dispose que des particuliers qui
portent atteinte à un brevet détenu par un tiers dans le cadre de travaux accomplis en vertu
d'un contrat avec le gouvernement des États-Unis sont exonérés de responsabilité pour atteinteà des droits de brevet et ne peuvent faire l'objet d'une injonction.  Les seules voies de recours
ouvertes au titulaire du brevet consistent à engager une procédure judiciaire contre le
gouvernement des États-Unis, comme indiqué dans la question précédente.  Veuillez expliquer
en quoi ces dispositions sont conformes à l'Accord sur les ADPIC (notamment l'article 31).
L'article 1498 permet au gouvernement des États-Unis de faire bénéficier les tiers d'une
exonération de responsabilité pour atteinte à des droits de brevet lorsque ce tiers accompli des actes
qui, autrement, constitueraient une contrefaçon commise au nom du gouvernement des États-Unis.  Le
passage pertinent de l'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis dispose:
                                                     
10 La délégation des CE a indiqué que cette question complémentaire porte également sur la
question no 7.IP/Q3/USA/1
Page 15
Aux fins du présent article, l'utilisation ou la fabrication, par un entrepreneur, un
sous-traitant ou toute personne, société ou entreprise agissant pour le gouvernement et
avec l'autorisation ou l'assentiment du gouvernement,  d'une invention décrite dans, et
couverte par, un brevet des États-Unis est considérée comme une utilisation ou
fabrication pour les États-Unis.
Autrement dit, le seul cas dans lequel un tiers pourrait, par l'effet de l'article 1498, se
soustraire à sa pleine responsabilité pour contrefaçon de brevet est celui où il accomplirait les actes
contrefaisants au nom du gouvernement des États-Unis.  En pareille hypothèse, le tiers visé dans la
question ci-dessus est considéré comme étant le repr ésentant du gouvernement des États-Unis aux fins
de l'application de l'article 1498.  La réponse qui a été donnée à la question précédente vaut de façon
identique pour la présente question.
8. En vertu de modifications récentes apportées au Titre 35 du Code des États-Unis, sous la
forme du nouvel alinéa c) ajouté à l'article 287, sont exonérés de responsabilité pour atteinte à
des droits de brevet, et bénéficient en fait d'une licence obligatoire et sans redevance, les
médecins, les autres praticiens de la médecine et établissements dispensant des soins médicaux,notamment les hôpitaux, universités, écoles de médecine, maisons de convalescence et cliniques
pour la pratique d'activités médicales protégées par des brevets.  Veuillez expliquer en quoi ces
dispositions sont conformes à l'Accord sur les ADPIC (notamment l'article 31).
L'expression "activité médicale" utilisée à l'article 287 c) est définie comme "l'exécution d'une
procédure médicale ou chirurgicale sur un organisme".
11  Sont expressément exceptées de la définition
de l'activité médicale:  l'utilisation d'une machine brevetée, d'un article manufacturé breveté ou d'une
composition de substances brevetée en violation du brevet;  la pratique d'une utilisation brevetée d'une
composition de substances en violation du brevet;  et l'application d'un procédé en violation d'un
brevet biotechnologique.  L'exception visée à l'article 287 c) 1) ne s'applique pas aux activités enrapport avec les opérations d'entreprises commerciales.  La portée de cette disposition est donc très
limitée, son objet étant de faire en sorte que les médecins exécutant des procédures médicales ou
chirurgicales susceptibles de sauver la vie d'un patient ou d'améliorer sa santé ne soient pas inhibés
par la crainte d'un procès en contrefaçon de brevet.
L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC autorise les Membres à prévoir des exceptions limitées
aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manièreinjustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.  Les États-Unis d'Amérique
estiment que les dispositions de l'article 287 c) entrent dans le cadre des exceptions limitées autorisées
par l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC.
9. En vertu de l'article 184 du Titre 35 du Code des États-Unis, les déposants d'une
demande de brevet aux États-Unis doivent demander une autorisation pour déposer une
demande dans un pays étranger avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de
la demande aux États-Unis, sous peine de perdre les droits conférés par le brevet aux
États-Unis.  Veuillez expliquer en quoi cette règle est compatible avec l'Accord sur les ADPIC.
La question se réfère à des dispositions (Code des États-Unis, Titre 35, article 184) qui
concernent des procédures établies aux fins de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique.  La
délivrance de l'autorisation prescrite par la loi est réglée par le chapitre 5 du Titre 37 du Code des
règlements fédéraux (CFR).  Selon cette régl ementation, dûment notifiée par les États-Unis,
                                                     
11 La délégation des États-Unis a indiqué que l'article 287 c) 2) E) définit le terme "organisme" ( body )
comme signifiant "un corps, organe ou cadavre humain, ou un animal non humain utilisé dans des recherches
médicales directement liées au traitement d'humains".IP/Q3/USA/1
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l'obligation d'obtenir l'autorisation du Commissaire des brevets et des marques avant de déposer une
demande à l'étranger, si ce dépôt a lieu avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de
la demande aux États-Unis, ne s'applique qu'aux inventions faites aux États-Unis  (CFR, Titre 37,
article 5.11).  Le but de cette disposition est d'empêcher la divulgation non autorisée de
renseignements concernant une invention en viol ation des lois et dispositions connexes sur
l'exportation visant à protéger la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique.  La sanction
mentionnée dans la question n'est applicable que si le déposant néglige d'obtenir une autorisation de
dépôt à l'étranger avant de déposer sa demande dans un pays étranger.
Aux termes de l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC, aucune disposition de l'Accord ne doit
être interprétée comme imposant à un Membre l'obligation de fournir des renseignements dont la
divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou comme empêchant unMembre de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité dans les matières que précise l'article.  Les dispositions régissant le dépôt à l'étranger entrent
dans le cadre des mesures ainsi visées à l'article 73 de l'Accord sur les ADPIC et, en tant que telles,
sont pleinement compatibles avec les prescriptions de l'Accord.
10. Veuillez expliquer en quoi les dispositions du Manuel des procédures d'examen des
demandes de brevet régissant l'accélération de la procédure d'examen sont compatibles avec
l'obligation qu'établit l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC d'éviter toute discrimination sur
la base du lieu d'origine de l'invention.
Le Manuel des procédures d'examen des demandes de brevet (MPEP) est l'instrument de base
des pratiques et procédures administratives de l'Office des brevets et des marques des États-Unis
(USPTO).  Le MPEP n'a pas force de loi ni effet légal, et ses dispositions n'ont pas non plus valeur
réglementaire.
L'article du MPEP qui est cité énonce de nombreux motifs pouvant être invoqués pour
justifier une accélération de l'examen d'une demande par l'USPTO.  L'un de ces motifs est que le
déposant procédera à la fabrication de l'invention aux États-Unis et, pour cette raison, a besoin que
l'examen soit avancé.  D'autres motifs pouvant justif ier un examen accéléré sont l'âge de l'inventeur,
l'importance de la technologie concernée par l'invention pour la protection de l'environnement ou le
fait que l'invention relève du domaine de la biotechnologie.  Cet article permet aussi de faire accélérer
la procédure d'examen, indépendamment de la nature de l'invention ou des conditions se rapportant audéposant, en acquittant une taxe et en respectant certaines formes.
La question posée par la Communauté européenne et ses États membres est celle de savoir si
le motif indiqué comme permettant de demander un examen accéléré de la demande est compatible
avec la prescription de l'Accord sur les ADPIC interdisant toute discrimination fondée sur le lieud'origine de l'invention.  La réponse à cette question est un oui catégorique:  cette disposition est
pleinement conforme à l'Accord car les États-Unis n'établissent aucune discrimination dans la
délivrance des brevets selon le lieu où l'invention a été faite.  Le but de l'article est de permettre un
examen accéléré de la demande pour venir en aide aux déposants ayant trouvé aux États-Unis un
fabricant éventuel qui a les capitaux et les installations nécessaires pour fabriquer l'invention mais quirefuse de le faire tant qu'un brevet n'a pas été obtenu.  Les dispositions de cet article permettent au
déposant de solliciter pour sa demande un traitement spécial, à la condition que le fabricant soit prêt à
fabriquer le produit considéré en quantité dès que le brevet sera délivré.  Cette dernière condition est
nécessaire pour empêcher les abus de la part de ceux qui voudraient simplement qu'un brevet leur soit
délivré le plus tôt possible.
De plus, si l'on considère attentivement le texte de la disposition citée, il apparaît que le lieu
où l'invention a été faite ne figure pas parmi les critères pouvant être invoqués pour demander un
examen accéléré de la demande.  Le déposant dont la demande concerne une invention faite dans unIP/Q3/USA/1
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pays étranger peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir un examen accéléré de sa demande
aussi efficacement que celui dont l'invention a été faite aux États-Unis.  Dans ces conditions, les
procédures de demande d'examen accéléré sont pleinement compatibles avec l'article 27:1 de l'Accord
sur les ADPIC.
[Question complémentaire des CE]
Prière d'expliquer en quoi les dispositions du Manuel des procédures d'examen des
demandes de brevet régissant l'accélération de la procédure d'examen sont conformes à
l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que des brevets pourront être obtenus sans
discrimination quant au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.
Aux États-Unis, des brevets peuvent être obtenus sans discrimination quant au fait que les
produits sont importés ou sont d'origine nationale.  Le seul motif, parmi les dix répertoriés dans le
Manuel des procédures d'examen des demandes de brevet des États-Unis (MPEP) qui permettent de
demander un examen accéléré de la demande, auquel les CE se réfèrent dans leur question no 10, est
celui de venir en aide aux déposants, qu'ils soient ressortissants des États-Unis ou d'autres pays, ayanttrouvé aux États-Unis un fabricant éventuel qui a les capitaux et les installations nécessaires pour
commencer à exploiter l'invention mais qui refuse de le faire tant qu'un brevet américain n'a pas été
obtenu.  Cette disposition a pour but de permettre la fabrication de produits qui ne sont pas encore
disponibles aux États-Unis.  Ce que les CE sous-ent endent dans leur question, à savoir qu'en vertu de
l'article 27:1 aucune différence ne doit être faite, s'agissant des requêtes en examen accéléré, entre laproduction éventuelle  de produits nationaux et celle de produits étrangers, sans objet dans ce contexte.
11. Selon le Titre 17 du Code des États-Unis, article 906 a) 1), il n'est pas porté atteinte aux
droits si "une personne reproduit le moyen de masquage uniquement à des fins d'enseignement,
d'analyse ou d'évaluation de la conception ou de la technique de celui-ci".  Aucune exception
n'est prévue pour la reproduction à des fins privées.  Veuillez expliquer en quoi cette disposition
est compatible avec le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés
(ci-après désigné "Traité OMPI"), article 6, paragraphe 2 a), qui est incorporé à l'article 35 de
l'Accord sur les ADPIC.
L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC stipule que les Membres de l'OMC peuvent "mettre en
oeuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit [cet] accord, à condition quecette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord" et qu'ils "seront libres de
déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions [de l']Accord dans le cadre
de leurs propres systèmes et pratiques juridiques".  Prenant ces deux points en considération, les
États-Unis ont conclu qu'il n'était pas nécessaire d'inclure dans leur législation une disposition
exceptant spécifiquement de la contrefaçon les reproductions d'un moyen de masquage à des finsprivées.
Dans la pratique, il est peu vraisemblable qu'un détenteur de droits intente une action contre
quelqu'un qui aurait reproduit un moyen de masquage à des fins privées, par exemple en accrochant
une reproduction d'un moyen de masquage au mur, chez lui ou dans son bureau, en tant qu'œuvred'art.  Selon toute probabilité, s'il engageait une procédure, sa demande serait rejetée par le tribunal
comme futile, puisque la reproduction du moyen de masquage dans de telles conditions n'aurait pas de
conséquences préjudiciables pour le détenteur des droits.
Par conséquent, les États-Unis d'Amérique ont mis en oeuvre l'article 6 2 a) du Traité de
Washington sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, incorporé par référence dans
l'Accord sur les ADPIC à l'article 35, d'une manière qui est appropriée au regard de leur système
juridique et pleinement compatible avec ledit accord.IP/Q3/USA/1
Page 18
12. Le Titre 17 du Code des États-Unis, à l'article 906 a) 2), dispose qu'il n'est pas porté
atteinte aux droits si une personne intègre les résultats d'une analyse ou d'une évaluation d'un
moyen de masquage protégé dans "un moyen de masquage original destiné à être distribué".
Veuillez expliquer en quoi cette disposition es t conforme à l'article 35 de l'Accord sur les
ADPIC et à l'article 6 2) b) du Traité OMPI, aux termes desquels un tiers qui crée un schéma deconfiguration original à partir de l'évaluation ou de l'analyse d'un schéma protégé peut
incorporer le second schéma dans un circuit intégré, que le circuit soit destiné à être distribué
ou non.
Voir la réponse à la question précédente.
13. Veuillez expliquer comment les États-Unis assurent la protection des renseignements
non divulgués, comme le demande l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC, étant donné que les
secrets de fabrique ou de commerce constituent un domaine du droit dans lequel chaque État
des États-Unis est libre de légiférer et d'élaborer - comme beaucoup d'entre eux l'ont fait - une
série de règles différentes en la matière.
Les législations des divers États des États-Unis d'Amérique protégeant les secrets de fabrique
ou de commerce assurent la protection des renseignements non divulgués prescrite par l'Accord sur
les ADPIC.  Quarante États ont désormais adopté la Loi uniforme sur les secrets de fabrique ou de
commerce ( Uniform Trade Secret Act ) à de légères variations près.  Les autres États fondent la
protection des renseignements non divulgués sur le Restatement of Torts , sur lequel la Loi uniforme
sur les secrets de fabrique ou de commerce est elle-même fondée.  Outre la protection assurée par les
lois des États sur les secrets de fabrique ou de co mmerce, les renseignements non divulgués sont dans
bien des cas protégés par le droit des contrats, qui est uniforme sur tout le territoire des États-Unis,
ainsi que par des dispositions récemment promulguées de la législation pénale fédérale.
L'article 1:1 de l'Accord sur les ADPIC indique  clairement que les Membres "seront libres de
déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions de [cet] accord dans le cadre
de leurs propres systèmes et pratiques juridiques".   Aux États-Unis, le gouvernement fédéral n'a pas
cherché à dessaisir les États du pouvoir d'assurer la protection des renseignements non divulgués dans
le cadre de leur propre législation, plutôt qu'au titre de la législation fédérale.  Puisqu'ils permettent
d'accéder au bénéfice de la protection prescrite par l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis respectent
pleinement les obligations découlant de l'article 39 de l'accord.
14. Veuillez expliquer de quelle manière les États-Unis assurent la protection des
renseignements non divulgués, conformément à l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC, étant
donné que les États des États-Unis utilisent généralement une définition plus étroite du terme
"secret" que celle indiquée à l'article 39:2 (alinéa a)), aux termes duquel des renseignementssont secrets au sens où ils ne sont pas "généralement connus de personnes appartenant aux
milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas
aisément accessibles".
Pour déterminer si des renseignements constituent un "secret de fabrique ou de commerce"
(trade secret ), les tribunaux des États-Unis examinent s'ils sont ou non généralement connus des
personnes ayant un intérêt économique à leur divulgation ou utilisation, ou leur sont ou non
facilement accessibles par des moyens légitimes.  De l'avis des États-Unis, ce critère est plus large que
ce que prescrit l'article 39:2 de l'Accord sur les ADPIC.
15. Veuillez expliquer comment les États-Unis protègent les renseignements non divulgués,
comme le demande l'article 39 de l'Accord sur les ADPIC, étant donné qu'un certain nombre de
juridictions des États-Unis ne retiennent pas le critère de culpabilité énoncé à l'article 39:2 de
l'Accord sur les ADPIC et dans la note de bas de page 10 s'y rapportant, selon lequel de telsIP/Q3/USA/1
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renseignements ne doivent pas être acquis "d'une manière contraire aux usages commerciaux
honnêtes".
Le critère de culpabilité appliqué aux États-Unis pour établir l'appropriation indue de
renseignements non divulgués est le fait que les renseignements ont été acquis par des "moyensirréguliers" ( improper means ).  Sont notamment considérés comme des "moyens irréguliers" le vol, la
corruption, les déclarations frauduleuses, le manquement ou l'incitation au manquement à l'obligation
de secret ou l'espionnage par des moyens électroniques ou autres.  Le critère appliqué par les
États-Unis est donc plus large que celui de l'Accord sur les ADPIC.
16. Veuillez expliquer comment les États-Unis protègent les renseignements non divulgués,
conformément à l'article 39:3 de l'Accord sur les ADPIC, étant donné que, lorsque lesÉtats-Unis subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques
ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la
communication de données, les données ainsi communiquées  peuvent être diffusées en vertu de
la Loi des États-Unis sur la liberté de l'information.
Les secrets de fabrique ou de commerce et les renseignements commerciaux ou financiers qui
sont privilégiés ou confidentiels (c'est-à-dire les renseignements visés par la définition des
renseignements non divulgués de l'article 39 de l' Accord sur les ADPIC) sont expressément exceptés
de l'obligation de divulgation aux termes de l'article 552 b) 4) du Titre 5 du Code des États-Unis (Loi
des États-Unis sur la liberté de l'information).  Telle qu'elle est formulée, la question se fonde doncsur une lecture inexacte des dispositions de la Loi des États-Unis sur la liberté de l'information.
IV. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE JAPON
1. Dans votre pays, la protection d'un brevet peut-elle s'appliquer:  1) aux végétaux et aux
animaux;  2) aux variétés végétales et animales?
1) Oui.
2) Oui.
2. Dans votre pays, l'acte d'offrir à la vente est-il compris dans les droits exclusifs du
brevet?
Oui.
3. Dans votre pays, quels actes sont reconnus comme des exceptions aux droits exclusifs
conférés par un droit de brevet?
Que ce soit dans la Loi sur les brevets ou en common law , les États-Unis reconnaissent très
peu d'exceptions aux droits exclusifs attachés à un brevet.
Dans le Titre 35 du Code des États-Unis, des exceptions entrant dans le champ de l'article 30
de l'Accord sur les ADPIC sont énoncées:
- à l'article 271 e), qui concerne les actes se rapportant à certains types de produits
brevetés accomplis uniquement aux fins de recueillir des informations dont il sera fait
usage ultérieurement, une fois le brevet expiré, pour obtenir l'approbation prévue par
la réglementation de ces produits;  et
- à l'article 287 c), qui concerne certains actes médicaux pratiqués par un médecin.IP/Q3/USA/1
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En outre, les tribunaux, aux États-Unis, reconnaissent la possibilité d'opposer une exception
de procédure de portée limitée à une accusation de contrefaçon de brevet, dans les cas où la
technologie brevetée est utilisée à des fins expérimentales non commerciales.  Cette exception, dite
exception d'utilisation expérimentale ( experimental use defense) , est rarement soulevée et, lorsqu'elle
est  admise, est interprétée de façon très restrictive.  Les tribunaux ont rarement eu l'occasion d'enpréciser la nature, ne serait-ce que parce qu'il est peu fréquent de voir invoquer des droits de brevet
contre des membres du public utilisant une technologie brevetée à des fins purement expérimentales.
Dans les affaires de ce genre, l'exception sera déclarée irrecevable si la personne accusée de
contrefaçon a entrepris d'utiliser l'invention brevetée non pas pour accroître la compréhension de
celle-ci, mais à des fins d'exploitation commerciale.  Dans les affaires où l'exception a été soulevée
avec succès, il s'agissait d'une utilisation à titre expérimental destinée à élucider le mode de
fonctionnement de l'invention ou effectuée pour des raisons purement philosophiques ou à des fins derecherche.  Cette exception n'est pas codifiée par la Loi des États-Unis sur les brevets, si ce n'est dans
les limites de l'article 271 e).
4. Dans votre pays, dans quels cas l'utilisation sans l'autorisation du détenteur du droit
est-elle permise, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés parceux-ci?
Aux États-Unis, il y a très peu de cas où l'utilisation d'une invention brevetée sans
l'autorisation du détenteur du droit soit permise.  Ces cas sont prévus par les dispositions suivantes:
- l'article 2183 du Titre 42 du Code des États-Unis, qui concerne l'utilisation d'une
invention brevetée pour l'emploi ou la produ ction de matières nucléaires ou d'énergie
atomique;
- l'article 7608 du Titre 42 du Code des États-Unis, qui concerne l'utilisation des
inventions brevetées nécessaires au respect de la réglementation sur les émissions
polluantes mettant en application la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique
(Clean Air Act );  et
- l'article 1498 du Titre 28 du Code des États-Unis, qui concerne la limitation des
dédommagements pouvant être obtenus du gouvernement des États-Unis en cas
d'utilisation par le gouvernement ou un tiers autorisé par lui, à certaines fins, d'uneinvention brevetée.
5. Dans votre pays, comment est mise en oeuvre l'obligation au titre de l'article 34:1 et 34:2
de l'Accord sur les ADPIC relative au renversement de  la charge de la preuve dans la procédure
civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire d'un brevet de procédé?
L'article 295 du Titre 35 du Code des États-Unis  prévoit expressément un tel renversement de
la charge de la preuve dans les actions en contrefaçon relatives à des brevets de procédé.
6. Le déposant d'une demande de brevet ou le titulaire d'un brevet peut-il établir la date
de l'invention en vertu de l'article 104 du Titre 35 du Code des États-Unis en se référant à la
connaissance, à l'usage ou à toute autre activité y relative dans un pays Membre de l'OMC qui a
recours à la période transitoire prévue à l'article 65:2 de l'Accord sur les ADPIC?
Oui.
7. En vertu de l'article 104 a) 3) du Titre 35 du Code des États-Unis, dans la mesure où
toute information dans un pays Membre de l'OMC concernant la connaissance, l'usage ou toute
autre activité pertinente pour prouver ou infirmer une date d'invention n'a pas été fournie auxIP/Q3/USA/1
Page 21
fins d'utilisation dans une procédure devant l'Office des brevets et des marques, un tribunal ou
toute autre autorité compétente dans la mesure  où cette information pourrait être fournie aux
États-Unis, le Commissaire, le tribunal ou cette autre autorité en tire les déductions appropriées
ou prend d'autres mesures autorisées par les lois, règles ou règlements en faveur de la partie qui
a demandé l'information dans la procédure.  Cette disposition pourrait conduire à des situationsoù le déposant étranger d'une demande de brevet ou le titulaire étranger d'un brevet se trouve
véritablement obligé de suivre les procédures américaines de communication de pièces.  Prière
de préciser si dans ces situations le déposant étranger d'une demande de brevet ou le titulaire
étranger d'un brevet pourraient être désavantagés par rapport aux ressortissants des
États-Unis, étant donné que les façons d'enregistrer les inventions sont différentes et que le droit
au refus de témoignage, etc., qui est considéré comme légitime dans le pays étranger, est difficile
à exercer.  Prière d'expliquer comment cette disp osition est compatible avec l'article 27:1 de
l'Accord sur les ADPIC qui interdit la discrimination quant au lieu d'origine de l'invention.
L'article 104 du Titre 35 du Code des États-Unis exclut toute discrimination fondée sur le lieu
ou a été faite l'invention dans les procédures judiciaires ou administratives nécessitant la preuve de la
date de l'invention.  La disposition à laquelle la question se réfère a trait à une sanction éventuellepouvant être appliquée dans les cas où une partie ne donne pas accès de façon suffisante à des
éléments d'information concernant des activités de cette partie liées à la réalisation d'une invention
faite en dehors des États-Unis.  Cette disposition n'oblige pas les pays étrangers à appliquer les
procédures américaines de communication de pièces ( discovery) .  Elle a simplement pour objet de
faire en sorte que, dans les procédures judiciaires ou quasi-judiciaires se déroulant aux États-Unis,toutes les parties à la procédure soient soumises aux mêmes normes ou à des normes équivalentes
pour ce qui est de la production et de l'évaluation des preuves.  De plus, cette disposition est
pleinement compatible avec l'Accord sur les ADPIC, puisqu'elle concerne une procédure judiciaire ou
administrative au sens de l'article 2 de la Convention de Paris.
8. Un déposant étranger peut-il jouir d'un droit de priorité fondé sur une demande
antérieure déposée dans un pays Membre de l'OMC qui ne satisfait pas à la prescription de "la
meilleure manière" que prévoit l'article 112 du Titre 35 du Code des États-Unis?  Dans la
négative, prière d'expliquer comment cette disposition est compatible avec l'article 4 de la
Convention de Paris appliqué par l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC et son fondement
juridique.
Oui.
9. En vertu de l'article 102 e) ou de l'article 103 du Titre 35 du Code des États-Unis, une
demande de brevet d'invention est rejetée si, au moment où l'invention a été faite, elle était
identique à l'invention d'un tiers décrite dans un brevet accordé sur la base d'une demandedéposée avant la première invention, ou si elle était évidente pour une personne du métier.  En
pareil cas, si un tiers revendique un droit de priorité, l'effet invalidant de cette clause
remonte-t-il à la date de priorité?  Si tel n'est pas le cas ("Hilmer I"), prière d'expliquer
comment cette disposition est compatible avec l'article 4B de la Convention de Paris appliqué
dans l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC, selon lequel le dépôt d'une demande par un tiersentre la date de priorité et la date effective ne fait naître aucun droit pour le tiers.  En outre, si
tel n'est pas le cas, des inventions brevetées qui sont évidentes l'une par rapport à l'autre
peuvent coexister et influencer les droits exclusifs respectifs de manière restrictive.  Prière de
préciser si cette situation cause un préjudice injustifié aux droits exclusifs conférés en vertu de
l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.
L'article 102 e) ne peut faire obstacle à la délivrance d'un brevet lorsque le déposant a établi
valablement, par une revendication de priorité au titre d'une demande déposée à l'étranger, une date de
dépôt utile antérieure à la date de dépôt d'un brevet délivré aux États-Unis.  Sur cette seule base,IP/Q3/USA/1
Page 22
l'article 102 e) est compatible avec l'article 4B de la Convention de Paris, puisqu'une personne ayant
revendiqué avec succès la priorité ne perd pas ses droits du fait du dépôt aux États-Unis par une autre
personne, pendant l'année de priorité, d'une demande ayant abouti à la délivrance d'un brevet.
Le deuxième point soulevé dans la question est celui de la date d'état de la technique d'un
brevet américain comportant une revendication de prio rité au titre d'une demande déposée à l'étranger.
La date de dépôt utile d'une telle demande aux fins de l'article 102 e) est la date effective du dépôt de
la demande aux États-Unis et non la date de priorité qui y est revendiquée.  La définition, selon la
règle dite de "Hilmer" de la date utile comme référence pour ce qui est de l'état de la technique n'est
pas incompatible avec les prescriptions de l'article 4B de la Convention de Paris car elle ne porte pas
atteinte à la possibilité pour un déposant d'obtenir un brevet dans le cas où il a formulé une
revendication de priorité établissant une date de dépôt utile antérieure à la date utile d'état de latechnique du brevet.
Le dernier point que soulève cette question est celui de savoir si la règle de Hilmer n'a pas
pour effet de porter atteinte aux droits exclusifs garantis aux titulaires de brevets par l'article 28 de
l'Accord sur les ADPIC.  Cette question semble procéder de l'hypothèse qu'un déposant qui a obtenuun brevet sur la base d'une revendication de priorité valable ne pourra pas se prévaloir de
l'article 102 e) ou 103 pour s'opposer à la délivr ance d'un second brevet concernant la même
invention, ou une variante évidente de celle-ci, à une personne ayant déposé sa demande après la date
de priorité du titulaire du premier brevet mais avant la date de son dépôt aux États-Unis.  La
conséquence qui en résulte, est-il supposé, est que des brevets seront accordés pour des inventionsévidentes l'une par rapport à l'autre.
Cette supposition est inexacte, car les articles 102 e)/103 ne sont pas les seules dispositions
régissant les deux demandes dans les circonstances décrites ci-dessus.  L'article 102 g) entrera
également en jeu pour faire en sorte qu'un seul brevet soit délivré pour une même invention.  La figureci-dessous illustre la façon dont s'appliquerait l'article 102 g) dans une situation où l'article 102 e)
n'empêcherait pas, à lui seul, la délivrance de deux brevets.
  Date de
  l'invention
  (A)Date
de
prioritéDate
aux fins de
l'art. 102 e)
Déposant A      | ---  |                |                                                  ------ Brevet
Déposant B       | - - - - --- |-------------------------------- x-----------------------------------Pas de
brevet
              Date de Date de dépôt
              l'invention aux Etats-Unis
                                 (B)
Les modifications introduites par la Loi de 1994 sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay
permettent aux ressortissants de tout Membre de l'OMC de prouver la date d'une invention en
produisant, au sujet de celle-ci, des éléments de preuve ayant leur origine en dehors des États-Unis.
Eu égard à ces considérations, la réponse à la question de savoir si, du fait de la situation décriteci-dessus, le droit des brevets des États-Unis "cause un préjudice injustifié aux droits exclusifs
conférés en vertu de l'article 28 de l'A ccord sur les ADPIC" est clairement négative.
[Question complémentaire du Japon]
La réponse des États-Unis semble ne s'appliquer que dans le cas où l'existence d'un
conflit entre les revendications de deux demandes est constaté, le premier inventeur pouvantalors obtenir un droit de brevet dans le cadre d'une procédure de collision.  Il n'en va pas deIP/Q3/USA/1
Page 23
même lorsqu'une demande A, faisant l'objet d'une revendication de priorité, décrit deux
inventions X et Y, la priorité étant revendiquée uniquement pour l'invention X, alors qu'une
demande B déposée entre la date de priorité et la date effective de la demande A revendique la
priorité pour l'invention Y.  Dans ce cas, la procédure de collision ne peut pas être engagée et un
droit de brevet peut être accordé à la fois pour  X et pour Y en vertu de la règle dite de"Hilmer".  Prière d'expliquer en quoi une telle pratique est compatible avec l'article 4B de la
Convention de Paris qui dispose que les faits accomplis dans l'intervalle ne pourront faire naître
aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.  Même si le déposant de la demande A ne
revendique pas de droit de priorité sur l'inventio n Y, il devrait avoir le droit d'empêcher tout
tiers d'obtenir un droit de brevet sur l'invention Y puisqu'il l'a divulguée.  Prière de donner
aussi des précisions sur la compatibilité de la loi des États-Unis avec l'article 28 de l'Accord sur
les ADPIC dans le cas où l'exploitation de l'invention X subit un préjudice injustifié en raison del'existence de l'invention Y avec laquelle elle a un lien économique (par exemple:  les
inventions X et Y sont des composants complémentaires d'un seul et même dispositif).
12
[ …  ]13
10. En vertu de l'article 102 g) ou de l'article 103 du Titre 35 du Code des États-Unis, une
demande de brevet d'invention est rejetée si, au moment où l'invention a été faite, elle était
identique à l'invention faite par un tiers avant la première invention et n'avait pas été
abandonnée, ou si elle était évidente pour une personne du métier.  En pareil cas, si une autre
personne revendique un droit de priorité, l'effet invalidant remonte-t-il à la date de priorité?Dans la négative ("Hilmer II"), prière d'expliq uer comment cette disposition est compatible
avec l'article 4B de la Convention de Paris appliqué dans l'article 2:1 de l'Accord sur les
ADPIC, selon lequel le dépôt d'une demande par un tiers entre la date de priorité et la date
effective ne fait naître aucun droit de tiers.  En outre, si tel n'est pas le cas, il peut arriver que
des inventions brevetées, qui sont évidentes les unes par rapport aux autres, coexistent et
influent de manière restrictive sur les droits exclusifs respectifs.  Prière de préciser si cette
situation porte atteinte de manière injustifiée aux droits exclusifs conférés en vertu de
l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC.
Le point visé par l'article 102 g) est celui de la date de l'invention.  Les éléments qui peuvent
être produits pour prouver une date d'invention ne se limitent pas à ceux qui établissent un dépôt
antérieur dans un autre pays mais sont tous des éléments permettant d'établir de façon probante la dated'invention par le déposant.  Compte tenu des modifications apportées à l'article 104 du Titre 35 du
Code des États-Unis par la Loi sur les Accords issus du Cycle d'Uruguay, si un déposant peut faire la
preuve d'une date d'invention antérieure à la date de dépôt utile établie par une revendication de
priorité en vertu de l'article 119 du même titre, c'est cette date d'invention qui sera utilisée pour
l'application de l'article 102 g), et non la date de priorité.  Le point soulevé dans la seconde partie de laquestion ne se pose donc pas dans le cadre de la législation des États-Unis telle qu'elle a été modifiée
pour tenir compte des obligations contractées par les États-Unis en vertu de l'Accord sur les ADPIC.
Quant à une atteinte éventuelle aux droits exclusifs conférés en vertu de l'article 28 de
l'Accord sur les ADPIC, la réponse donnée à propos de la question 9 vaut également pour la présentequestion.
                                                     
12 La délégation du Japon a indiqué que cette question complémentaire se rapporte également à sa
question initiale no 10.
13 Voir la note de bas de page n° 2.IP/Q3/USA/1
Page 24
[Question complémentaire du Japon]
Dans leur réponse, les États-Unis indiquent que la date d'invention dans un autre pays
Membre de l'OMC peut être utilisée aux fins de l'application de l'article 102 g).  Cela
signifie-t-il que l'invention en question est réputée faire partie de l'état de la technique même sielle ne fait pas l'objet d'une demande de brevet  aux États-Unis ni d'une procédure de collision?
Dans l'affirmative, prière d'expliquer en quoi cette interprétation est conforme à l'énoncé de
l'article 102 g) qui ne considère comme déterminant l'état de la technique que les inventions
faites "dans ce pays" (c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique).
[ …  ]
14
11. Alors que l'article 154 c) 3) du Titre 35 du Code des États-Unis autorise les tiers à
poursuivre l'exploitation d'une invention qui a été commencée, ou pour laquelle un
investissement important a été effectué, dans les six mois suivant la date de promulgation de la
Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay moyennant le paiement d'une rémunération équitable
au titulaire du brevet, l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC autorise un Membre de l'OMC àlimiter les mesures correctives qui peuvent être obtenues uniquement en ce qui concerne les
actes commencés avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre.  Prière
d'expliquer si ces deux dispositions sont pareilles ou non.  Dans la négative, prière d'expliquer
comment elles sont compatibles.
L'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC dispose:
Pour ce qui est de tous actes relatifs à des objets spécifiques incorporant des
objets protégés qui viennent à porter atteinte à un droit au regard de la
législation en conformité avec le présent accord, et qui ont été commencés, oupour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date
d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout Membre pourra
prévoir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le détenteur du
droit en ce qui concerne la continuation de ces actes après la date d'application
du présent accord pour ce Membre.  Dans de tels cas, le Membre devra
toutefois prévoir au moins le paiement d'une rémunération équitable.
L'Accord sur l'OMC est devenu applicable à l'égard des États-Unis, comme de tous les pays
développés, le 1
er janvier 1996.  La date à laquelle les États-Unis ont "accepté" l'Accord sur l'OMC est
le 30 décembre 1994.  Aux termes de l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC, les actes qui ont été
commencés, ou pour lesquels un investissement important a été effectué, avant la date d'acceptation
de l'Accord de l'OMC par les États-Unis peuvent justifier une limitation de responsabilité pour lacontrefaçon d'un brevet dont l'article 70:2 de l'Accord a eu pour effet de prolonger la durée.
L'article 154 a) 3) du Titre 35 du Code des États-Unis reconnaît le bénéfice de cette disposition aux
actes intervenus six mois après le vote de la législation pertinente - soit cinq mois et neuf jours après
l'acceptation de l'Accord sur l'OMC par les États-Unis.  A notre connaissance, l'octroi de ce délai
supplémentaire minimal n'a pas eu d'incidences commerciales.
[Question complémentaire du Japon]
S'agissant de l'article 70:4 de l'Accord sur les ADPIC, le gouvernement des États-Unis
accorde un délai plus long que celui qui est prévu dans cet article, au seul motif que les actesaccomplis pendant ce délai supplémentaire n'ont pas eu d'incidences commerciales.  Prière de
                                                     
14 Voir la note de bas de page n° 2.IP/Q3/USA/1
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préciser si les dispositions de l'article 70:4, qui établit une exception au droit de brevet,
devraient prévaloir par rapport à la règle générale énoncée à l'article 30.   Dans l'affirmative,
prière d'expliquer si cette prorogation de délai est conforme à l'article 70:4.
[ … ]15
12. En vertu de l'article 271 e) 1) du Titre 35 du Code des États-Unis, la fabrication,
l'utilisation ou la vente aux États-Unis d'une invention brevetée uniquement pour des usages qui
ont un rapport raisonnable avec le fait de recueillir et de soumettre des informations en vertu
d'une loi fédérale réglementant la fabrication, l'utilisation ou la vente des produits
pharmaceutiques ou des produits biologiques vétérinaires ne constituent pas un acte de
contrefaçon.  Quels cas sont envisagés, en particul ier, pour la vente?  Par ailleurs, ces exceptions
concernant la vente relèvent-elles des exceptions autorisées du fait qu'elles ne causent pas un
préjudice injustifié au détenteur du droit en vertu de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC?
En raison du coût très élevé des essais cliniques effectués pour réunir les informations
nécessaires à l'obtention, aux États-Unis, de l'autorisation de mise sur le marché, les entreprises quiinvestissent dans ces essais se voient parfois obligées, pour rentrer en partie dans leurs fonds, de
vendre le produit à ceux qui participent aux essais.  A cet égard, l'affaire Eli Lilly and Co. c.
Medtronics  (496 U.S. 661;  15 USPQ. 2d 1121 (1990)) a fait jurisprudence.  En l'espèce, la Cour a fait
ressortir que les activités du défendeur, comportant la vente d'un dispositif cardiaque implantable, ne
constituaient pas une contrefaçon parce qu'elles avaient pour objet de recueillir et de soumettre desinformations nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'une agence fédérale.
Toute "vente" effectuée dans les conditions prévues à l'article 271 e) 1) du Titre 35 du Code des
États-Unis aurait pour le titulaire du brevet des conséquences économiques de minimis .  Par
conséquent, cette exception entre dans le cadre des exceptions définies à l'article 30 de l'Accord sur
les ADPIC.
13. Prière d'expliquer comment les dispositions de l'article 271 g) du Titre 35 du Code des
États-Unis prévoyant que:  "Dans une action en  contrefaçon d'un brevet de procédé, aucune
réparation ne peut être accordée pour la contrefaçon commise par utilisation non commerciale
ou vente au détail du produit, à moins que le présent titre n'offre pas de réparation adéquate
pour la contrefaçon commise par importation, autre utilisation ou vente de ce produit" sont
compatibles avec l'article 28:1 b) de l'Accord sur les ADPIC.
L'article 28:1 b) de l'Accord sur les ADPIC définit les actes que la législation d'un Membre de
l'OMC doit considérer comme relevant des droits exclusifs conférés par un brevet de procédé à l'égard
des produits fabriqués selon le procédé breveté.  Selon l'article 30 de l'Accord, les Membres peuvent
prévoir des exceptions limitées à n'importe lequel  des droits exclusifs définies par l'Accord.  C'est
ainsi que l'article 30 permet à un Membre de l'OMC d'établir des exceptions limitées aux droits
exclusifs définis à l'article 28:1 a) ou b), à condition que ces exceptions "ne portent pas atteinte de
manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers".
L'article 271 g) du Titre 35 du Code des États-Unis assure aux détenteurs de brevets
américains les droits exclusifs prescrits par l'article 28:1 b) de l'Accord sur les ADPIC.  La phrase de
l'article 271 g) citée dans la question précise qu'en cas d'utilisation non commerciale ou de vente au
détail d'un produit fabriqué par application non autorisée d'un procédé, le titulaire du brevet ne pourra
pas réclamer de dédommagement aux entités impliquées dans cette activité non commerciale ou devente au détail s'il a la possibilité d'obtenir une réparation adéquate par une action contre toutes autres
parties impliquées dans la fabrication, l'importation ou d'autres aspects de la commercialisation du
                                                     
15 Voir la note de bas de page n° 2.IP/Q3/USA/1
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produit contrefait aux États-Unis.  Autrement dit, si le titulaire du brevet  peut faire valoir ses droits
contre le fabricant ou l'importateur du produit, ou contre le grossiste qui a fourni le produit aux
détaillants, il ne pourra pas invoquer les droits que lui reconnaît l'article 271 g) à l'encontre d'entités
impliquées dans la vente au détail du produit ou dans son utilisation non commerciale (par exemple
personnelle).  En l'absence d'un tel recours, les dispositions de l'article 271 g) ne sont pas pertinentes.
Puisque la disposition de l'article 271 g) n'exclut pas  l'exercice d'une action par le titulaire du
brevet pour faire valoir les droits exclusifs visés à l'article 28:1 b) de l'Accord sur les ADPIC à l'égard
des catégories d'actes qui y sont énumérées, et puisqu'elle n'excepte des actes qui, autrement, seraient
considérés comme portant atteinte à ces droits que dans des cas où le titulaire du brevet a la possibilité
d'obtenir une réparation adéquate, l'article 271 g) du Titre 35 du Code des États-Unis entre clairement
dans le champ de l'article 30 de l'Accord sur les ADPIC.
14. En vertu de l'article 272 du Titre 35 du Code des États-Unis, la disposition selon laquelle
l'utilisation d'une invention dans un navire ou un engin de locomotion aérienne ou terrestre qui
pénètre aux États-Unis temporairement ou accidentellement ne constitue pas une contrefaçon
de brevet s'applique aux pays qui accorden t des privilèges semblables aux navires des
États-Unis.  Prière d'expliquer comment cette disposition est compatible avec la clause de la
nation la plus favorisée figurant à l' article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
Après avoir examiné les modifications à apporter à leur législation interne pour la mettre en
conformité avec cet article de l'Accord sur les ADPIC, les États-Unis sont parvenus à la conclusionque de telles modifications étaient en fait inutiles.  Cette conclusion repose sur les observations
suivantes.  Premièrement, puisque les États-Unis sont partie à la Convention de Paris, cette clause
s'applique automatiquement à tous les Membres de l'OMC qui sont également parties à la convention.
Deuxièmement, les États-Unis ont constaté que le régime interne de la plupart, sinon de la totalité, des
Membres de l'OMC offre un traitement équivalent aux navires des États-Unis.  Troisièmement, cetteclause, selon l'expérience des États-Unis, n'a pas été invoquée dans le passé récent.  Il en résulte qu'à
leur connaissance aucun Membre de l'OMC ne subirait en fait de préjudice pour ce qui est de la
jouissance du traitement prescrit par la clause.  Cette constatation a amené les États-Unis à conclure
qu'il était inutile, dans la pratique, de modifier cette disposition de leur législation.  Si des
préoccupations particulières d'autres Membres de l'OMC s'avéraient justifiées une telle initiative, les
États-Unis s'emploieraient à modifier leur législat ion dans le sens qui conviendrait au moyen d'un
instrument législatif approprié.
15. Prière d'expliquer la série de procédures de licences non volontaires prévue dans la Loi
sur le développement et le contrôle de l'énergie atomique (article 2138 du Titre 42 du Code des
États-Unis) et la Loi sur la lutte contre la pollution de l'air (article 7608 du Titre 42 du Code des
États-Unis).  Par ailleurs, prière d'expliquer comment chacune de ces procédures est compatibleavec chacun des paragraphes de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, en particulier avec
l'article 31 b), d), e) et i).
Procédures prévues à l'article 2183 du Titre 42 du Code des États-Unis
Selon l'article 2183, la Commission de réglementation nucléaire ne peut déclarer qu'un brevet
"est d'intérêt général" que si 1) l'invention ou la découverte revendiquée dans le brevet revêt une
importance primordiale pour la production ou l'utilisation de matières nucléaires spéciales16 ou
                                                     
16 La délégation des États-Unis a fait savoir que les "matières nucléaires spéciales" sont définies
comme étant:IP/Q3/USA/1
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d'énergie atomique17, et 2) la concession d'une licence d'exploitation d'une telle invention ou
découverte au titre de l'article 2183 revêt une importance primordiale pour la mise en oeuvre des
politiques et objectifs de la Loi sur l'énergie atom ique.  Avant de décider qu'un brevet répondant à ces
critères "est d'intérêt général", la Commission doit donner au titulaire du brevet la possibilité d'être
entendu.
Selon les procédures de la Commission:1) tout tiers doit remplir certaines conditions pour pouvoir présenter à la Commission
une demande de licence d'exploitation de l'invention
18;
2) le tiers doit indiquer dans sa demande les mesures qu'il a prises pour obtenir une
licence du titulaire du brevet et sa propre estimation des effets que la non-obtention
comme l'obtention de cette licence auront sur les activités pour lesquelles elle est
demandée;
3) la Commission doit tenir une audition après en avoir avisé le titulaire du brevet et lui
avoir communiqué tous les renseignements contenus dans la demande;  et
4) si la Commission accorde une licence à la fin indiquée dans la demande, ou si elle
utilise l'invention ou la découverte, il devra être versé au titulaire du brevet une
redevance raisonnable (dont le montant, à défaut d'accord entre les parties, sera fixépar la Commission), compte tenu de facteurs spécifiés dans l'article, notamment de
l'importance de l'invention ou de la découverte et du coût de sa mise au point ou de
son acquisition.
Les décisions prises par la Commission sur ces points peuvent faire l'objet d'un recours devant
une instance judiciaire indépendante, en vertu de la Loi des États-Unis sur la procédure administrative
(U.S. Administrative Procedure Act ).  Dans ces conditions, les États-Unis estiment que la disposition
en question est pleinement conforme aux obligations établies par l'article 31 de l'Accord sur les
ADPIC.
En outre, les États-Unis notent qu'aux termes de l'article 73 b) i) de l'Accord sur les ADPIC
aucune disposition dudit accord n'empêche un Membre de prendre toutes mesures qu'il estimeraitnécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux matières fissiles ou
aux matières qui servent à leur fabrication.  La disposition précitée de la Loi sur l'énergie atomique
représente les mesures que les États-Unis d'Amérique estiment nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de leur sécurité, s'agissant de l'utilisation des matières fissiles et des matières qui servent à
leur fabrication.
                                                                                                                                                                    
1) le plutonium, l'uranium enrichi en isotope 233 ou en isotope 235 et toute autre matière, à
l'exception des matières brutes, que le Commissaire, en vertu du pouvoir qui lui est conférépar la loi, décide d'inclure dans la définition, ou
2) toute matière artificiellement enrichie en l'un quelconque des éléments ci-dessus, à l'exclusion
des matières brutes.
17 La délégation des États-Unis a indiqué que l'"énergie atomique" s'entend de toutes les formes
d'énergie libérées au cours d'une fission nucléaire ou d'une transformation nucléaire.
18 La délégation des États-Unis a indiqué que le requérant doit avoir demandé ou détenir une licence,
un permis, une concession ou [... concernant] des activités soumises au contrôle de la Commission en vertu de laLoi sur l'énergie atomique, telle que modifiée.IP/Q3/USA/1
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Procédures prévues à l'article 7608 de l'article 42 du Code des États-Unis
L'article 7608 du Titre 42 du Code des États-Unis habilite l'Administrateur de l'Agence de
protection de l'environnement ( Environmental Protection Agency ) à demander au Ministre de la
justice des États-Unis de déclarer:
a) que l'invention revendiquée dans un brevet des États-Unis:
1) est employée ou destinée à une utilisation commerciale publique,
2) n'est pas autrement disponible à des conditions raisonnables, et
3) est nécessaire pour permettre à toute personne de se conformer aux
prescriptions établies en matière de contrôles concernant les émissions depolluants atmosphériques dangereux en provenance de sources stationnaires
19
ou à la production de nouveaux véhicules automobiles,
b) qu'il n'existe pas d'autres méthodes raisonnables pour arriver à cette fin, et
c) que le fait de ne pas pouvoir utiliser l'invention revendiquée se traduirait par une
réduction substantielle de la concurrence ou une tendance à la création d'un
monopole   dans une branche commerciale quelconque dans une partie quelconque du
pays.
Si le Ministre de la justice estime que toutes  ces conditions sont réunies, il peut établir une
attestation en ce sens à l'intention d'un tribunal de district fédéral du district où le titulaire du brevet
est domicilié, exerce une activité commerciale ou est présent et le tribunal peut, après une audition où
le titulaire du brevet ait la possibilité de comparaître et de se faire entendre, ordonner à ce dernier de
concéder une licence d'exploitation de l'invention selon des conditions et modalités raisonnables.  Ladécision du tribunal est susceptible d'appel.
Le pouvoir d'ordonner une concession de licence conféré par l'article 7608 entre dans le
champ d'application de l'article 31 k) de l'Accord sur les ADPIC.  En effet, ce pouvoir n'est utilisé que
pour remédier à des actes qui ont été jugés anticonc urrentiels à l'issue d'une procédure judiciaire ou
administrative.  A ce titre, la disposition prévue doit être conforme aux alinéas a), c) à e), g) à j) et l)
de l'article 31 de l'Accord.  La procédure d'octroi de licence décrite ci-dessus comporte implicitementles aspects suivants:
- chaque cas sera évalué sur la base des circonstances qui lui sont propres;- une procédure ne sera engagée qu'une fois que le Département de l'énergie aura
essayé d'obtenir la possibilité d'utiliser l'invention brevetée pour répondre à ses
besoins par les voies commerciales normales (par exemple en essayant d'obtenir du
titulaire du brevet une licence volontaire);
- l'obligation d'accorder la licence selon des conditions et modalités raisonnables
garantit que toute licence accordée sera non exclusive et incessible, qu'elle sera
révocable au cas où les circonstances ayant justifié initialement l'octroi de la licence
auraient cessé d'exister et qu'une rémunération adéquate sera versée au titulaire du
brevet;  et
                                                     
19 La délégation des États-Unis a indiqué que ces sources sont des bâtiments, des structures, des
équipements ou des installations.IP/Q3/USA/1
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- toute décision rendue par un tribunal à l'issue de la procédure prévue à l'article 7608,
ou tout aspect d'une telle décision, sera susceptible d'appel devant une juridiction
supérieure aux fins de révision et/ou de modification.
Enfin, il est à noter que le pouvoir conféré par l'article 7608 n'a jamais été exercé par les
États-Unis.
Eu égard à ces considérations, les États-Unis estiment que la disposition en cause est
pleinement conforme aux obligations établies par l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.
16. Prière d'expliquer comment le détenteur du droit est avisé dans les moindres délais de
l'utilisation de son brevet par les pouvoirs publics en vertu de la législation des États-Unis, etcomment cette législation est compatible avec l'article 31 b) de l'Accord sur les ADPIC.
Il arrivera rarement qu'une agence sache ou ait des raisons démontrables de savoir qu'un
brevet est ou sera utilisé en relation avec la fourniture de biens ou de services ou l'exercice de
fonctions gouvernementales.  Si, cependant, elle venait à avoir connaissance de ce fait, elle enaviserait le détenteur du droit par lettre.
17. Prière d'expliquer si et comment l'article 202 a) i) et l'article 204 du Titre 35 du Code
des États-Unis sont compatibles avec les obligations en matière de traitement national prescrites
à l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.
Le chapitre de la Loi des États-Unis sur les brevets qui contient les dispositions en question
s'intitule "Droits de brevet sur des inventions faites avec une assistance fédérale".  L'article 202 a) i)
concerne la conservation par les universités, autres organisations sans but lucratif ou petites
entreprises de droits sur des inventions mises au point au moyen de recherches ou d'expériencesfinancées, en totalité ou en partie, par le gouvernement des États-Unis.  La disposition de l'alinéa
auquel il est fait référence se borne à indiquer qu'un accord de financement passé avec un contractant
qui n'est pas établi aux États-Unis ou est soumis au contrôle d'un gouvernement étranger peut stipuler
que la conservation des droits sur une invention mise au point au titre de cet accord n'est pas autorisée.
Cette faculté est prévue parce que les accords de financement imposent aux contractants l'obligation
de divulguer les inventions mises au point au titre de l'accord, de déposer une demande de brevet aux
États-Unis avant l'expiration du délai de prescription, etc., et qu'une agence de financement peutsouhaiter inclure une telle disposition dans l'accord pour s'assurer la conservation des droits sur les
inventions mises au point grâce à ses fonds, afin de pouvoir veiller à ce que des demandes de brevet
appropriées soient bien déposées.  Cette disposition étant d'application facultative, elle n'est pas
incompatible avec l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.
V. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR L'INDE
1. Le Titre 35 du Code des États-Unis portant sur les brevets contient-il des dispositions
relatives aux licences obligatoires?
Non.  Le Titre 35 du Code des États-Unis ne contient aucune disposition concernant les
licences de brevet obligatoires.
Dans la négative, des licences obligatoires peuvent-elles être concédées en vertu de la
législation des États-Unis?
En théorie, oui.  Voir les réponses aux questions n° 4 et 5 de la Communauté européenne et
aux questions n° 4 et 10 du Japon.  Aucune licen ce obligatoire n'a été concédée en vertu des
dispositions mentionnées dans la réponse des États-Unis.IP/Q3/USA/1
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2. Quelles sont les conditions dans lesquelles des licences obligatoires ont été octroyées aux
États-Unis?  Prière de donner une liste indicative des dispositions légales et/ou des décisions
judiciaires concernant l'octroi de licences obligatoires, en particulier après 1990.
La réponse à la première partie de cette question figure dans les réponses des États-Unis aux
questions n° 4 et 5 des Communautés européennes et aux questions n° 4 et 15 du Japon.
Les États-Unis ne sont pas en mesure de fournir une liste indicative de cas d'octroi de licences
obligatoires après 1990 étant donné que les deux instruments juridiques permettant d'octroyer de telles
licences n'ont jamais été utilisés.
__________